知名作品名称可以作为在先权益阻止商标抢注

原告：北京中联百文文化传媒有限公司（以下称中联百文公司）
被告：国家知识产权局
第三人：吉琴琴
审理法院：北京知识产权法院
案号：（2019）京73行初4925号
审结时间：2019年12月27日
案由：商标权无效宣告请求行政纠纷
被诉裁定认定：诉争商标的申请注册损害了第三人基于其《三生三世十里桃花》作品享有的在先商品权益，已构成2014年《商标法》第三十二条规定的损害他人现有的在先权利之情形，诉争商标予以无效宣告。
裁判结果：驳回原告中联百文公司的诉讼请求。
韬 安 荐 案 语
司法实践中，为规范商标注册使用秩序，遏制恶意抢注商标行为，对具有较高知名度的作品名称可作为合法在先权益予以保护。
本案入选北京知识产权法院涉作品名称在先权益保护典型案例，韬安邓尚锐律师和薛然律师在本案中担任第三人（原著作者）的代理人。
焦 点 关 注
《中华人民共和国商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。
在商标授权确权行政案件中，对于他人恶意抢注商标的情形，在先作品著作权人可以依据《中华人民共和国商标法》第三十二条及《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条等的规定，主张其作品名称构成商标法所规定的“在先权利”。在判断是否构成合法的“在先权利”时，法院通常会考虑以下因素：
（1）所涉作品在著作权保护期限内，其作品名称在诉争商标申请注册前具有一定知名度；
（2）诉争商标的申请注册人主观上存在恶意；
（3）诉争商标标志与作品名称相同或近似；
（4）诉争商标指定使用的商品属于在先作品名称知名度所及的范围，易导致相关公众误认为其经过在先作品所有人的许可或与其存在特定联系。[1]
案 件 回 放
（一）当事人诉辩
原告中联百文公司起诉称，原告曾系第三人的经纪公司，原告在双方经纪合同履行期间保护性受让诉争商标，属于依法履行经纪合同和保护双方合作利益及第三人权益的合理行为。《三生三世十里桃花》是同名小说、电影、电视剧、游戏的名称，小说作者不能独占该作品的在先权益，且其关联公司已获得对该小说作品的网络剧、游戏等周边产品的开发权，在同名游戏上使用该商标，不会造成相关公众的误认。请求法院依法撤销被诉裁定，判令被告重新作出裁定。
被告国家知识产权局答辩称，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
第三人吉琴琴述称，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
（二）事实经过
本案第三人系《三生三世十里桃花》原著小说作者，该小说于2008年8月首次出版。诉争商标第18197167号 “三生三世十里桃花”商标由案外人于2015年10月29日申请注册，核定使用在第9类计算机游戏软件、计算机等商品上，于2017年9月13日转让予本案原告。第三人认为该商标损害了其对小说作品《三生三世十里桃花》享有的在先权益，向原商标评审委员会提出无效宣告请求。原商标评审委员会认定诉争商标的申请注册损害了第三人享有的在先商品权益，将诉争商标予以无效宣告。原告不服，向北京知识产权法院提起本案诉讼。
（三）裁判要旨
本案中，“三生三世十里桃花”是第三人在先创作的小说名称，在案证据能够证明《三生三世十里桃花》小说已于2008年8月首次出版，且根据第三人提交的沈阳出版社图书封面、百花洲文艺出版社图书封面、泰文出版合同等证据可知，在诉争商标申请日之前，小说作品《三生三世十里桃花》图书已由不同出版社多次出版，并在其他国家和地区发行了泰文版等外文版本。因此，“三生三世十里桃花”作为小说作品名称已为相关公众所了解，已经具有了较高的知名度。诉争商标标识为普通字体的文字商标“三生三世十里桃花”，其与《三生三世十里桃花》小说作品名称完全相同，且在商业实践中，利用小说作品名称进行商业衍生商品或服务开发已经成为普遍现象，第三人亦曾在诉争商标申请日之后将《三生三世十里桃花》小说作品的改编权、表演权、摄制权、游戏改编权授权给原告关联公司。同时，诉争商标核定使用的“可下载的计算机应用软件、计算机程序（可下载软件）、计算机软件（已录制）、计算机游戏软件”等商品，与目前商业环境下小说衍生品的覆盖范围及上述原告关联公司获得的授权范围关联密切，容易导致相关公众误认为其经过小说《三生三世十里桃花》权利人的许可或者与权利人存在特定联系，从而影响相关公众对其核定使用商品来源的认知。
因此，诉争商标的申请注册构成2014年《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”的情形。
理 论 荟 萃
在小说、影视剧、动画、漫画、游戏等文化产品中，往往存在大量极具商业开发价值的元素，如作品名称、角色形象、角色名称等等。关于此类元素应如何进行保护的问题，很多学者提出了“商品化权”的路径。
“商品化权”是一个舶来词汇。世界知识产权组织（WIPO）国际局在其《角色商品化报告》中称，角色商品化（Character Merchandising）是指权利人将虚拟角色或真人角色的基本人物特征（例如名称、肖像或外观）使用于各种商品或服务中，以消费者对这些角色的喜爱来激发这些消费者对商品或服务的购买欲[2]。国内学术界自1990年代前后也逐渐开始研究“商品化权”问题，如梅慎实教授认为商品化权是将著作中的角色使用作为商品或服务标志的权利[3]；郑成思教授将其归结为“形象权”，即将形象（包括真人形象和虚构形象）付诸商业性使用的权利[4]；杨素娟、杜颖教授早期将商品化权定义为将能够产生创造大众需求的语言、名称、题目、标记、人物形象或这些东西的结合用于商品上使用或许可他人使用的权利[5]。
北京市高级人民法院于2019年4月24日发布了《商标授权确权行政案件审理指南》（简称“《审理指南》”）。《审理指南》第16.18条“商品化权益”的表述一节中指出“在法律尚未规定‘商品化权益’的情况下，不宜直接在裁判文书中使用‘商品化权益’等称谓。”《审理指南》16.19条“商品化权益”认定的限制一节中指出“当事人主张的‘商品化权益’内容可作为姓名权、肖像权、著作权、一定影响商品（服务）名称等法律明确规定的权利或者利益予以保护的，不宜对当事人所主张的‘商品化权益’进行认定。若依据除商标法第三十二条‘在先权利’之外的其他具体条款不足以对当事人提供救济，且无法依据前款所规定的情形予以保护的，在符合特定条件时，可以依据当事人的主张适用商标法第三十二条‘在先权利’予以保护，但一般应依据反不正当竞争法第六条的规定进行认定。” 上述规定体现出虽然司法没有明确将“商品化权”或“商品化权益”作为法定权项，但在商标授权确权过程中的，对于在先的有一定知名度的作品名称、角色名称可以谨慎地作为“商品化权益”予以保护。
关于作品名称的其他保护方式，彭学龙教授认为，如能发挥标示和区分特定作品的功能，作品名称宜受标题权保护；倘若实际起到标识作品出处的作用，作品名称又可纳入商标保护范围；对于名作名篇，作品名称还具备宣传促销功能，其商品化权亦当受到法律调整。[6]也有学者对司法实践中作品名称的保护方式持不同意见。[7]
类 案 索 引
案例1：“王者荣耀”商标权无效宣告请求行政纠纷案[8]
北京市高级人民法院二审认为：首先，腾讯公司提交的《王者荣耀》著作权登记证书、百度搜索指数、《王者荣耀》游戏在IOS系统中的排名情况、中国网络游戏风云榜排名情况、相关媒体报道等证据可以证明腾讯公司创作推出的《王者荣耀》游戏软件在诉争商标申请日前已经进行了广泛的宣传与推广，在相关公众中享有较高知名度，游戏名称“王者荣耀”可以认定为具有较高知名度的在先作品名称。
其次，在《王者荣耀》游戏具有较高知名度的情况下，诉争商标与《王者荣耀》游戏软件名称相同，难谓巧合。再次，诉争商标核定使用的商品均系日常生活品及相关游戏的常见衍生商品，诉争商标使用在核定使用商品上，易使相关公众误认为该商品来源于在先作品名称的所有人或与其具有特定联系，诉争商标的注册行为具有明显地攀附具有较高知名度的在先作品名称的意图。
综上，诉争商标的注册损害了腾讯公司的在先作品名称权益，构成了2014年商标法第三十二条“损害他人现有的在先权利”的情形。
案例2：“铁臂阿童木”商标权无效宣告请求行政纠纷案[9]
北京市高级人民法院二审认为：判断作品名称及角色名称能否为成为2001年《商标法》第三十一条保护的合法权益，可以考虑如下因素：
（1）作品名称及角色名称是否具有较高知名度；
（2）作品名称、角色名称与诉争商标的近似程度；
（3）诉争商标核定使用的商品或者服务与作品及其衍生产生产品的类似程度；
（4）将其作为商标使用是否容易使得相关公众误认为获得了作品权利人的许可。
《铁臂阿童木》的漫画书及《铁臂阿童木》的动画片自1980年开始引进我国大陆地区。2004年12月28日至2005年2月13日在中央电视台少儿频道进行了播出。2012年1月1日《扬子晚报》中图说历史板块刊登的《1月1日<阿童木>开播》，记载日本最早的电视动画《铁臂阿童木》于1963年1月1日开播，《阿童木》也是最早引进中国内地的日本动画作品之一，播出后广受欢迎。1981年1月10日于日本公开发行的出版物《手塚粉丝》杂志封面及部分页面和翻译件载明1980年12月《铁臂阿童木》动画片在中央电视台播放以及手塚治虫访问中国。上述证据可以证明动在我国大陆地区在诉争商标申请日前动画片及漫画《铁臂阿童木》已经具有较高知名度。
诉争商标核定使用的第25类“靴、运动靴、运动鞋”等商品属于日常生活用品，与动画片及漫画商品相关公众的重合程度较高，也是常见的影视作品的衍生商品。而且，在诉争商标申请日前，手塚株式会社已经在第25类“袜”等商品上申请注册了“铁臂阿童木”商标，并于2010年授权许可他人在“儿童鞋子及婴儿鞋子（不包括脱鞋）”上使用“铁臂阿童木”。综合考虑“铁臂阿童木”的知名度、诉争商标的构成要素、核定使用的商品类别以及市场现状等因素，开元公司在运动鞋等商品上使用诉争商标，利用了《铁臂阿童木》的知名度，容易使得相关公众认为其获得了手塚株式会社的许可，挤占了手塚株式会社通过大量投入和劳动所获得的市场优势和商业价值，其行为构成2001年商标法第三十一条所指的损害他人在先权利的行为。
[1] 北京知识产权法院“作品名称在先权益保护相关案件审理情况”新闻发布会。https://mp.weixin.qq.com/s/iKQYBK94pnu1tcdbwsoA
[2] Heijo E Ruijsenaars. “The WIPO Report on Character Merchandising”, International Review oF Industrial Property (IIC),1994 Vol 25 No.4 p.532-542.
[3] 梅慎实：《“角色”的权利归属及其商品化权之保护——兼论“济公活佛”角色的权利归属之争》，载《法学》1989年第5期，第31-33页。
[4] 郑成思：《商品化权刍议》，载《中华商标》1996年第2期，第4-6页。
[5] 杨素娟、杜颖：《商品化权议》，载《河北法学》1998年第1期，第74页。
[6] 彭学龙：《作品名称的多重功能与多元保护——兼评反不正当竞争法第6条第3项》，载《法学研究》2018年第5期，第74-83页。
[7] 参见孔祥俊：《作品名称与角色名称商品化权益的反思与重构——关于保护正当性和保护路径的实证分析》，载《现代法学》2018第2期，第57-74页。
[8] 北京市高级人民法院，（2020）京行终2012号民事判决书。
[9] 北京市高级人民法院，（2018）京行终1245号民事判决书。