“NewBalance”在华商标侵权案评析

广州市中级人民法院近日一审宣判著名运动品牌“New Balance”的中国销售商——新百伦贸易（中国）有限公司（以下简称“新百伦公司”）就其对中文“新百伦”商标的侵权使用行为赔偿广东鞋企老板周某伦9800万元。如此高的赔偿数额在中国的知识产权侵权案件中并不常见，也正因于此，该案引起了广泛关注。现笔者根据可以公开查询到的信息，试从法律角度，对该案进行简要分析。
案情介绍
原告：周乐伦
被告一：广州市盛世长征商贸连锁有限公司（下称“盛世公司”）
被告二：新百伦贸易（中国）有限公司（下称“新百伦公司”）
一审法院：广东省广州市中级人民法院
案号：（2013）穗中法知民初字第547号
原告诉称，其是中文“百伦”、“新百伦”商标的所有人，核定使用商标第25类：服装、鞋、帽等商品。而新百伦公司未经许可，长期使用中文“新百伦”标识销售鞋等商品，侵犯原告的“百伦”、“新百伦”注册商标专用权，且被告侵权具有明显的故意和恶意。故，原告要求新百伦公司应承担停止侵权、消除影响，要求两被告分别赔偿30万和9800万元及为维权所支付的合理开支。
被告新百伦辩称：其对“新百伦”的使用是基于善意在先使用，且其将“新百伦”用作“new balance”商标的中文翻译、产品的中文名称、品牌所有人名称的中文翻译属于合理使用，并以此为由主张其未侵犯原告的注册商标权。
另一被告盛世公司（作为销售商）则提出合法来源抗辩，主张其销售的被诉商品及派发的宣传手册均属依合同合法取得。
经审理，法院认为本案的争议焦点如下：
1.本案中，被告新百伦公司将“新百伦”字样用于标识和介绍其在网络销售的涉案产品，将“新百伦”用于其专卖店的售货票据及将“新百伦”用于其产品宣传等行为，均属于商标使用行为。虽然“新百伦”也是被告的公司名称，但因被告新百伦公司在官方网站及微博中对“新百伦”的上述使用方式，均非规范地使用其企业名称，而是径行使用“新百伦”三字，故其上述行为不属于对其企业名称的正常使用，仍是对“新百伦”的商标性使用行为。故被告新百伦公司未经注册商标权人原告的同意使用“新百伦”标识的行为构成对原告“百伦”、“新百伦”注册商标的侵权。
2.被告新百伦公司在原告所主张的侵权期间的获利共约1.958亿，综合考虑本案中被告新百伦公司所销售的产品本身没有使用“新百伦”标识，其仅是在销售过程中使用“新百伦”来介绍和宣传其产品，故被告新百伦公司属于销售行为侵权，本院酌情确定被告新百伦公司向原告赔偿的数额应占其获利总额的二分之一，即9800万元(含原告起诉本案的合理支出)。
3.被告盛世公司将“新百伦”作商标性使用的行为，构成商标侵权，但其主张其所销售的产品、派发的宣传册及对“新百伦”的使用方式有合法来源的意见合理，因此其不需承担赔偿责任（但原告对起诉本案的合理支出除外），但仍需承担停止侵权的法律责任。
因此，法院判定被告新百伦公司立即停止侵权，赔偿原告人民币9800万元，同时在其网站的首页刊登声明消除影响，并判定被告盛世公司立即停止侵权并赔偿原告起诉本案的合理支出5000元。
律师点评：
一、新百伦公司是否构成侵权
本案中，被告新百伦公司的主要答辩理由为：1、其中文“新百伦”商标使用在先；2、其对“新百伦”商标的使用是对其企业名称的正常使用，但其实经仔细推敲，被告的抗辩都不成立，如下：
1、新百伦公司不具有“商标先用权”
虽然，《商标法》第五十九条规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
然而，涉案的“新百伦”商标为原告于2004年6月提出申请，虽然被告新百伦公司于2003年就开始使用“新百伦”商标，但原告的“新百伦”商标是来自于其1996年申请的“百伦”商标，而“新百伦”与“百伦”明显构成近似商标，除了原告本人，他人是无法在2004年申请获得“新百伦”商标的。
故此，除非新百伦公司能够证明其在1996年之前已经在中国市场使用“新百伦”商标，且具有一定的知名度，否则不能主张“商标先用权”，而事实上被告在1996年前并未在中国有使用“新百伦”商标的行为。
2、新百伦公司使用“新百伦”是商标使用行为
被告本案中还主张，其产品上没有使用“新百伦”商标，而只是在其宣传资料中，将其作为自己的企业名称进行使用。诚然如被告所主张的，企业名称权与商标权是两个独立的权利，一般情况下并不冲突。但企业行使企业名称权的方式不能与他人商标造成混淆，否则就构成商标侵权。又，根据《商标法》第四十八条规定，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及
商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。因此，被告新百伦公司主张其使用“新百伦”是对企业名称的使用显然不符合法律规定。
二、新百伦公司的赔偿责任该如何确定
本案之所以广泛引起社会关注，主要是因为法院判决了如此高的赔偿额。根据法院的判决理由，首先认为新百伦公司的侵权获利为1.9亿元左右，后又酌情判定赔偿额为9800万。而根据《商标法》第六十三条，“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定”。本案中，权利人的商标实际知名度不高，又由于被告的高知名度，原告实际的损失其实不高，甚至还可能搭便车获利。而对于被告的侵权获利情况，正常的判断标准应该是审查被告因为使用“新百伦”商标而获取了多少利益。从实际角度出发，由于被告的品牌知名度大多依附于其英文“new balance”商标，其是否使用“新百伦”中文商标，客观上应对其销售额的影响不大。“因果关系”应当是本案的重要审理内容。因此，法院此处简单的酌情认为被告侵权获利为9800万元，就笔者看来，缺乏一定的事实依据。笔者预测，如果被告在上诉中能对此进行进一步说明和举证，二审法院应会降低赔偿额度。