改编美术作品不一定能注册为商标

商标评审委员会（“商评委”）最近作出的“小头爸爸”商标评审案《案号：商评字[2017]第0000016249号》，对于进一步理解和厘清将改编形成的美术作品注册成商标时，如何处理由此产生的在先著作权和商标权冲突问题颇有启发。
一、案情回顾
异议人杭州大头儿子文化发展有限公司（“异议人”）是“小头爸爸”美术作品的著作权人，其受让于案外人洪某，而洪某系从“小头爸爸”最初设计者刘泽岱处经转让获得作品。
被异议人央视动画有限公司（“被异议人”）从中央电视台处获得了包括“小头爸爸”在内的《大头儿子小头爸爸》卡通人物形象使用权，此后被异议人申请注册“小头爸爸及图”商标，指定使用于第12类“摩托车；婴儿车”等商品上。而中央电视台所授权“小头爸爸”形象系对刘泽岱最初设计形象进行改编后形成。
异议人认为被异议人的注册行为侵犯了其享有的“小头爸爸”美术作品著作权，据此对被异议人的申请行为提出异议。此后商标局作出不予注册的决定，被异议人不服向商标评审委员会提出复审，并提出理由：
中央电视台享有《大头儿子和小头爸爸》动画片及人物形象的著作权、“大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈”知名动画片人物形象名称权、“大头儿子和小头爸爸及图”、“围裙妈妈及图”商标专用权，被异议人享有《新大头儿子和小头爸爸》动画片及人物形象的著作权。
被异议商标符合《商标法》有关规定，已初步审定公告。
异议人并不享有2011版《大头儿子和小头爸爸》卡通人物形象的著作权，被异议商标的使用和注册并未损害异议人在先著作权，未违反《商标法》第三十二条的有关规定。
异议人的行为有违诚实信用原则，已构成不正当竞争。我公司对《新大头儿子和小头爸爸》人物形象的著作权已在相关民事案件中予以确认。
商评委审理了包括被异议人在复审申请中所提交的用于证明央视及其有权使用小头爸爸美术设计形象的（2015）浙杭知终字第356、357、358号判决书后，认定被异议商标在整体人物造型、基本形态上与刘泽岱在先设计的小头爸爸形象构成实质性相似，属于侵犯他人现有的在先权利的行为，最终商评委决定不予核准被异议商标的注册申请。
二、案情亮点及启发
1、对改编作品享有著作权不等于有权将其注册为商标
本案异议商标本身为基于在先美术作品进行改编创作的卡通人物设计，按照《著作权法》的理论，其属于演绎作品，而演绎作品是指对已经存在的“现成”作品添加独创性表达后形成的“新”作品，比如小说改编网络游戏、外国电影译制片、本案的改编美术设计，等等。
需要特别指出的是，按照我国现行《著作权法》及司法实践，“擅自”改编别人作品所形成的新作品，法律是认可改编人对新作品的权利的，但禁止其对外使用新作品，否则即构成侵权。这在《著作权法》第十二条的规定中尤为明显：
“改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有，但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权。”
不难看出，法律对作品改编过程中是否侵犯他人作品并不作限定，但是改编后进行后续使用必须以不侵犯他人权利为条件。这一方面体现了改编作品过程中“权利产生”、“权利行使”的二源制规定，另一方面更体现出著作权保护制度建设的基础是智力劳动及其成果，但侧重点在于作品的传播。
本案中商评委根据既有材料承认被异议人对被异议商标的著作权利，但却禁止其注册为商标，其内在逻辑即在于此。
2、商评委他案决定书及法院判决书是认定在先权利的“强证据”
商评委在认定“小头爸爸”设计著作权归属时，主要参考商评委在他案中的裁决决定（案号：第10872104号）及（2015）浙杭知终字第356、357、358号判决，而并未过多涉及异议人所提交作品登记证、著作权转让合同等证据。
这其实在商标局和商评委联合发布的《商标审查及审理标准》中已经有所体现：“对生效裁判文书中确认的当事人在先享有著作权的事实，在没有充分相反证据的情况下，可以予以认可。”也就是说当相关事实已经为他案认定的情况下，第一认定的应当是相关裁判文书，仅在有相反证据可能推翻前述认定的情况下才予以审核新提交证据，同时从本案的商评委认定来看所谓“裁判文书”不仅包括法院文书，商评委自身作出的他案决定文书以可以提交。
这样看来，在商标评审过程中证明权利归属时，应当以裁判文书为基础，针对异议或复审抗辩意见组织其他证据为补充。
3、商标行政程序不受其他类型权利主张影响且没有程序中止规定
在本案中被异议人提出的复审理由之一是异议人行为已经构成不正当竞争。但在最终的复审决定书中，商评委没有对该复审理由进行直接回应。进一步讲，即便本案被异议人对其所谓不正当竞争主张在商标评审期间直接提出诉讼，商评委也不太可能在本案中进行回应或中止商标另审程序。
首先，从实体上来看，除非法律有明确规定（如本案中的在先著作权和商标权冲突），否则商评委在驳回复审程序中不对任何其他客观上可能导致商标权行使受到影响，但和商标确权无关的事实进行审理。其次，无论是《行政复议法》还是《商标审查及审理标准》均没有当其他行政程序或司法裁判结果可能影响商标复审时，复审程序应当或可以中止的规定。
4、许可使用著作权作品时注意许可注册商标问题
本案被异议人所申请注册为商标的美术作品来源是央视的著作权许可，将被许可作品注册为商标在实践中并不多见。对其行为性质进行剖析，将作品进行商标注册应当属于作品财产权的范畴，在无法直接落入《著作权法》所列举的十二种财产权利的情况下，其至少应当属于“应当由著作权人享有的其他权利”。
因此本案的另一衍生启发是，在进行作品的著作权许可时，千万不能机械复制《著作权法》对所有权利的表述，尤其是“应当由著作权人享有的其他权利”的兜底条款，或者应当根据交易所涉行业特点，明确禁止被许可人可能实施的商标或其他产生收益的行为，避免模糊空间引发不必要的著作权和商标权冲突。