浅析禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的适用

来源:恒都律师事务所

文章摘要
在专利侵权诉讼中,在确定权利要求保护范围时,常常需要使用到禁止反悔原则,笔者将在本文中分析禁止反悔原则在专利侵权诉讼中适用时可能遇到的几个典型法律问题。

在专利侵权诉讼中,在确定权利要求保护范围时,常常需要使用到禁止反悔原则,笔者将在本文中分析禁止反悔原则在专利侵权诉讼中适用时可能遇到的几个典型法律问题。
一、禁止反悔原则的含义
禁止反悔原则,一般是指专利权人在授权或确权程序中,通过修改或意见陈述放弃的技术方案,在侵权程序中不能够重新纳入专利权保护范围中。
其中,最高院2009年出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对禁止反悔原则进行了明确的规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”
禁止反悔原则的法理基础来源于民法的诚实信用原则,旨在防止专利权人两头得利,即专利权人在授权或确权程序中通过修改或意见陈述对专利权保护范围进行了限制,而在侵权诉讼程序中又不加限制地将其专利权保护范围进行扩大。禁止反悔原则的适用,维护了第三人信赖利益与专利权人利益的平衡。
二、禁止反悔原则的适用条件



  1. 当事人明确放弃如何判断
    一般地,禁止反悔原则的适用需要以当事人明确放弃为条件,即只有专利权人对权利要求、说明书的修改或者意见陈述才可能产生技术方案的放弃,进而导致禁止反悔原则的适用。
    在九鹰案中,最高院认定,独立权利要求被无效、从属权利要求被维持有效导致的保护范围的限缩,如果不是专利权人的自我放弃,不能够适用禁止反悔原则。

  2. 是否能适用于相同侵权
    一般地,认为禁止反悔原则是对等同原则的一种限制,禁止反悔原则不适用于相同侵权。例如,有学者认为:“当相同侵权成立时,一般无需考虑禁止反悔原则;只有当相同侵权不成立时,进而依据等同原则来判断等同侵权时,才需要考虑适用禁止反悔原则的问题。”
    此外,也有观点认为禁止反悔原则应当独立于等同侵权,也可以适用于相同侵权。笔者认为,禁止反悔原则是等同原则的一种限制,不应当适用于相同侵权。专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,这是一条不可逾越的基本原则。如果能够在权利要求的文字表达的字面意思来认定字面侵权,即认定相同侵权时,则无需考虑其他限制性原则。而禁止反悔原则的适用,旨在当字面侵权不成立、需要通过拓展字面意思来判断是否侵权时,去考虑是否需要对该拓展进行限制。也就是,在认定等同侵权时,需要对等同原则拓展的范围进行判断,其拓展的范围需要受到专利权人在授权或确权程序的修改或意见陈述的限制。
    又有学者认为:“禁止反悔原则的适用,不以认定构成等同为前提,反而可以先决定禁止反悔是否适用,在禁止反悔不适用的情况下再去判断是否构成等同。”笔者认为,相同侵权判断中并无禁止反悔原则适用的余地,因为仅凭有效的专利文本的字面意思确定的保护范围和被控技术方案进行比对,就可以得出是否构成相同侵权的结论,而无需确定该有效专利文本确定的保护范围是否曾经放弃了何种技术方案。只有对字面意思限定的范围进行拓展时,才需要判断该拓展的范围是否包含专利权人曾经放弃的技术方案。因此,在侵权判断时,应当先判断是否构成相同侵权,当相同侵权不成立,在进行等同侵权判断时,才需要考虑是否需要适用禁止反悔原则进行限制。

  3. 与等同原则的关系
    有学者认为,在我国司法实践中,适用禁止反悔原则时应采用完全禁止标准,这样有利于保护范围的确定。完全禁止标准主张在确定专利保护范围时那些修改过的技术特征只能做字面解释,不能对该技术特征做出任何适用等同原则主张。与完全禁止原则对应的,是弹性禁止原则,其主张在确定专利保护范围时,一般对做出修改限定的技术特征进行字面解释,但是不能完全阻止权利人对修改限定的技术特征主张某种等同技术方案。
    笔者认为,禁止反悔原则是为了防止专利权人将其放弃的技术方案又通过等同纳入专利权保护范围,而不是用于禁止等同原则的适用,因此,适用完全禁止原则有有失偏颇之嫌。但在司法实践中,由于完全禁止原则的适用存在确定性以及维护了权利要求的公示性,在禁止反悔原则的适用上,法院多采取完全禁止原则。然而,在禁止反悔原则适用时是否存在弹性的余地,也有待进一步探讨,如何在专利权人利益与社会公众利益之间求得平衡,更需要进一步商榷。
    综上所述,禁止反悔原则的适用条件应当考虑与专利权人利益、社会公众利益的平衡,并根据审批实践逐步完善该原则。
    [i]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》,2009年。
    [ii]尹新天,《中国专利法详解》,知识产权出版社2011年3月第1版。
    [iii]徐卓斌,《基于修改的禁止反悔原则适用中的若干问题》,知产力公众号。
    [iv]林辉轮,曹晋玲,王芸,熊小果,韩阳,刘雪莲,《浅析禁止反悔原则在侵权抗辩的适用》。

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