
“一带一路”,是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。阿联酋是阿拉伯联合酋长国的简称,其地处“一带一路”交汇地带,是中国推进“一带一路”倡议的重要合作伙伴。
阿联酋是由阿布扎比,迪拜,沙迦,哈伊马角,阿治曼,富查伊拉,乌姆盖万等七个酋长国组成的联邦国家,这七个酋长国没有独立的商标主管机构和商标法,其商标主管机构是经济部,在经济部获准注册的商标可在上述七个酋长国生效。阿联酋现行商标法是1992年联邦商标法(2002年修订)。本文将向您讲述万慧达北翔如何运用合理有效的应对措施,帮助中国企业在阿联酋维护其合法权利。
案情介绍:
原告李锦记健康产品集团有限公司总部设于中国香港,是一家全球化、多元化、现代化的企业。其业务包括中草药健康产品研发、生产、销售与服务,中药材种植管理与销售,移动互联网平台、产品与服务,以及物业投资。原告的成员包括:无限极(中国)有限公司(Infinitus (China) Company Ltd.)、无限极(香港)有限公司(Infinitus (Hong Kong) Company Ltd.)、无限极国际有限公司(Infinitus International Company Ltd.)、无限极国际(马来西亚)有限公司(Infinitus International (Malaysia) Sdn Bhd.)、Infinitus Health Products (Singapore) Pte Ltd.、Infinitus Innovations (Canada) Inc.等。
2015年的一天,原告下属市场伙伴在迪拜拓展业务时遇到被告华人黄某某的阻挠。黄某某自称已在当地注册了“无限极”商标,不允许他人在阿联酋开展相关产品销售及业务。原告判断被告的行为具有明显恶意,将对原告在阿联酋的商誉和业务开展造成不良影响。为制止抢注人的侵权行为,维护合法权益,原告征询万慧达北翔的专业建议,希望根据案件情况出具应对措施。
由于商标抢注案件发生在阿联酋,需要当地律师协助处理诉讼事务。万慧达北翔在当地多家律师事务所中经过谨慎筛选,最终挑出一家较为出色的律师事务所作为此次诉讼案件的合作伙伴。根据原告提供的1件抢注商标的信息,万慧达北翔经过全类筛查,最终确定被告黄某某抢注的商标共有3件。被告抢注商标及原告商标注册信息对比如下:

在阿联酋,对于已注册的抢注商标,实际商标权人可尝试通过向抢注人发送警告函或者协商的途径,要求其撤回抢注商标的注册或与抢注人协商已达到转让商标的目的。如抢注人不配合,再考虑通过民事法院对抢注商标提出撤销诉讼。鉴于前期与被告已有接触,对方恶意性较为明显,因此原告放弃上述解决途径,选择直接向民事法院提出撤销诉讼。
出于诉讼胜率的考虑,三件商标同时提出诉讼,有利于法院综合考虑被告的恶意性进行并案审理,但难题在于3件商标中有1件商标由于抢注人迟迟未缴纳注册费而未获得注册,因而原告决定先对已注册的2件商标提出撤销诉讼。在诉前准备的工作过程中,万慧达北翔多次与当地代理人跟进和确认未注册商标的状态。待了解到该商标获准注册后,立即告知原告,原告随后决定增加该枚商标的撤销诉讼。至此,三件商标的撤销诉讼一并启动。
阿联酋撤销诉讼可基于原告商标在当地的在先使用、抢注商标连续五年未使用、原告和被告有业务往来的理由提出,然而本案却无法满足上述任一条件。万慧达北翔积极通过对原告的深入了解,并结合当地的法律规定,从原告商标的国际知名度、原告商标在包括中国在内的15个国家获得商标权及其成员企业的商号出发,主张被告的抢注行为具有恶意性和欺骗性:
1、依据联邦商标法第3条、第4条,主张被告的商标抢注行为是未经原告允许和授权而复制和模仿原告的国际知名商标及商号的行为,属于法律规定的不得注册的情况
联邦商标法第3条:不得作为商标注册的情况
7. 未经他人允许,使用他人的名称、姓氏、照片、徽章
9. 可能会误导公众的商标,以及复制和模仿他人商号的商标
联邦商标法第4条
1. 国际知名的商标,未经原所有人授权,不得注册
2、依据巴黎公约第8条,及第10条之二,主张商号在成员国内应受到保护,以及主张被告的商标抢注已构成不正当竞争
3、依据商业交易法第65条和第66条,主张被告的商标抢注行为具有欺骗性
阿联酋商业交易法
第65条:交易者不得披露与其货物的来源或描述不符的事实,或与其性质或重要性有关的其他事项。 不得谎称他拥有地位或学位或奖励,也不得诉诸任何其他误导性手段,从而篡夺竞争对手的客户; 否则应负赔偿责任。
第66条:交易者在推销商品时不得欺诈和欺骗,也不得散布或发布虚假信息,以损害另一竞争对手的利益; 违约者应负责赔偿损失。
4、依据商业交易法第68条,主张被告的商标抢注行为属于未经授权使用他人商号的情况,民事法院应依原告请求申请禁止其使用并从商标登记册中删除。
阿联酋商业交易法
第68条:如果未经授权使用他人商号或者所有人以违反法律的方式使用商号,有关各方可以向专门法院申请禁止其使用并将其从商业登记册中删除。
任何违反上述规定的行为都将被处以监禁或至少(10,000迪拉姆)一万迪拉姆或两种处罚之一的处罚。
在万慧达北翔代理人递交详细诉状和证据材料后,民事法院通知被告应诉。被告代理人在规定期限内递交答辩和证据材料。法院经审理和查明,认定如下事实和结果:
·原告在中国是生产和销售食品、药品、草药产品、化妆品、皮肤护理产品的龙头企业
·原告在中国和其他15个国家注册和使用了含有“INFINITUS”和“Beautrio”的商标,在亚洲拥有23个商店,是商号及所述商标的唯一所有人
·原告商标在相应商品和服务上于亚洲市场具有较高声誉
·被告侵犯了原告的商标权,并且阻碍了原告商标在阿联酋的注册申请
·被告侵犯商标权的行为意在误导和混淆公众消费者,并获得商标在全球范围内的良好声誉,以谋取私利
·原告提供了文件证明其商标的专有权,文件包括商标注册证和产品样本
·2017年8月14日庭审时,一位指派的专家通过调查本案发现,原告首先创造和设计了题述商标,所以从2009年起就拥有这些商标的在先权利,而且原告获得了多个专利,并在其产品质量方面进行积极地研究
·原告花费了大量的资金进行宣传和推广,在世界范围内享有较高声誉
·原告正计划在草药生产方面建立一个庞大的研发中心,除此之外,原告还在中国和亚洲设立了几家公司,这意味着该公司在中国和周边国家的销售额巨大
·专家还发现,被告虽然在相同商品和服务上模仿原告的商标,但没有提供任何的使用证据,特别是第5类的药品销售需要得到当地卫生部门的许可和授权
·专家总结,争议当事人都源于东亚地区,因此,被告应知晓原告的规模和声誉,所以被告的搭便车行为是出于谋取私利的目的,并使公众对商标来源产生误认
·根据巴黎公约的相关规定,法院认为,为防止不正当竞争,对于国际知名商标,其应在所有类别上受到保护,他人相同和近似商标在不同类别也不得注册
最后,对于原告提出的三件商标撤销诉讼,法院予以支持,即判决撤销被告在经济部注册的3件商标,并给予原告优先注册其商标的权利,同时要求被告停止对这些商标的竞争。被告未在期限内上诉。上述判决由执行法院和经济部配合执行。
短评:
实际上,无论是在中国还是在阿联酋,对于已注册的抢注商标,商标权人通常可视企业自身实际情况,而选择向抢注人发出律师函,要求抢注人撤回或者注销抢注商标,或与抢注人协商。协商的内容多种多样,包括:(1)将抢注人商标转让至商标权人名下,但抢注人有可能由此要求商标权人支付额外费用;(2)直接购买抢注人的商标;(3)抢注人要求商标权人支付一定额许可费用等。
如果抢注人不予配合,商标权人还可向主管机构提出撤销申请,然而两国撤销制度也存在明显不同:1)两国商标连续不使用年限和审理机关不同。在中国,对于连续三年未使用的注册商标,任何第三方可提出撤销申请,受理机关是中国商标局。在阿联酋,对于连续五年未使用的注册商标,任何第三方可提出撤销申请,受理机关是民事法院;2)两国对于商标抢注案件所涉及的理由和证据的接受程度不同。虽然原告商标未来得及在当地使用,但民事法院基于原告良好的国际声誉及其商号,及原告和被告同属于东亚的地域性特点、原告商标在多国获得注册等事实,最终判决撤销抢注商标的注册。相比之下,由于中国与阿联酋的审理标准不同,如果本案发生在中国,成功撤销抢注商标的难度会更大。
从阿联酋民事法院的判决来看,本次撤销能够胜诉关键点在于:1)抢注商标与原告商标完全相同,且抢注商标的注册商品和服务项目与原告的相同。法官经过鉴定和识别,认为原告商标是具有较高识别性的,是具有独创性的,并且被告在应诉时没有提供任何使用证据,无法证明其有真实使用商标的意图。因此,被告抄袭原告商标的恶意性明显;2)地域性,法院认定原告和被告同属于东亚,被告应知晓原告,被告的抢注行为具有欺骗性和误导性;3)原告投入大量的资金进行宣传和推广,在亚洲和世界范围内享有较高声誉;4)原告在包括中国在内的15个国家和地区已获得相关商标的注册,是商标和商号的唯一所有人。如果本案缺少上述任一要素,都可能会是另外一种结局。
近年来,中国民族企业的商品除了通过传统出口贸易的模式销售到世界各地以外,还出现了跨境网络销售的方式,这更突显出商标地域性保护的重要性。因此,如果中国企业的商品打算走出国门,就应先做好商标布局,以免商标被抢注后陷入被动局面。商标布局建议分层级进行:对于已经有商品销售的国际市场,应尽快到当地商标主管机构申请商标;对于将来商品可能进入的国际市场,可提前进行防御性申请。此外,建议在商标布局的同时,启动全球监测工作,以便及时发现商标抢注行为并采取相应措施。
