什么情况下可以提起确认不侵害知识产权之诉?

来源:上海市光大律师事务所

文章摘要
案情简介 2001年6月28日,ZENGPERRY申请注册第1935442号“valleygirl”商标,2002年9月14日核准注册,核定使用商品为第25类的服装、鞋帽产品,有效期限至2022年9月

案情简介
2001年6月28日,ZENGPERRY申请注册第1935442号“valleygirl”商标,2002年9月14日核准注册,核定使用商品为第25类的服装、鞋帽产品,有效期限至2022年9月13日。2015年6月10日,A公司向海关申报向澳大利亚出口7616件化纤针织女套头衫。2015年6月18日,ZENGPERRY向海关提出《请求海关扣留侵权嫌疑货物申请书》,主张A公司向海关申报出口到澳大利亚的上述货物使用了“Valleygirl”标识,该批货物涉嫌侵犯其商标权,申请扣留该批次侵权嫌疑货物。2015年7月17日,海关向A公司做出《扣留决定书》。A公司分别于2015年7月24日、2015年8月11日向ZENGPERRY发出催告函并告知,A公司出口到澳大利亚的服装是接受澳大利亚FFB公司委托加工出口,FFB公司在澳大利亚享有“Valleygirl”注册商标专用权,A公司所使用的相关商标是经FFB公司授权同意使用,全部货物均出口到澳大利亚,并不涉及侵犯ZENGPERRY所谓商标权。鉴于ZENGPERRY的上述行为已经直接对FFB公司和A公司的合法利益造成损害,请ZENGPERRY立即向海关撤回扣留货物申请或者向人民法院提起诉讼行使诉权。ZENGPERRY的海关知识产权保护代理人于2015年8月13日已签收催告函。2015年9月1日,海关做出《知识产权状况调查结果通知书》,内容为,不能认定A公司的上述货物是否侵犯ZENGPERRY在海关总署备案的“valleygirl”商标权。2015年9月28日,海关做出《放行货物通知书》,决定对予以扣留的侵权嫌疑货物予以放行。
经查,在澳大利亚,FFB公司享有第1122859号“Valleygirl”注册商标专用权,核准使用范围包括服装、鞋和帽在内的第25类商品,自2006年7月10日开始有效,有效期十年。A公司与FFB公司分别于2015年4月23日、2015年5月5日签署订单,订单商品的图片显示为针织女套头衫,与涉案商品一致,数量合计7616件,品牌为“Valleygirl”。
法院判决
一审法院认为:
第一,A公司的起诉符合确认不侵害商标权纠纷案件的起诉条件。2015年7月24日、2015年8月11日,A公司向ZENGPERRY分别发出催告函,声明涉案货物上的“Valleygirl”商标系澳大利亚FFB公司授权使用,FFB公司在澳大利亚对“Valleygirl”享有注册商标权,并催告ZENGPERRY立即向海关撤回扣留货物申请或者向人民法院提起诉讼行使诉权。但ZENGPERRY既未向海关撤回扣留货物申请,亦未向法院提起诉讼,从而使涉案货物是否侵害ZENGPERRY商标权处于不明确的法律状态。2015年9月1日,海关经过调查最终不能认定涉案货物是否侵犯ZENGPERRY的商标权,直至2015年9月28日海关作出放行涉案货物决定时,ZENGPERRY仍然没有向人民法院提起诉讼行使诉权,导致涉案货物是否侵害ZENGPERRY商标权的不明确法律状态持续了相当长的时间。因此,A公司为避免其利益可能遭受的损害,请求法院确认其不侵害ZENGPERRY商标权,有事实和法律依据,符合确认不侵害知识产权诉讼的受理条件。
第二,A公司加工出口涉案商品并不侵犯ZENGPERRY的商标权。FFB公司在澳大利亚对“Valleygirl”享有注册商标专用权,涉案货物系A公司接受FFB公司的委托加工出口,且全部出口到澳大利亚,也就是说涉案货物并不在中国市场上销售,涉案商品上的标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能,不具有区分商品来源的作用,从而也不具有使我国相关公众将涉案货物与ZENGPERRY的商品来源产生混淆和误认的可能性。因此,A公司加工出口带有“Valleygirl”标识的行为并非我国商标法意义上的商标使用行为。因此A公司的行为不构成对ZENGPERRY第1935442号“valleygirl”商标权的侵犯,其确认不侵害商标权的诉讼请求应予支持。
一审法院判决:
A公司加工“Valleygirl”品牌服装并出口至澳大利亚的行为不侵害ZENGPERRY享有的“valleygirl”商标权。
ZENGPERRY不服一审判决,向法院提起上诉。
二审法院判决:
驳回上诉,维持原判。
律师点评
确认不侵害知识产权纠纷是指受到知识产权权利人侵权警告的行为人,在权利人怠于依照法定程序请求解决争议的情形下,以该知识产权权利人为被告提起的,请求确认其有关行为不侵犯该知识产权的诉讼。确认不侵犯知识产权诉讼制度的目的在于制止知识产权滥用及防止利害关系人滥用诉权,消除被指控侵权者的行为是否构成侵权的不确定状态,制止知识产权权利人干扰被指控侵权者的正常经营。
同时,如果要提起确认不侵犯知识产权之诉,须具备至少三方面的前提条件:第一、权利人发出了侵权警告;第二、被指控侵权者提出了书面催告(前置程序);第三、权利人在合理期限内未撤回警告,也未提起诉讼。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定:“权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。”
一般而言,在司法实践中,对于商标、著作权等纠纷都可参照上述司法解释执行。

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