图书名称已经出版许可能成为商标侵权的抗辩理由吗

北京丁丁颐和科技有限公司与中国科学技术出版社有限公侵害商标权纠纷案
裁判要旨
未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。
本案中，科学技术出版社在其出版的被控侵权图书中使用与涉案商标在文字构成和读音上完全一致的“护考急救包”标识，且在宣传被控侵权图书的过程中使用“护考急救包”标识，被控侵权图书与涉案商标核定使用的商品属于相同商品。
科学技术出版社的行为属于在相同商品上使用与丁丁颐和公司涉案商标相同的标识，构成侵权。
基本案情
一审案号：（2019）京0108民初17676号
二审案号：(2020)京73民终2739号
上诉人（原审原告）：北京丁丁颐和科技有限公司
被上诉人（原审被告）：中国科学技术出版社有限公司
一审法院事实：
一、涉案商标的相关情况
第19627343号“护考急救包”商标（即涉案商标），核定使用的商品类别为第16类，包括书籍、杂志（期刊）、报纸、期刊、新闻刊物、海报、印刷出版物、小册子、文具、书写工具（截止），注册人为丁丁颐和公司，注册日期为2018年4月21日，有效期至2028年4月20日，该商标的申请日为2016年4月14日。
丁丁颐和公司表示，其将涉案商标在护士执业资格考试培训书籍中使用，“护考急救包”系列书籍具有极高的知名度。为此，丁丁颐和公司提交了以下证据：
1.《图书出版合同》。2015年11月2日，丁丁颐和公司（甲方）与上海锦绣文章出版社有限公司（乙方）签订《图书出版合同》，约定甲方独家授予乙方《护士考试急救包（即护士日记）》（暂定名）的完整著作权及有关权益，并授权乙方出版该作品的图书。
2.《2017丁震护考急救包-护士笔记》一书。该书由上海锦绣文章出版社、上海世纪出版集团于2016年10月出版，该书编者为丁震，封皮中上部有“2017丁震”“护考救急包”字样，该书同时附有一张网络学习卡，卡面中有“2017丁震”“护考急救包”字样。该书内容提要部分载明“本书是2017年全国护士执业资格考试的复习参考书，分为应试指导、章节练习、模拟试卷3册纸质图书，另外还有1张上网学习卡。”国家新闻出版广电总局网站CIP数据中可以查询到该书。
3.《商标使用许可协议》。2018年8月1日，丁丁颐和公司（商标使用许可人、甲方）与北京航空航天大学出版社有限公司（商标使用被许可人、乙方）签订《商标使用许可协议》，约定将甲方注册的包含涉案商标在内的4枚商标以普通许可的方式授权乙方使用，许可使用的期限自2018年8月1日至2019年12月31日止。北京航空航天大学出版社于2017年10月出版《2018丁震护考急救包》一书，该书封皮中上部有“丁震”“护考急救包”字样，该书附有一张网络学习卡，卡面中有“2018丁震”“护考急救包”字样，该书内容提要部分载明“本书是2018年全国护士执业资格考试的复习参考书，包括应试指导、章节练习、模拟试卷三册纸质图书和一张网络学习卡。”北京航空航天大学出版社于2018年8月出版《2019丁震护士执业资格考试护考急救包》一书，该书封皮中上部有“丁震护士执业资格考试”“护考急救包”字样，该书附有一张网络学习卡，卡面中有“2019丁震”“护考急救包”字样，该书内容提要部分载明“本书是2019年全国护士执业资格考试的复习参考书，包括应试指导、章节练习、模拟试卷三册纸质图书和一张网络学习卡。”国家新闻出版广电总局网站CIP数据中可以查询到前述两本图书。
4.《护考急救包图书采购合同》《2018年护考培训资料销售合同》《2018年护考教材销售合同》《2018护考急救包采购合同》及发票。丁丁颐和公司提交了前述4份合同及发票，但对合同相对方信息、采购信息、发票付款人信息、发票金额等信息进行了遮盖处理。
5.网页打印件。其中显示名为“四川新榜图书专营店”“天地图书”“广源图书专营店”“智文图书专营店”的天猫店铺、当当网、京东网中均有销售《2019丁震护士执业资格考试护考急救包》。
6.网页打印件。显示百度贴吧中有网友对护士执业资格考试的讨论。丁震医学教育网（www.dzyxedu.com）中出售关于护士执业资格考试的在线讲解课程。
丁丁颐和公司表示，丁丁颐和公司法定代表人丁震自2009年在人民军医出版社担任副编审职务，人民军医出版社于2016年后停止出版“护考急救包”系列图书。为此，丁丁颐和公司提交了关于丁震的任命文件、文职干部证以及关于“军队出版社将试点‘全面停止’有偿服务”的报道网页打印件。
此外，丁丁颐和公司表示关于护士执业资格考试辅导用书种类较多，并提交了关于图书销售的网页截图，其中显示有《2019全国护士执业资格考试轻松过》《全国护士执业资格考试通关必备》《2019全国护士执业资格考试随身记》《2019全国护士执业资格考试试题金典》《2019全国护士执业资格考试冲刺跑》《2019全国护士执业资格考试一本通》等图书。
二、被控侵权行为的相关情况
2018年12月21日，登录淘宝网，在搜索栏输入并进入名为“世创精图图书专营店”的店铺，该店铺销售《2019护士执业资格考试护考急救包》（即被控侵权图书），该书一套共计3本，分别为《2019护士执业资格考试护考急救包（A包）》《2019护士执业资格考试护考急救包（B包）同步练习及解析》《2019护士执业资格考试护考急救包（B包）应试指南》，三册图书封面（封面详见一审判决书附件1）上部从上到下均依次有“2019护士执业资格统一考试辅导用书”“护士执业资格考试”“护考急救包”字样，且三行字体依次变大，该套书籍的售价是240元，购买该套书籍。购买到的被控侵权图书版权页中记载版次为2018年8月第1版、2018年8月第1次印刷，该书附有一张网络学习卡，学习卡上有“2019护士执业资格统一考试辅导用书”“网络学习卡”“访问www.915guo.com.cn在线答题”“通过才是硬道理！¥300元”字样，该书出版说明中提到“……结合目前的考试趋势，从考生的实际情况出发，推出了新版《护士执业资格考试护考急救包》（以下简称《护考急救包》）……‘网络学习卡’，由网络视频培训课程、高仿真模拟试卷、全国模考试卷组成……《护考急救包》网络平台还为院校老师提供了有针对性、精细化的网上教学管理支持系统，为考生强化基础、深化考点。顺利通关服好务……中国科学技术出版社”。（2018）京中信内经证字98674号公证书（以下简称第98674号公证书）对前述内容进行了公证作为二审阶段合理支出的依据。
科学技术出版社提交如下证据：1.（2020）京东方内民证字第09092号公证书，用以证明涉案商标不具有显著性，且已经被大量使用在各类辅导书上，科学技术出版社使用时并非商标性使用，相关公众区分书籍来源系依靠于出版社。2.（2020）京东方内民证字第09093号公证书，用以证明“**急救包”在教育辅导、考试类学习资料上作为商标的显著性较弱，消费者难以将其作为商标进行识别，被控行为不构成侵权。经质证，丁丁颐和公司对上述证据的真实性、合法性认可，但不认可证明目的，丁丁颐和公司主张科学技术出版社的行为系对涉案商标的商标性使用，且涉案商标具有显著性，应该受到保护。
本院二审法院对一审法院查明的事实予以确认。
法院评析
一审：
第一，关于被控侵权图书名称的确定问题。
被告与李红玉针对被控侵权图书的出版事宜签订涉案图书出版合同，庭审中被告明确表示图书出版合同中涉及图书内容的由李红玉负责，而图书名称由被告确定。由此，被控侵权图书的图书名称由被告确定，被告应当对此承担相应的法律责任。
第二，关于被控侵权图书中使用“护考急救包”是否构成对涉案商标专用权侵犯的问题。
被控侵权图书系针对2019年护士执业资格统一考试的辅导用书，受众为参加护士执业资格统一考试的人群，内容为该资格考试所涉及的考试内容。该书封面上部有三行文字，分别为“2019护士执业资格统一考试辅导用书”“护士执业资格考试”“护考急救包”，三行文字从上至下字号依次变大，第三行“护考急救包”字体最大且加粗，最为显著。由此，本院认为被告对“护考急救包”的使用并非对图书内容的描述性使用，被告在被控侵权图书的封面中以较大字体，在显著突出的位置加粗使用“护考急救包”，足以使“护考急救包”起到标识图书来源的作用，已构成商标性使用。
涉案商标由“护考急救包”字样构成，核定使用的商品类别为第16类，包含了书籍、印刷出版物等。被控侵权图书中使用的“护考急救包”在文字构成和读音上与涉案商标完全一致，二者仅在字体上存在细微差异，且被控侵权图书与涉案商标核定使用的商品属于相同商品。
由此，本院认为在被控侵权图书中使用“护考急救包”，及在对被控侵权图书宣传过程中使用“护考急救包”，构成对原告涉案商标专用权的侵害。被告关于其使用“护考急救包”为图书名称，且加注有出版社名称，并非商标意义上的使用，亦不会造成相关公众的混淆和误认的相关辩称，无事实和法律依据，本院不予采信。
第三，关于被告是否存在在先使用“护考急救包”的问题。
被告提交了其出版图书的出版信息查询内容以及其他出版社出版图书的封面。根据现有证据，被告确实曾在其2017年11月出版的《2018护士执业资格考试护考急救包》一书中使用“护考急救包”，但被告出版前述图书的时间晚于涉案商标的注册申请时间，由此被告关于其在先使用的抗辩理由，无事实和法律依据，本院不予采信。人民军医出版社出版的《2010护理学（士）与护士执业护考急救包》和上海锦绣文章出版社于2016年1月出版的《2016护士考试急救包》中虽然有使用“护考急救包”和“护士考试急救包”，但该节与被告无关，无法成为被告可以使用“护考急救包”的合法理由。被告的该项辩称，无事实和法律依据，本院不予采信。
此外，被告还抗辩被控侵权图书的书名已经过相关行政机关核准。对此，本院认为在被控侵权图书出版过程中，应按照出版行业的相关规定对图书的出版进行CIP数据申报，被控侵权图书确实已经完成CIP数据申报，但该节并不足以成为被告有权在被控侵权图书中使用“护考急救包”的合法理由。被告的该项辩称，本院亦不予采信。
综上，被告在其出版的被控侵权图书中使用“护考急救包”，及在对被控侵权图书宣传过程中使用“护考急救包”的行为，构成对原告涉案商标专用权的侵犯，依法应当承担相应的侵权法律责任。
原告要求被告停止侵权的主张，于法有据，本院予以支持。被告应当停止在被控侵权图书及被控侵权图书的宣传过程中使用“护考急救包”。关于原告要求被告收回其已经销售的被控侵权图书的诉讼请求，考虑到已经售出的图书处于流通状态，法院无法控制，且本院将判令被告作出经济损失的赔付，故本院对原告要求收回被控侵权图书的诉讼请求不再予以支持。
关于原告要求刊登消除影响声明的诉讼请求，原告并未提交其商誉因被诉侵权行为受损的证据，考虑到本案所涉被控侵权行为的性质以及范围，本案所涉内容亦会通过本民事判决书进行公开，本院对原告要求被告通过其官网、微信公众号以及《法制日报》发布声明消除影响的诉讼请求不再予以支持。
原告要求被告赔偿经济损失和维权合理开支的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。
关于赔偿数额的计算，原告表示从第9204号公证书中可以显示网络店铺中关于被控侵权图书的库存、评价以及销量情况，根据出版行业的利润率可计算出被告的违法所得。被告则主张第9204号公证书中显示的被控侵权图书的库存数量并非真实数量，不能以此为依据计算赔偿金额。此外，为证明印刷数量被告提交了《图书期刊印刷委托书》，其中显示印数为5050册。原告对被告提交的委托书的真实性亦不予认可。双方对此亦未提交其他证据进一步予以证明。原告主张按照各个网络店铺中被控侵权图书的库存、销售和评价量综合图书行业的利润率计算，但是考虑到网络店铺中关于库存量的记载是否准确难以查证，亦无法通过图书行业的利润率直接量比本案所涉侵权行为给被告带来的违法所得。由此，本院综合考虑涉案商标的知名度、被控侵权图书中对涉案商标的使用方式、被告侵权行为的性质以及其主观过错程度等因素，酌情确定赔偿数额为80 000元。原告还主张支出了律师费100 000元、公证费11 311.5元和购书费540元，并提交了相关合同和发票，结合本案所涉案情，律师费酌情支持30 000元，公证费和购书费全额予以支持。原告主张的赔偿数额和合理开支金额过高，不再全额予以支持。
二审：
一、科学技术出版社是否侵害了丁丁颐和公司的商标权及应否承担相应的责任
商标法第五十七条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。
本案中，科学技术出版社在其出版的被控侵权图书中使用与与涉案商标在文字构成和读音上完全一致的“护考急救包”标识，且在宣传被控侵权图书的过程中使用“护考急救包”标识，被控侵权图书与涉案商标核定使用的商品属于相同商品。科学技术出版社的行为属于在相同商品上使用与丁丁颐和公司涉案商标相同的标识，构成侵权。丁丁颐和公司作为涉案商标的专用权人，有权就科学技术出版社侵害其商标专用权的行为提起诉讼。一审法院对此认定正确，本院予以确认。
对于科学技术出版社主张涉案商标本身系通用名称，缺乏显著性，应予无效的上诉意见，本院认为，在涉案商标未经法定程序被确认无效之前其仍为有效商标，应当受到法律保护。科学技术出版社此项上诉主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
二、一审法院确定的赔偿数额与合理支出费用是否合理
商标法第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。
本案中，丁丁颐和公司在一审程序中提供的证据均不能直接证明其因商标侵权行为所遭受的经济损失与对方侵权获利的情况。一审法院综合考虑涉案商标的知名度、被控侵权图书中对涉案商标的使用方式、科学技术出版社侵权行为的性质以及其主观过错程度等因素酌情确定经济损失赔偿数额，所确定数额并无不当，本院予以确认。
同时一审法院根据丁丁颐和公司于一审程序中提供的民事诉讼代理合同、律师费发票等证据结合公证情况、律师出庭、购买被诉侵权产品支出等情况，酌情确定合理费用金额亦无不当，本院亦予以确认。
对于丁丁颐和公司二审补充提供二审律师代理合同和律师费发票，并在一审诉讼请求的范围内主张一审判赔合理费用金额过低的上诉意见，本院认为，因一审法院已对一审程序中丁丁颐和公司所主张的合理费用金额予以全面审查，并结合本案实际情况对全部合理费用金额予以考量并给予支持，一审法院所确定金额系属合理范围，本院予以确认。故丁丁颐和公司主张一审判决的损失赔偿金额及合理费用金额过低，以及科学技术出版社主张一审判赔金额过高的上诉意见均缺乏事实及法律依据，本院均不予采纳。
判决结果
一审：
一、本判决生效之日起，被告中国科学技术出版社有限公司立即停止本案所涉侵害原告北京丁丁颐和科技有限公司第19627343号商标专用权的行为；
二、本判决生效之日起十日内，被告中国科学技术出版社有限公司赔偿原告北京丁丁颐和科技有限公司经济损失80000元、合理开支41851.5元，以上合计121851.5元；
三、驳回原告北京丁丁颐和科技有限公司的其他诉讼请求。
二审：驳回上诉，维持原判。