反法17丨一展商广交会上两次侵权，被判按约定赔偿一百万——约定赔偿在知识产权侵权纠纷中的运用

广州知识产权法院于近日作出终审判决，支持广州市海珠区人民法院一审判决被告张家港 华夏帽业有限公司（以下简称为“华夏帽业公司”）因在广交会上未经授权使用原告美国卡拉威高尔夫公司（以下简称为“卡拉威公司”）的注册商标，构成不正当竞争，需根据原被告双方约定支付侵权赔偿金100万元。
原告卡拉威公司是世界知名的高尔夫球具制造商之一，在全球110多个国家和地区生产和销售高尔夫球杆、高尔夫球和配件，在高尔夫运动领域具有很高的知名度。卡拉威公司在2017年第121届广交会期间发现被告华夏帽业公司擅自在展览资料中使用原告在中国注册的“Callaway”商标，经投诉处理后华夏帽业公司向原告出具《承诺书》，承诺不再侵权，若违反承诺，愿意支付人民币100万元作为重复侵权的约定赔偿。2018年5月，原告在第123届广交会上再次发现被告仍然在宣传图册中使用原告的“Callaway”商标，于是诉至广交会举办地广州市海珠区人民法院，请求判令被告停止侵权，并按照承诺书约定赔偿原告人民币100万元。一审法院经审理认定被告未经授权在宣传资料以及网站上使用原告商标的行为构成不正当竞争，需按照承诺书约定数额赔偿。被告不服一审判决，认为其不正当竞争行为情节轻微，没有任何证据证明其不正当竞争行为给卡拉威公司造成了经济损失，承担人民币100万元赔偿责任金额过高，因此向广州知识产权法院提起上诉。广州知产法院驳回上诉，维持原判。
本案中，一审、二审的主要争议焦点问题就是在原告没有直接证据证明原告因侵权所受损失或被告侵权所获利益的情况下，是否能够按照双方事先约定获得高额赔偿。对此，两审法官均认为当事人双方对将来的侵权行为约定具体赔偿金额，只是为了明确再次侵权时其侵权责任如何承担，相关法律并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定。一审法官在判决中指出：“基于知识产权维权案件举证困难、诉讼耗时费力不经济等因素的考虑，双方当事人在私法自治的范畴内完全可以对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。” 对于被告反复强调约定赔偿金额过高的问题，二审法官在终审判决中论述道：
“《承诺书》所约定的赔偿数额是基于华夏帽业公司两次侵权的赔偿数额而约定的数额，体现出对于侵权人一定程度的惩罚性，通过损害赔偿数额的威慑效应来遏制侵权行为的发生。但华夏帽业公司再次实施的不正当竞争行为表明其对《承诺书》所约定赔偿数额的漠视，是其在本案中实施不正当竞争行为应当付出的代价。侵权人自己不仅通过合同理性选择赔偿数额，且通过自己实施不正当竞争行为触发这一承诺与担保的发生，本身说明这一赔偿数额属于华夏帽业公司放任或者希望追求这一结果的发生。在其不能举证证明这一赔偿数额过高的情况下，《承诺书》所确定的分配正义绝不是赌博，更不是对自己法律责任的搪塞，而是沉甸甸的责任。这一责任符合各方利益期待，是各方当事人自愿选择的结果。这一结果不仅体现出当事人对于未来信誉的担保功能，而且具有对于实施侵权行为的惩戒作用，体现出商海中私人主体的利益追求，出尔反尔的利益背叛不应得到尊重，也不值得司法的同情和体恤。”
二审判决的这段论述，义正辞严，掷地有声，有力驳斥了此类案件中被告常用的辩护说辞，精彩绝伦，堪称经典！
关于约定侵权赔偿的法律效力问题，已经在不少在先判决中得到反复肯定。另外，最高人民法院在2016年出台的《关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十八条规定，权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。该规定明确了当事人之间事先约定赔偿方式的合法性，虽然该司法解释是针对专利侵权纠纷案件的，但是其所确定的司法原则，应同样适用于商标侵权纠纷案件和不正当竞争纠纷案件。
知识产权侵权诉讼成本高、周期长、赔偿低、执行难已经是一个老话题了，虽然相关法律在不断提高法定赔偿上限，但是落实到具体案件，仍然鲜见赔偿额与权利人的损失或者侵权人的获利相当的案件，更别提赔偿额高于权利人实际损失的惩罚性赔偿了。这可能是虽然国家三令五申严厉打击知识产权侵权行为但是假冒侵权现象仍然猖獗泛滥的一个重要原因。
针对知识产权侵权行为高发频发现象，如果权利人拿着灭火器四处灭火，注定会陷入疲于奔命、得不偿失的尴尬境地。近年来，一些权利人针对展会、网络购物平台、小型零售商等规模小但是高发频发的侵权行为，尝试与首次发现侵权行为的侵权人签署承诺书的方式，以侵权人立即停止侵权并承诺再次侵权予以定额赔偿为前提，暂时放弃追究侵权人责任，并在发现其再次侵权时要求其按照承诺书约定进行赔偿。这一做法符合中国“先礼后兵”的传统文化，有利于培养诚实信用、一诺千金的商业规则和市场秩序。这一做法亦得到了最高司法机关的确认和各级法院司法实践的支持，极大地减轻了权利人在知识产权侵权诉讼中调查取证难、诉讼成本高的问题，值得权利人在更大范围予以更广泛地运用。