专利侵权惩罚性赔偿及应对之策

引言
惩罚性赔偿（Punitive damages），又称示范性赔偿（Examplary damages）或报复性赔偿（Vindictive damages），是为了对侵权行为人作出一种惩罚而对权利人进行的一种赔偿，一般是指由法院作出的超出实际损害数额的赔偿。2020年3月19日，最高人民法院办公厅发布关于印发《最高人民法院2020年度司法解释立项计划》的通知，计划在2021年上半年完成“关于知识产权侵权惩罚性赔偿适用法律若干问题的解释”项目工作。知识产权惩罚性赔偿在我国属于新生事物，在健全知识产权惩罚性赔偿制度的要求下，专利侵权的惩罚性赔偿制度也已经呼之欲出。因此，如何应对专利侵权惩罚性赔偿，是摆在当事人面前的现实问题。本文试从避免专利侵权惩罚性赔偿的角度，做初步的分析。
1、我国知识产权惩罚性赔偿制度的发展
2013年，我国修改通过的《商标法》第六十三条首次明确规定了商标侵权行为中惩罚性赔偿的适用情况，但是长期以来对于商标侵权案件的惩罚性赔偿鲜有判例。2019年，各地法院陆续出现了适用惩罚性赔偿的判决。
2019年9月6日，上海浦东新区法院在平衡身体公司与永康一恋运动器材有限公司侵害注册商标专用权纠纷案中，认定被告商标侵权行为符合《商标法》关于惩罚性赔偿的适用要件，判决全额支持原告300万元赔偿的诉讼请求。本案号称是上海首例知识产权侵权惩罚性赔偿案件。
2019年12月31日，小米与中山米家电器有限公司（已更名）等相关方的侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，江苏省高级人民法院认为被告主观上具有侵权恶意、侵权情节恶劣、侵权后果严重等因素，该案符合惩罚性赔偿的适用条件，裁决小米终审胜诉，将获5000万元赔偿。
2020年3月，广州市白云区人民法院在深圳美西西餐饮管理有限公司与某美公司等侵害注册商标专用权纠纷案中，在综合考虑注册商标的知名度、正品售价、侵权者的主观过错程度和纠错态度、侵权形式等因素的基础上，判定适用惩罚性赔偿，为《商标法》修订实施后该院的首例知识产权惩罚性赔偿案件。
2020年3月26日，杭州互联网法院判决的北京字节跳动科技有限公司、北京微播视界科技有限公司与杭州某抖商公司、杭州某抖友公司、某科技公司、杨某某商标侵权及不正当竞争纠纷一案，则是杭州首例知识产权惩罚性赔偿案件。
2019年10月31日，十九届四中全会审议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，再次明确指出“建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度”。
对于专利侵权的惩罚性赔偿制度，2019年1月4日，全国人大常委会公布的《专利法修正案（草案）》中，首次包含了惩罚性赔偿的条文规定。可以预见，在不久的将来，专利侵权纠纷中也将会逐步引入惩罚性赔偿。
2、为什么要设置惩罚性赔偿？
顾名思义，惩罚性赔偿，是为了对侵权行为人作出一种惩罚而对权利人进行的一种赔偿。惩罚性赔偿是加重赔偿的一种原则，目的是在针对被告过去故意的侵权行为造成的损失进行弥补之外，对被告进行处罚以防止将来重犯，同时也达到惩戒他人的目的。另外，如果被告的侵权行为是基于收益大于赔偿的精心算计，也可以给予惩罚性赔偿，此种情况下，如果只需要侵权人承担补偿性赔偿，相当于事后通过赔偿补办了手续，而没有承担任何其应该承担的风险和责任。
以前，我国对于知识产权侵权类案件，普遍适用补偿性赔偿制度，即“填平原则”，认定侵权行为后判赔的金额主要以权利人侵权所受到的实际损失的损失、侵权行为人因侵权所获得的利益等作为依据。
显然，在我国对于知识产权的保护力度不断加大的趋势下，“填平原则”已经逐渐不能满足有效遏制侵权行为的需要。为了追求补偿性赔偿无法实现的“惩罚性”以及该“惩罚性”对潜在侵权行为人的警示和遏制作用，就必须通过法律的明确规定予以体现。
国家知识产权局2015年4月作出的关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的说明中，对惩罚性赔偿的设置目的进行了解释：
“惩罚性赔偿，是加害人给付受害人超过其实际损害数额的一种金钱赔偿，具有惩罚、补偿等功能。当前，专利侵权赔偿实行‘填平原则’，即权利人获得的赔偿是用来弥补其实际损失的，不能超过其实际损失。但是，由于专利权的客体是无形的，专利权保护比有形财产的保护成本更高、难度更大，仅仅适用‘填平原则’并不足以弥补专利权人的损失和维权成本，‘赢了官司输了钱’的现象较为普遍。”
对于专利权的保护，一项可专利的技术方案如果要获得专利权，必须先对公众公开，即以公开换取保护，且理论上，其公开的程度须以“能够实施”为标准。显然，人们想要获得一项专利技术甚至实施一项专利技术的成本并不高，相反，一项有价值的专利技术能够创造的经济利益却可能是巨大的。同时，在专利侵权案件的中，往往存在专利权人的实际损失难以准确确定、侵权行为人的真实获利情况难以取证等困境，因而专利权人的损失有时难以被实际“填平”。更重要的是，面对更低的侵权成本以及高额的利益诱惑，仅以补偿性赔偿作为唯一的赔偿制度，显然不足以遏制侵权行为人实施侵权行为。如长此以往，必然会影响专业技术人员对于专利保护的信心，因而减少专利的申请，进而阻止技术的公开、交流和持续发展。因此，建立惩罚性赔偿制度以完善知识产权侵权赔偿制度势在必行。
3、如何适用惩罚性赔偿？
3.1法律规定
2019年《商标法》第六十三条
“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”
2019年《反不正当竞争法》第十七条
“因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。”
2014年6月6日公布的《著作权法（修订草案送审稿）》第七十六条
“侵犯著作权或者相关权的，在计算损害赔偿数额时，权利人可以选择实际损失、侵权人的违法所得、权利交易费用的合理倍数或者一百万元以下数额请求赔偿。对于两次以上故意侵犯著作权或者相关权的，人民法院可以根据前款计算的赔偿数额的二至三倍确定赔偿数额。”
2019年1月4日公布的《专利法修正案（草案）》第十八条
“将第六十五条改为第七十二条，修改为：‘侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。’”
3.2惩罚性赔偿的认定标准
如上规定，对于商标侵权、不正当竞争案件，惩罚性赔偿的构成要件均为：恶意侵权+情节严重。而对于专利侵权案件，目前的修改草案所确定惩罚性赔偿构成要件为：故意侵权+情节严重。
通过文字上的比较不难发现，它们的构成要件存在“恶意”和“故意”的区别，那么这种文字上的区别是否会带来实质上的不同？
在回答这个问题前，不妨先了解一下已经适用惩罚性赔偿多年的美国适用制度。
美国专利法相关条文如下[1]：
"Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed."（在肯定原告的侵权诉求后，法院应判予原告足以补偿侵权行为的损害赔偿，但在任何情况下不得少于侵权人使用该发明应支付的合理许可费，以及法院确定的利润和成本。当陪审团未发现损害赔偿时，法院应进行评估。在任何情况下，法院都可以将损害赔偿数额提高到判定或者评估数额的三倍。）
美国专利法中规定，法院在适当情况下可以判处多至正常赔偿金三倍的处罚，但是具体在何种情况下判处，并未以法律条文明确规定。而实际情况中，通常以故意侵权（Willful infringement）的存在与否作为增加的损害赔偿（Enhanced Damages）即惩罚性赔偿的判断依据。那么美国专利侵权实务中的“故意侵权（Willful infringement）”的含义如何？此处，可参考著名的Halo案[2]中的记载："'[W]illful misconduct' do not mean that a court may award enhanced damages simply because the evidence shows that the infringer knew about the patent and nothing more. "（“故意的不当行为”并不意味着法院可以仅仅因为有证据表明侵权人知道该专利而没有其它证据的情况下，判给增加的损害赔偿。）" '[W]illful' is a 'word of many meanings whose construction is often dependent on the context in which it appears. ' "（“故意”是一个“具有多种含义的单词”，其含义通常需要取决于其出现的上下文来判断。）
"'intentional or knowing' infringement 'may' warrant a punitive sanction, the word it uses is may, not must. ''；"It is 'circumstance' that transforms simple knowledge into such egregious behavior, and that makes all the difference. "（“故意或明知”侵权“可能”会受到惩罚性制裁，其使用的单词是可能，而不是必须；正是“情境”将简单的知晓转化为如此恶劣的行为，其使一切有所不同。）
由上可知，首先，民法领域通常理解的“明知”，并不能被明确地认定为侵权行为中的“恶意”。并且，“故意”或“恶意”的认定以及是否适用于惩罚性赔偿，需要结合具体案情来判断。
其次，Halo案判决中还指出，即使都是“故意”或“恶意”，不同案件中侵权行为人的“恶意”程度也往往有所不同，只对典型的“恶意”才适用惩罚性赔偿，例如其“恶意”表现为除窃取专利权人的业务外全无其他目的，且从未考虑过其专利的有效性和任何不侵权的抗辩理由，具体记载如下：
''The sort of conduct warranting enhanced damages has been variously described in our cases as willful, wanton, malicious, bad-faith, deliberate, consciously wrongful, flagrant, or — indeed— characteristic of a pirate.''（在我们的案例中，需要增加损害赔偿的行为有多种描述，例如有意的，肆意的，不怀好意的，恶意的，处心积虑的，有意识的不法行为，公然的，或者实际上属于海盗特征的。）
"Enhanced damages ' should generally be reserved for egregious cases typified by willful misconduct ' ". "They amount to a 'punitive' sanction for engaging in conduct that is either 'deliberate' or 'wanton'."（增加的损害赔偿“通常应适用于以故意不当行为为代表的严重案件”，对于从事“处心积虑的”或“肆意的”行为的人，这相当于“惩罚性”制裁。）
上述“处心积虑的”或者“肆意地”的行为被定义为[2]：
''a 'wanton and malicious pirate' who intentionally infringes another's patent — with no doubts about its validity or any notion of a defense— for no purpose other than to steal the patentee's business."（一个故意侵犯他人专利权的“肆意和恶意的海盗”——从未考虑过该（专利）有效性或任何抗辩——除了窃取专利权人的业务之外，没有其他目的。）
综上可见，美国惩罚性赔偿的适用中，将该赔偿制度的适用限制于那些情节严重的案件（egregious cases），这与《商标法》和《专利法（草案）》中所记叙的要件含义相似。
另一方面，对于“故意侵权”与“恶意侵权”，美国的“willful infringement”虽然翻译成“故意侵权”，但是该“故意”的标准与常规民法领域所理解的“故意”似乎有所不同，通常理解中，往往在当事人“知晓”其行为可能构成侵权的情况下，即可被认定为“故意”或“非善意”。但是，在专利侵权的惩罚性赔偿适用过程中，美国以往经验表明，“知晓”侵权的发生只是“可能”面临惩罚性赔偿而非“必须”面临，只有典型的恶意侵权才应当考虑适用惩罚性赔偿。
实际上，不少业内人士均表示，《专利法（草案）》中的“故意”虽在表述上与《商标法》中的“恶意”有所不同，但实际执行该“故意”的认定标准中，应同样参照“恶意”的认定标准来执行，也即专利侵权的惩罚性赔偿的适用也应采用较为严格的标准。其原因在于，过多的适用惩罚性赔偿必然会降低技术人员从事技术研发和创新的积极性，同时，如果惩罚性赔偿的适用标准过低，为了避免被认定为“故意侵权”，技术人员在从事研发过程中很可能会刻意忽略甚至回避对现有技术的全面检索和理解，因而造成越来越多的“闭门造车”的情况，从而减缓了技术发展的速度。
4、如何被避免认定为“故意侵权”或“恶意侵权”
那么，作为企业来讲，在进行产品和技术开发过程中，如何避免被认定为“故意侵权”或“恶意侵权”？如果一旦被诉侵权，面对专利权人的“故意侵权”或“恶意侵权”的指控，又有何途径证明自己的“善意”？以下对部分常见的抗辩理由进行简要分析：
4.1可以在被诉侵权前，进行及时、有利的法律分析，并提供专业、可靠的分析意见
上述分析意见的一种常见的形式即“技术自由实施分析报告”（Freedom to Operate Analysis），也即通常所说的FTO分析报告。例如在Loggerhead Tools与Sears Holdings案件中[3]，被诉侵权人出具了被控侵权前获得的由律师出具的非侵权意见（FTO分析意见），该意见被视被诉侵 权人的“善意的高度证明”，因而对于其“故意/恶意侵权”的指控被法院驳回。
美国早期的Underwater案[4]中也表示：
''[P]otential infringer has actual notice of another's patent rights, he has an affirmative duty to exercise due care to determine whether or not he is infringing. ''（潜在的侵权人已经实际知悉他人的专利权，他有明确的义务谨慎行事，以确定自己是否侵权。）
''Such an affirmative duty includes, inter alia, the duty to seek and obtain competent legal advice from counsel before the initiation of any possible infringing activity. ''（这种明确的义务包括在任何可能的侵权活动开始之前寻求和获得律师的合格法律意见的义务。）
从上表述不难看出，分析意见可以用来抗辩“故意/恶意侵权”，但是并非任意一份分析意见都可以用来抗辩“故意/恶意侵权”的指控。一份可能的用来抗辩的分析报告需要满足的条件至少包括：
4.1.1分析意见必须具有相当的专业性和可靠性。
一份被认定为缺少专业性和可靠性的分析意见，是不足以抗辩“故意/恶意侵权”指控的，可能影响该意见的专业性和可靠性的因素包括但不限于：
出具该分析意见的人员是否足够了解该领域的技术知识同时掌握相关的法律知识；
该分析意见的分析过程是否全面、准确，结论是否明确；
出具该分析意见的人员是企业的内部人员还是外部人员；
该分析意见是以口头形式出具还是以书面形式出具等。
例如，在某些案例中，因其内部工程师出具的分析意见没有覆盖到涉案专利的全部权利要求，而仅对其中的部分权利要求作出是否侵权的分析意见，因而被法院认为不足以证明被诉侵权人的“善意”[5]。又如，如果出具分析意见的人员不具备相当的专业技术知识，那么其出具的法律意见也有可能被认为不足以抗辩“故意/恶意侵权”的指控[6]。并且，有时由企业内部人员出具的法律分析意见，也可能会影响该意见作为“故意/恶意侵权”抗辩证据的证据强度[7]。
4.1.2 分析进行的时间
由前述Underwater案中的表述可知，分析通常应该是启动任何潜在的侵权行为之前（“before the initiation of any possible infringing activity”）[4]。
然而很长一段时期内，Seagate案[8]改变了上述标准，依据其所提出的两步判断标准，专利权人必须提供清楚且具有说服力的证据证明被诉侵权人在主观和客观两方面同时具备轻率性（reckless），才可以认定其“故意/恶意侵权”意图。而其中的客观判断标准，实际上使得许多被诉侵权人在被诉以后，通过临时补充分析意见，甚至在庭审过程中，才依据相关意见质疑专利权的有效性或对是否侵权提出实质性的抗辩，而有机会避免被认定为是客观轻率的。
因此，前述Halo案对上述情况进行了纠正，认为这样的做法使得很大一部分实际上十分明确的“恶意”侵权行为免于受到其应得的惩罚性赔偿，不符合美国专利法第284条的立法目的，并明确指出，侵权的罪责取决于侵权行为发生时侵权行为人的主观故意性[2]，即被诉侵权人是否为“善意”应当以其施行被诉侵权行为时的主观意识状态来判断。可见，除非确实不知晓自身实施某项技术方案的行为侵犯了他人的专利权，否则就要积极采取措施以避免“故意/恶意侵权”。
上述法律分析意见无疑是抗辩“故意/恶意侵权”指控的有利证据之一，但是在某些情况下，企业由于某些原因不能提供这样的法律分析意见，是否就无法证明自己的“善意”？
美国专利法规定[9]：
“The failure of an infringer to obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent, or the failure of the infringer to present such advice to the court or jury, may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent.”（侵权人未能就任何声称的被侵犯专利获得法律顾问的意见，或侵权人未能向法院或陪审团出具该意见，不得用来证明侵权人故意侵犯该专利，或证明侵权人意图诱导专利侵权）。
可见，虽然法律分析意见很有效，但是也不能仅以不能提供相应的法律分析意见就认定被诉侵权人的主观故意/恶意。且法律分析意见也不是证明“善意”的唯一证据。有案例表明，如果被诉侵权人在诉讼过程中，有证据表明其自始至终均坚信涉案专利是无效的或自己所实施的技术方案是不侵权的，那么通过该证据和理由来抗辩“故意/恶意侵权”的指控也是可行的[10]。
4.2坚持声称不知晓第三方专利是否可行？
既往案例表明，认定“故意/恶意侵权”至少需要被诉侵权人知晓第三方或者专利权人的专利。那么如果被诉侵权人不做法律分析，坚持声称不知晓对方的专利，是否就能够免于被认定为“故意/恶意侵权”，从而逃脱惩罚性赔偿呢？
答案显然是否定的。原因很简单，至少，专利权人在起诉前，往往会通过各种手段，让对方知晓其专利。例如前述Halo案件中，专利权人Halo就曾两次通报被诉侵权人Pulse其行为侵犯了Halo所拥有的专利权，并明确列出了被侵犯的专利。在此种情况下，如果Pulse没有停止被诉侵权行为，且在后续诉讼过程中仅以不知晓Halo的专利权为由进行抗辩，显然是不可行的。
总之，随着知识产权行业的发展，我国必然需要健全知识产权惩罚性赔偿制度，实施专利侵权行为付出的成本会越来越高。企业需要提前做好准备，一方面在自身拥有权利的情况下，充分利用该制度维护自己的正当权益；另一方面，也应同时采取积极的自我保护措施，避免落入“故意侵权”或“恶意侵权”的陷阱，这就需要在实施技术方案（尤其是核心产品所涉及的技术方案）之前，对行业内相关产品和相关技术的专利进行专业且全面的检索和分析，并根据检索和分析结果采取相应的应对措施。
[1] 35 U.S.C 284
[2] Halo v. Pulse, 136 S.Ct. 1923, 1936 (2016)
[3] Loggerhead Tools v. Sears Holdings Corp. (No. 12-cv-9033., N.D.Ill. November, 2016)
[4] Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380,1389-90 (Fed. Cir. 1983)
[5] Arctic Cat, Inc. v. Bombardier Rec Prods, Inc. (S.D. Fla., July2016)
[6] Dominion Resources v. Alstom Grid, (E.D. Pa. October, 2016)
[7] In re EchoStar Communications Corp., 448 F.3d 1294, 1299 (Fed. Cir.2006)
[8] In re Seagate, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed Cir. 2007)
[9] 35 U.S.C 298
[10] Dorman Prods. v. PACCAR, Inc., No. 13-6383, 2016 U.S. Dist. LEXIS111985, at *24 (E.D. Pa August 22, 2016)