在背景技术中适用禁反言的一点思考

很多人在阅读说明书（《专利法》第五十九条第一款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。）背景技术的时候，可能仅仅将其作为一个说明书的“导读”或者专利的“背景介绍”，一扫而过。实际上，背景技术里面的陈述，也“暗藏玄机”，看起来对现有技术漫不经心的一句描述，可能会成为诉讼环节中的制胜关键。下面以两个案例对说明书背景技术的重要性予以阐明（以下两个案例为本所袁广兴律师所代理，均作为被告诉讼代理人）：
01
上海镭立激光科技有限公司与杭州先临三维科技股份有限公司侵害发明专利权纠纷案（（2015）京知民初字第2097 号 ），原告上海镭立激光科技有限公司起诉称被告杭州先临三维科技股份有限公司侵犯了其所有的专利号为 ZL200810042872.9 、名为“一种在平板玻璃内雕刻三维图案的方法和装置”的发明专利（后简称涉案专利）的专利权，被告生产的“三维激光内雕机”产品落入了涉案专利权利要求1、4的保护范围。本案的争议焦点之一：被控侵权技术方案是否落入涉案专利权利要求 1、4 的保护范围，对该焦点的判断就涉及到了说明书背景技术对权利要求保护范围的解释。
简单来说涉案专利产品中产品专利的部分涉及的是一款为平面玻璃进行雕刻的机器，主要分为上部分可移动的雕刻机与下部分承载平面玻璃的载物台两部分，涉案专利的技术方案为通过对上部雕刻机的移动轨迹进行设计，使其在既定的轨迹内运动，从而对下方载物台上固定不动的平板玻璃进行雕刻。而被诉侵权产品同样是一款对平面玻璃进行雕刻的机器，不同点在于后者是通过上方雕刻机不动，而下方载物台移动从而带动平板玻璃的移动，来完成整个雕刻过程。原告主张被诉侵权产品此处的“下方移动，上方不动”实际上是涉案专利雕刻机移动而载物台不动的一种等同技术特征，二者互为相对运动的替换方式。但是涉案专利说明书背景技术部分实际上已经把被诉侵权产品的技术手段排除在它的保护范围之外了，其写道“在现有技术的雕刻过程中，运动平台载放被雕刻物品或激光聚焦镜高速运动时，会因运动惯量大而产生振动，造成激光聚集点在被雕刻物品体内的三维坐标定位不能精确到位，明显影响雕刻质量。”涉案专利所要解决的技术问题就是被诉侵权产品中所存在的因运动惯量较大的载物台的移动，所带来的震动造成的雕刻不精确、雕刻质量不佳。
如果按照原告所述，二者为等同技术特征（最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的决定：等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。），实际上原告是在授权过程中认为涉案专利相对其背景技术中所述的现有技术存在创造性，但是在诉讼中又试图将这种创造性抹掉，称相应技术特征与背景技术之间不需要创造性劳动即可被联想到。在说明书部分明确表示此种技术方案是现有技术，其存在的技术问题将被本专利克服，这也是本专利的创造性所在，那么就不应该在侵权诉讼中又试图将“被克服”的部分作为等同技术特征。这岂不是授权程序中温顺的小猫出了门就成了勇猛的老虎。（原文出处：德国律师Bernhard Geissie对德国最高法院Formstein一案判决所作的评述：在无效宣告程序中的温顺小猫出了门就成了勇猛的老虎。）
本案最终法院也是认为现有技术的技术方案不应被纳入涉案专利的保护范围，并认定侵权不成立，驳回了原告的诉讼请求。
02
在东莞市康发特塑胶制品有限公司诉浦江领航汽车用品有限公司侵害发明专利权纠纷案（（2019）浙01民初614号 ）中，背景技术对权利要求的解释同样也大展拳脚了一番。
涉案专利为专利号为ZL201010231608.7、名为“用于空气过滤装置的改良旋风集尘室”的发明专利，被告所售的被诉侵权产品为一款车载吸尘器，原告称被诉侵权产品落入了涉案专利权利要求1的保护范围。最终对专利的侵权比对聚焦到了吸尘器的吸尘旋风路径上。
涉案专利通过对吸尘器（专利中的旋风集尘室）内壁的形状做了改动，使得吸尘器的吸入喷嘴未处于气流的流动路径上，吸入喷嘴成为气流流动的物理障碍物的技术问题被涉案专利所解决。而涉案专利的背景技术中也清楚地写明了正因为目前的现有技术没有这样的改进，其吸入喷嘴处于气流的流动路径上，成为了气流流动的物理障碍物。而被诉侵权产品的内部设计实际与背景技术中的现有设计一样，没有内壁形状的改进，仍然存在吸入喷嘴成为气流流动障碍物的技术问题，即使都是通过旋风气流吸入灰尘等赃物，原告也无法通过主张“等同特征”称二者实质上相同。由于存在区别技术特征（《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。），被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1保护范围，法院驳回了原告全部诉讼请求。原告不服向最高人民法院提出了上诉（（2019）最高法知民终934号 ），二审法院维持了原判。
使用说明书对权利要求进行解释时，背景技术作为前者组成部分之一被用来解释是自然而然的，但实际上，前述两个案例中的现有技术，在诉讼中原告举不出对应的现有技术文件，被告方进行了较深入的检索后也找不到背景技术所述的现有技术，在这种现有技术大概率是申请人/权利人杜撰以获取专利授权的情况下，除了《专利法》第五十九条之外，前述两个案例中是否还可以考虑禁止反悔原则？
申请人或权利人可能会在授权或确权程序中对专利的权利范围作出缩小或限制性解释以获取授权或维持专利权有效，而在诉讼程序中又将之前被剔除的技术特征或方案“拿回来”以谋取更大的权利保护范围，禁止反悔原则就是用来规避此种”出尔反尔“行为的。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
禁止反悔原则的“发力”多见于审查文件中，在说明书背景技术这块的应用实务中则较为少见，事实上因为涉及专利赖以授权的创造性（解决的技术问题），背景技术中适用禁止反悔原则是很有可能的。
袁律师有话说
就维权而言，专利说明书和权利要求书应该被放在同样重要的位置来对待，把握好说明书对权利要求的解释地位，最大限度维护当事人的合法权益。进行专利的撰写时，斟酌下笔的每句话，在获得授权的前提下，为申请人争取最大的保护范围。