赠品上的商标使用分析

一、有关规定

《最高人民法院关于对TCL集团公司在产品促销活动中使用与汉都公司注册商标相近的“千禧龙”文字是否构成商标侵权请示的批复》
（现行有效）
判断在产品促销活动中使用与他人注册商标相同或者相近似的文字是否侵犯商标专用权，应当以这种使用行为是否容易造成相关公众对商品和服务的来源产生混淆，是否借用他人注册商标的信誉为自己谋取不正当利益，或者是否对注册商标专用权造成其他损害为标准进行。
《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》
（现行有效）
22、销售商品时搭赠侵犯注册商标专用权的商品是否构成商标侵权？
搭赠是销售的一种形式，因此搭赠侵犯注册商标专用权商品的行为是商标侵权行为，搭赠人应承担停止侵权的责任；明知或者应知所搭赠的商品是侵犯注册商标专用权的商品的，还应当承担损害赔偿责任。
《内蒙古自治区查处生产和销售假冒伪劣商品行为的规定（2022修正）》（现行有效）
第七条使用假冒伪劣商品为经营者和消费者提供服务，或者作为有奖销售活动奖品和促销活动赠品的，视为销售假冒伪劣商品的行为。
《江苏省惩治生产销售假冒伪劣商品行为条例（2021修正）》（现行有效）
第六条有下列情形之一的商品为假冒伪劣商品：
（七）冒充注册商标或者侵犯他人注册商标专用权的；
第九条将本条例第六条、第七条所列假冒伪劣商品用于经营性服务或者作为经营活动的奖品、赠品的，以及持有、储存本条例第六条、第七条所列假冒伪劣商品明显超过合理自用数量范围的，视为销售假冒伪劣商品。
《关于就<商标侵权判断标准(征求意见稿)>公开征求意见的通知》（该款在正式稿中予以删除）
第三十五条下列行为属于商标法第五十七条第（七）项所规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为：
（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品（服务）交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的；
（二）经营者向相关公众提供的赠品、奖品，其使用的商标标识与他人在相同或类似商品上的注册商标相同或近似，容易导致混淆的；
（三）利用回收的容器等再生资源再造自己的商品，在使用自己商标的同时未去除或遮盖原容器上的他人注册商标，容易导致混淆的。
二、调研结论

（一）赠品的属性
赠品=销售。商标的使用不限于以金钱为对价的交易行为中，多份涉及侵犯商标权的判决以及商标局的撤三评议中都认定，在商品促销赠送活动中，虽不产生支付对价，但仍属于一种纯粹的商业行为，可能被认定为销售的一种特殊形式，也可能被认定为一种商业宣传行为。因此，在赠送商品上使用他人的商标或者使用自己注册的商标，构成商标法中的使用。
（二）赠品上对于商标的使用行为，是对于赠品的使用，还是被促销的商品的使用？
法规和案例认为，是对赠品的使用。
《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。
假设一个场景，苹果手机为了促销，凡是购买手机的消费者，赠送正品星巴克水杯一个，在星巴克水杯上同时还贴附了苹果商标，但是苹果商标在水杯上的注册人是北京水果娱乐有限公司。可以从这个案例延伸出来不同的表现方式，比如，1）贴附的苹果商标和星巴克商标是并列出现的；2）苹果商标覆盖了星巴克商标。
苹果公司会主张，星巴克水杯的用途是对苹果手机进行的宣传，用途仍然是为了识别手机的来源，水杯只不过是道具。苹果公司的这个主张是具有一定的道理的。例如大汉乐器案，大汉乐器在销售吉他时，附赠一个吉他包，包上也使用了吉他的商标。那么这个使用到底是对于吉他的使用还是对于吉他包的使用？判决认为是对于吉他包的使用（但是不能说判决否定了这也构成对于吉他的使用）。我们经过内部讨论，认为这是因为吉他包通常价格也很贵，通常也单独作为商品出售，那么消费者既会认为吉他是A品牌的，也会认为吉他包是A品牌的。也就是说，这里的吉他包并不构成商标法第48条的商品包装，也不构成广告宣传或者其他商业活动，根本原因是消费者识别来源的是吉他包单独的来源。作为比较，手机包装盒才是商品的包装，在手机盒上的使用，才是对被销售的商品手机上的商标使用。因此，苹果公司的主张是不成立的，因为水杯明显不是手机的包装，而且是可以单独销售的商品（意味着消费者会单独识别来源）。因此，苹果公司的侵权对象有两个：
第一，星巴克公司。原因是根据权利用尽原则，星巴克公司在杯子售出后，无权对正品的二次销售行为维权，但是如果二次销售对正品本身（比如没有盖子的杯子配了盖子）或者正品的商标本身（比如增加了商标，遮盖了商标）进行了改变，那么这个正品就不是原来的一模一样的正品了，学术上叫做破坏了商标的识别功能，所以星巴克公司是可以维权的。
第二，北京水果娱乐有限公司。因为水杯上苹果商标的注册人是它，苹果公司搭赠的星巴克水杯是单独的销售水杯行为，构成侵权。
结论：赠品上商标的使用是对赠品的使用，不是对被推销的商品的使用。如果赠品本身就是侵权假冒（比如将假的小米充电宝当作赠品），一定是侵权。如果赠品本身是正品，分为两种情况，第一种赠品是原来是无标的产品，赠送方自行贴附了商标，那么可能侵害在赠品这个品类上在先的近似的注册商标。第二种是赠品是购买的带商标的成品，赠送方又贴附了自己的商标（上文苹果星巴克水杯案例），那么可能同时侵害在赠品这个品类上在先的近似的注册商标和成品原来自带的商标。
（三）商标主体是否可以之前在搭赠商品上使用过商标为由，防御撤三？
要分情况：
第一种：赠品是自己生产的商品或由代工厂生产的贴标商品，构成使用，可以防御撤三。
第二种：赠品是购买的第三方品牌产品，赠送方自行贴附了商标，未经许可的情况下，不一定构成有效使用。请注意，这里是构成商标使用，但是因为未经许可的情况会侵害第三方品牌，是侵权使用，违法使用不能产生合法效果。而且，在有些情况下，即便是第三方品牌没有维权，也要关注到消费者识别的情况，比如加油站购买雕牌洗衣粉，贴附“得物”，消费者可能只会识别雕牌，那么“得物”就相当于没有使用。
三、案例说明

案例1：

案号：（2020）鲁民终741号
裁判法院：山东省高院
裁判观点： 赠品上使用的商标，与他人在相同或类似商品上的注册商标相同或近似的，构成侵权。
案情摘要	纳利鑫公司系第1624372号、第7307702号“好太太”注册商标的专用权人，二商标尚在注册有效期内，核定使用商品为第3类，包括肥皂、消毒肥皂、香皂、香波、化妆品、洗手膏。2009年12月纳利鑫公司生产的“好太太”洗衣粉被河北省质量奖审定委员会、河北省质量技术监督局联合认定为河北省优质产品。2013年12月，纳利鑫公司注册并使用在肥皂商品上的“好太太”商标被河北省工商行政管理局认定为河北省著名商标。 该经营场所内展示的营业执照显示有如下信息：名称为东明黄河明珠金桥加油站。杨旭东在该经营场所内，以普通消费者名义购买了92号汽油54.734921升，并获得赠品洗衣液两袋（展示有“好太太”等信息）。杨旭东现场取得该经营场所出具的号码为01932631展示有“东明黄河明珠金桥加油站发票专用章”印章的《山东增值税普通发票》一张（该票据在购买方名称一栏中记载为山东全悦律师事务所）。经当庭拆封查验，封存袋内有洗衣液包装袋一个，包装袋正面中间显著位置显示“好太太”字样，包装袋印制广州市精彩日化有限公司、地址为广州市经济开发区字样。
法院认为	本院认为，根据一审查明的事实，被诉侵权商品是消费者在金桥加油站加油后，金桥加油站以赠品形式提供，因此，该提供赠品的行为作为促销手段属于销售行为的组成部分，一审法院认定金桥加油站销售了被诉侵权商品，并无不当。 金桥加油站在与涉案商标核定使用商品类似的洗衣液外包装上擅自使用与纳利鑫公司的涉案商标近似的标识，容易导致相关公众的混淆、误认， 且金桥加油站自认被诉侵权商品侵犯了纳利鑫公司的涉案商标权，一审法院认定金桥加油站销售被诉侵权商品的行为侵犯了纳利鑫公司的涉案商标专用权，亦无不当。

案例2：

案号：（2020）桂71行终179号
裁判法院：南宁铁路运输中级法院
裁判观点： 促销活动中赠送的商品本身就是侵权假冒产品的，构成侵权。
案情摘要	当事人存在以下违法行为：（一）用于推销活动中使用的赠品小米移动电源为侵犯他人注册商标专用权商品。2018年10月9日，我局委托小米科技有限责任公司对当事人销售的46个标称小米移动电源的产品进行鉴定，鉴定结论为全部假冒小米科技有限责任公司注册商标产品。
法院认为	《商标法实施条例》第七十六条规定，在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第（二）项规定的侵犯注册商标专用权的行为。本案中，香香鸡排店销售的46个小米移动电源外包装以及机身标识与注册商标小米科技有限责任公司的商标标识构成近似，且香香鸡排店销售的小米移动电源属于假冒小米科技有限责任公司注册商标产品。故市场监管局认定香香鸡排店侵犯他人注册商标专用权的事实认定清楚。

案例3：

案号：（2019）粤0307行初字1号
裁判法院：广东省深圳市龙岗区人民法院
裁判观点： 促销活动中赠送假冒商品，属于销售行为，构成侵犯商标权。
案情摘要	被告市场监管委龙岗局于2018年7月20日对原告撸起袖子干公司作出行政处罚决定，认定原告撸起袖子干公司2017年9月16日至18日期间，在深圳信息职业技术学院举办的中国移动免费办理宽带赠送移动电源营销活动中赠送1665个“ROMOSS”移动电源的行为，侵犯了深圳市罗马仕科技有限公司的注册商标专用权。
法院认为	本院认为，原告撸起袖子干公司在深圳信息职业技术学院的宽带营销活动系具有市场竞争性、以营利为目的的商业活动，其目的是吸引潜在消费者使用该宽带服务，虽称为“赠送”，本质上仍然是以营利为目的，因此其性质上仍属于销售行为。被告市场监管委龙岗局认定原告撸起袖子干公司在活动中赠送移动电源的行为视同销售行为，符合销售行为的本质和法律解释。原告撸起袖子干公司关于被告市场监管委龙岗局认定其赠送移动电源的行为视同销售行为没有依据的意见，本院不予采纳。

案例4：

案号：（2010）高民终字第394号
裁判法院：北京市高院
裁判观点： 销售商品的同时搭赠其他商品是销售商惯用的一种销售手段，并且由于搭赠品是附在商品中出售的，所以商品的销售价格实际上包含了搭赠品的价值，因此，惠氏公司在销售奶粉的过程中搭赠被控侵权产品的行为应当认定为销售被控侵权产品的行为，应当承担相应的侵权责任。本案中，惠氏公司搭赠的被控侵权产品系从兆汇公司购买，具有合法来源，因此惠氏公司可以不承担赔偿责任，但应当承担停止侵权的民事责任。
案情摘要	惠氏奶粉在促销过程中，赠送“伊诗比蒂”小鸭背包。在获赠的“伊诗比蒂”小鸭背包的外包装上以及内置的玩具上都载有“广州兆汇婴儿用品有限公司”字样。这些背包，都是惠氏公司向兆汇公司订购的，但是惠氏公司并没有参与背包的设计和制作，是购买的成品。2000年9月30日，名称为“玩具鹈鹕”的外观设计专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，专利号为ZL00302333.8，专利权人为钧仕公司，这个外观专利与小鸭背包上的外观近似。
法院认为	销售商品的同时搭赠其他商品是销售商惯用的一种销售手段，并且由于搭赠品是附在商品中出售的，所以商品的销售价格实际上包含了搭赠品的价值，因此，惠氏公司在销售奶粉的过程中搭赠被控侵权产品的行为应当认定为销售被控侵权产品的行为，应当承担相应的侵权责任。本案中，惠氏公司搭赠的被控侵权产品系从兆汇公司购买，具有合法来源，因此惠氏公司可以不承担赔偿责任，但应当承担停止侵权的民事责任。

案例5：

案号：（2018）皖13民初67号
裁判法院：安徽省宿州市中级人民法院
裁判观点： 侵权判定中，视同销售的赠送不包括对购买行为已经完成的老客户的“赠送”。
案情摘要	2017年10月30日，罗莱公司发现位于安徽省宿州市灵壁县大诚明公司经营的“日月星城莱迪1086商业中心售楼处”公开摆放大量侵犯罗莱公司商标权的商品，作为配套商品赠送购房客户。随即于向灵壁县市场监督管理局进行书面举报。10月31日灵壁县市场监督管理局对大诚明公司经营的售楼处进行执法检查并查扣下架了侵权产品69床。
法院认为	但经庭审查明，大诚明公司购买案涉产品系作为已购房老客户的赠品，并非用于赠送，也不属于销售其他产品的搭售产品，不属于上述法律规定的侵犯注册商标专用权的情形。故，罗莱公司主张大诚明公司构成侵权行为无法律依据；其公司主张织优公司系案涉侵权产品的生产商亦无证据予以证明。

案例6：

案号：（2016）京行终131号
裁判法院：北京市高院
裁判观点： 把诉争商标贴印在其他商品上作为赠品发放，受赠者仍可清晰辨别商标主体是原有品牌的，不构成诉争商标的使用。
案情摘要	诉争商标系第3427636号“开心人大药房”商标，由开心人大药房于2003年1月7日申请注册，其专用期限至2014年11月13日，核定使用在第3类的肥皂、香料、动物用化妆品、上光剂、砂纸、去污剂、化妆品、香水、牙膏、香木商品上。2015年4月2日，开心人大药房就诉争商标向商标局提出了续展申请。 创意动画公司以诉争商标连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请。商标局于2011年1月7日受理后于2013年6月18日作出撤201100074号决定，认为开心人大药房提供的商标使用证据无效，创意动画公司申请撤销诉争商标的理由成立，决定撤销诉争商标。 开心人大药房不服商标局作出的上述决定，于2013年8月7日向商标评审委员会申请复审，理由为：开心人大药房出于品牌推广的目的，经常向顾客赠送一些日常生活用品，通过上述营销活动，对诉争商标进行了实际的商业使用。 开心人大药房向商标评审委员会提交了主体资格证明、产品购销合同公证书、电子转账凭证公证书、增值税发票公证书、印有诉争商标的产品实物照片证据，其中，产品购销合同公证书显示，开心人大药房于2010年向南昌市昊月实业有限公司购买了洗洁精，并于合同中载明“因乙方（开心人大药房）所辖门店促销活动的需要，甲方（南昌市昊月实业有限公司）所供货品需使用‘开心人大药房’注册商标（注册号：3427636）做为货品商标标识”。印有诉争商标的产品实物照片显示，诉争商标被贴印在雕牌等其他品牌的洗洁精商品上，该商品仍可被清楚识别为雕牌等其他品牌的洗洁精。
法院认为	开心人大药房虽然把诉争商标贴印在雕牌、立白洗洁精等去污商品上作为赠品发放，但受赠者仍可清晰辨别开心人大药房并非赠品的生产者。开心人大药房的此种使用行为无法区分商品来源，属于2001年《商标法》第四十四条第（四）项规定的连续三年停止使用商标的情形。原审判决和被诉决定对此认定正确，本院予以支持。

案例7：

案号：（2018）京行终6043号（该案直至最高院，都支持了此种观点）
裁判法院：北京市高院
裁判观点： 把诉争商标贴印在乐器箱包上作为赠品发放，构成对诉争商标的商业使用行为
案情摘要	大汉乐器公司为第3604265号“Alpine及图”商标权利人，核定使用商品（第18类）：手提包骨架；书包；手提袋；公文箱；人造革箱；卡片盒；小皮夹；旅行包等。大汉乐器公司销售带有诉争商标的乐器，同时搭配了乐器箱包，且该乐器箱包上使用了诉争商标。北京高院认定，无论在销售乐器时搭配的乐器箱包构成赠送行为，还是构成销售行为，在销售乐器时搭配的乐器箱包上使用诉争商标的行为都构成对诉争商标的商业使用行为。
法院认为	本案中，大汉乐器公司提交的证据可以证明，其在指定期间实际销售了乐器，同时其销售的乐器搭配了乐器箱包，且该乐器箱包上使用了诉争商标。 通常情况下销售乐器搭配的乐器箱包不属于赠品，况且在销售商品上即便有赠品也是一种商业行为。无论在销售乐器时搭配的乐器箱包构成赠送行为，还是构成销售行为，在销售乐器时搭配的乐器箱包上使用诉争商标的行为都构成对诉争商标的商业使用行为。因此，现有证据可以证明诉争商标于指定期间内在乐器箱包商品上进行了公开、真实、有效的商业使用。 鉴于复审商品与乐器箱包商品在功能、用途等方面相同或相近，商标评审委员会认定诉争商标在复审商品上的注册可予以维持并无不当。原审法院认定大汉乐器公司在乐器箱包上未对诉争商标进行商标法意义上的使用缺乏依据，商标评审委员会有关诉争商标在复审商品上应当维持注册的上诉理由成立，本院予以支持。

案例8：

案号：（2017）京行终2424号
裁判法院：北京市高院
裁判观点： 无论赠送还是销售，均构成面向消费者（客户）的商业性使用行为
案情摘要	江西恒大公司委托他人制造1000枚“银质纪念章”并将诉争商标用于其上，恒大地产公司针对复审商标以连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请。2015年6月15日，商标局针对复审商标作出商标撤三字[2015]第Y004534号《关于第853410号“恒大”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，以江西恒大公司提交的商标使用证据有效为由，驳回恒大地产公司的撤销申请。 恒大地产公司不服商标局维持决定，于2015年8月3日向商标评审委员会申请复审，商标评审委员会决定：复审商标予以撤销，江西恒大公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。
法院认为	本案中，江西恒大公司提交的证据能够证明其委托他人制造了1000枚“银质纪念章”商品上，该商品上标注了复审商标，各方当事人对此均无异议。江西恒大公司制作上述1000枚“银质纪念章”，通常情况下是用于赠送客户或者对外销售，无论赠送还是销售，均为面向消费者（客户）的商业性使用行为，一审法院的相关认定并无不当。