通过违约之诉追究商标重复侵权之责

案情简介：
近日，杭州市中级人民法院就一知名服装品牌公司（以下简称公司A）诉一国内公司（以下简称公司B）知识产权合同纠纷作出判决，判决该国内公司禁止使用合同约定中构成侵权的商标，并支付违约金500万元。
本案的缘起来自于2005年的一起侵犯商标专用权纠纷案件，公司A因公司B生产、销售带有侵权商标（以下简称旧商标）的服饰产品侵犯其注册商标专用权而诉至法院，随后双方达成一揽子和解协议，主要内容为公司B向公司A支付一笔对价，公司A协助公司B申请新商标并同意在公司B在新商标申请公告后三年内或协议签字之日其五年内（二者以较早期满的为准）继续使用旧商标。
之后，由于新商标的申请出现波折，直到2013年才正式获权，公司A和公司B于2013年9月签订了针对2005年协议的补充协议，主要内容为公司B额外向公司A支付一笔对价并同意严格按照新商标的注册样式进行使用不做改变，相应的公司A同意基于公司B新旧商标的更换工作予以一定期限的宽限期，如更换工作未能及时完成，公司B愿意支付大额违约金。
宽限期过后，公司B未能及时停止对旧商标的使用，且擅自使用变形后的新商标，并向商标局提出了相关申请。在经过与公司B多次沟通无法解决相关事宜的情况下，公司A遂决定将上述纠纷诉诸法院。然而，如果按照正常途径继续基于侵权之诉提起诉讼，虽然也能够禁止公司B对旧商标的使用并获取一定赔偿， 但一方面基于侵权的赔偿主张预期较低，另一方面对于变形使用的新商标的侵权认定也存在不确定的风险。鉴于此，在充分分析本案的案情的基础上，我们建议采取违约之诉对公司B提起诉讼。
随后，万慧达北翔代理公司A基于违约行为向杭州市中级人民法院提起了民事诉讼，主张公司B立即停止使用旧商标和变形后的新商标的违约行为，并依据协议赔偿违约金1930万元。杭州市中级人民法院经审理后确认了基于合同违约审理该案的合理性，并认定了公司B继续使用旧商标和使用变形后的新商标的行为构成违约行为，并基于违约可能造成的损失、公司B的过错程度以及公司A的预期利益等综合因素酌定公司B赔偿违约金500万元。
判决作出后，公司B提起了上诉，现在该案正在浙江省高级人民法院的二审审理中。
短评：
对于重复侵权问题如何有效规制是令权利人头疼的一件事，从本案的经验来看，通过侵权诉讼签订和解协议，并以合同违约之诉更有效的规制再次侵权行为不失为一个思路。
诚然，基于侵权行为达成的和解协议的性质，业界一直存在争议。最高人民法院于2013年在隆成公司诉童霸公司外观涉及专利侵权纠纷一案的提审判决（(2013)民提字第114号）中明确对仅仅是约定如何就再次侵权承担赔偿责任的和解协议，由于其协议双方并不存在基础交易行为，再次侵权人所承担的民事责任，并不属于《合同法》第一百二十二条规定的违约责任与侵权责任竞合的情况。这意味着，最高人民法院否认了基于仅仅是约定如何就再次侵权承担赔偿责任的和解协议提起违约之诉的合法性。虽然如此，但基于最高人名法院作出上述判决的论据思路，对于存在基础交易行为的和解协议，则应当允许基于该协议提起违约之诉。
本案中，公司A与公司B之间签订的合同并非是仅仅是约定如何就再次侵权承担赔偿责任的和解协议，而是存在协助注册商标，给与继续使用的宽限期等具有基础交易内容的合同，进而基于该协议的违约之处得以获得法院的认可。
综上，对于较为复杂的案件，如果能沟通过和解协议的约定，把可能的情况尽可能考虑到，并加入有助于解决争议的其他具有实质交易的内容（如对市场清理的宽限期等），则可以考虑通过主张合同违约之诉来争取到更好的维权效果。