知识产权的国际条约中，有的称为“公约（Convention）”，有的称为“协定（Agreement）”或“议定书（Protocol）”，有的称为“条约（Treaty）”，即便称呼不同，但其含义都属于国际条约。就国际条约的缔约方而言，一般要求是联合国的成员国，但也有一些例外，世界贸易组织（WTO）的《与贸易有关的知识产权协定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPS），其缔约方除了联合国成员国之外，还有欧盟以及中国的香港、台湾与澳门。
目前，我国已加入了大部分知识产权的国际多边条约，其中最重要的是《建立世界知识产权组织公约》《Convention Establishing the World Intellectual Property Organization，（以下简称“WIPO公约”与“《TRIPS》”）。
（一）由世界知识产权组织（WIPO）管理的国际多边条约[1]
WIPO公约：于1967年7月14日在斯德哥尔摩签订，1970年生效，并于1979年作出修正。WIPO是一个政府间组织，1974年成为联合国系统中的一个专门机构。 | ||
第一类：关于各类知识产权具体保护标准的条约（共15个） | ||
序号 | 名称 （以条约通过日期的次序排列） | 内容 |
1. | 《ParisConventionfortheProtectionofIndustrialProperty》 《保护工业产权巴黎公约》（以下简称“《巴黎公约》”） | 于1883年缔结，适用于最广义的工业产权，包括专利、商标、工业品外观设计、实用新型、服务商标、厂商名称、地理标志（产地标记和原产地名称）以及制止不正当竞争。1985年3月19日，我国正式成为巴黎联盟成员国，是该联盟第96个成员国。 |
2. | 《BerneConventionfortheProtectionofLiteraryandArtisticWorks》《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（以下简称“《伯尔尼公约》”） | 1886年通过。公约为作者、音乐家、诗人以及画家等创作者提供了控制其作品依什么条件由谁使用的手段。 1992年10月15日，我国成为该公约成员国。 |
3. ※ | 《MadridAgreementfortheRepressionofFalseorDeceptiveIndicationsofSourceonGoods》 《制止商品来源虚假或欺骗性标记马德里协定》，（以下简称“《（产地标记）马德里协定》”） | 1891年缔结。根据本协定，凡带有虚假或欺骗性产地标记、直接或间接把缔约国之一或该缔约国的一个地方标为原产国或原产地的商品，必须在进口时予以扣押或禁止其进口，或对其进口采取其他行动和制裁手段。 中国未加入。 |
4. ※ | 《RomeConventionfortheProtectionofPerformers,ProducersofPhonogramsandBroadcastingOrganizations》 《保护表演者、录音制品制作者和广播组织罗马公约》（以下简称“《罗马公约》”） | 1961年缔结，确保对表演者的表演、录音制品制作者的录音制品和广播组织的广播节目予以保护。 中国未加入。 |
5. | 《ConventionfortheProtectionofProducersofPhonogramsAgainstUnauthorizedDuplicationofTheirPhonograms》 《保护录音制品制作者防止未经许可复制其录音制品公约》（以下简称“《录音制品公约》”或“《唱片公约》”） | 1971年通过。公约规定，每一缔约国均有义务为属于另一缔约国国民的录音制品制作者提供保护，以禁止未经制作者同意而进行复制，禁止进口此类复制品（如果这种复制或进口以向公众发行为目的），并禁止此类复制品向公众发行。1993年1月5日加入该公约，1993年4月30日公约对我国生效。 |
6. ※ | 《BrusselsConventionRelatingtotheDistributionofProgram-CarryingSignalsTransmittedbySatellite》 《发送卫星传输节目信号布鲁塞尔公约》，（以下简称“《布鲁塞尔公约》”或“《卫星公约》”） | 1974签订。公约规定，每一缔约国均有义务采取适当措施，防止未经许可向其领土或从其领土发送卫星传输的节目信号。 中国未加入。 |
7. ※ | 《NairobiTreatyontheProtectionoftheOlympicSymbol》 《保护奥林匹克会徽内罗毕条约》（以下简称“《内罗毕条约》”） | 1981年通过。参加《内罗毕条约》的所有国家均有义务保护奥林匹克会徽，制止未经国际奥林匹克委员会的许可将其用于商业目的（如广告中、商品上、作为商标等）的行为。 中国未加入。 |
8. | 《WashingtonTreatyonIntellectualPropertyinRespectofIntegratedCircuits》 《关于集成电路知识产权的华盛顿条约》，（以下简称“《华盛顿条约》”或“《集成电路条约》”） | 1989年5月26日订于华盛顿，未生效，但TRIPS规定其成员必须遵守该条约的第2条至第7条、第12条以及第16条中的部分规定。我国于1990年5月1日签署了该条约。 |
9. | 《WIPOCopyrightTreaty》（WCT） 《世界知识产权组织版权条约》 | 1996年缔结，属于《伯尔尼公约》所称的特别协议，涉及数字环境中对作品和作品作者的保护。 我国于2007年3月9日加入该公约，2007年6月9日公约对我国生效。 |
10. | 《WIPOPerformancesandPhonogramsTreaty》（WPPT） 《世界知识产权组织表演和录音制品条约》 | 1996年缔结，涉及表演者和录音制品制作者的知识产权，特别是数字环境中的知识产权。 我国于2007年3月9日加入该公约，2007年6月9日公约对我国生效。 |
11. ※ | 《PatentLawTreaty》（PLT） 《专利法条约》 | 2000年通过，宗旨是协调并简化国家和地区专利申请和专利的形式程序，使这些程序更加方便用户使用。 中国未加入。 |
12. | 《SingaporeTreatyontheLawofTrademarks》 《商标法新加坡条约》（以下简称“《新加坡条约》”） | 2006年《新加坡条约》，以1994年《商标法条约》为基础，但适用范围更广，而且还处理通信技术领域近期出现的一些问题。 我国于2007年1月29日签署了该条约。 |
13. | 《BeijingTreatyonAudiovisualPerformances》 《视听表演北京条约》 | 由2012年6月20日至26日在北京举行的保护音像表演外交会议通过，涉及表演者对视听表演的知识产权。 我国于2012年6月26日签署了该条约，2014年7月9日批准加入。 |
14. | 《MarrakeshTreatytoFacilitateAccesstoPublishedWorksforPersonsWhoAreBlind,VisuallyImpairedorOtherwisePrintDisabled》(MVT) 《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》（以下简称“《马拉喀什条约》”） | 2013年6月27日通过，2016年9月30日该条约生效。《马拉喀什条约》为缔约方设定了为视障者和其他阅读障碍者规定强制性限制与例外的义务，并有相应的灵活性。 我国已于2013年6月28日签署了该条约准。2021年10月23日，十三届全国人大常委会第三十一次会议表决通过了全国人大常委会关于批准《马拉喀什条约》的决定。该协定于2022年5月5日起在我国正式生效。 |
15. | 《TrademarkLawTreaty》(TLT) 《商标法条约》 | 1994年缔结，宗旨是统一和简化国家和地区商标注册的程序。 我国于1994年10月28日签署了该条约。 |
第二类：关于发明专利、商标、工业品外观设计等知识产权国际注册或国际申请的契约。依据这些契约，所有的缔约方寻求这些知识产权国际保护时，能极大地降低投入的人力与物力，降低其各项国际申请和国际文件呈报时的成本与时间，从而极大地促进这些知识产权的开发与保护（共6个） | ||
序号 | 名称 （以条约通过日期的次序排列） | 内容 |
16. | 《MadridAgreementConcerningtheInternationalRegistrationofMarks》 《商标国际注册马德里协定》（以下简称“《（商标）马德里协定》”） | 1891年签订。 我国于1989年7月4日加入该协定，1989年10月4日协定对我国生效。 |
17. | 《HagueAgreementConcerningtheInternationalRegistrationofIndustrialDesigns》 《工业品外观设计国际注册海牙协定》（以下简称“《海牙协定》”） | 目前有两个文本有效——1999年文本和1960年文本。2022年2月5日，经国务院批准，我国加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》（1999年文本），该协定于2022年5月5日起在我国正式生效。 |
18. ※ | 《LisbonAgreementfortheProtectionofAppellationsofOriginandtheirInternationalRegistration》 《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》（以下简称“《里斯本协定》”） | 1958年于葡萄牙里斯本签订。 中国未加入。 |
19. | 《PatentCooperationTreaty》（PCT） 《专利合作条约》 | 1970年缔结。 我国于1993年10月1日加入该条约，1994年1月1日条约对我国生效。 |
20. | 《BudapestTreatyontheInternationalRecognitionoftheDepositofMicroorganismsforthePurposesofPatentProcedure》 《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》（以下简称“《布达佩斯条约》”） | 1977年缔结。 我国于1995年4月1日加入该条约，1995年7月1日条约对我国生效。 |
21. | 《ProtocolrelatingtotheMadridAgreementconcerningtheInternationalRegistrationofMarks》 《商标国际注册马德里协定有关议定书》（以下简称“《马德里议定书》”） | 1989年签订。 我国于2000年5月4日加入该议定书，2000年8月4日议定书对我国生效。 |
第三类：这些条约确定了专利、商标或工业品外观设计各自下属类别的分类，并以此确定了易于检索的索引。该分类标准能够将专利、商标或工业品外观设计的信息，整理为更易于管理的形式。 | ||
22. | 《NiceAgreementConcerningtheInternationalClassificationofGoodsandServicesforthePurposesoftheRegistrationofMarks》 《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》（以下简称“《尼斯协定》”） | 1961年生效。 我国于1994年5月5日加入该协定日内瓦文本，1994年8月9日协定对我国生效。 |
23. | 《LocarnoAgreementEstablishinganInternationalClassificationforIndustrialDesigns》 《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》（以下简称“《洛迦诺协定》”） | 1971年生效。我国于1996年6月17日加入该协定，1996年9月19日协定对我国生效。 |
24. | 《StrasbourgAgreementConcerningtheInternationalPatentClassification》 《国际专利分类斯特拉斯堡协定》（以下简称“《斯特拉堡协定》”） | 1975年生效。 我国于1996年6月17日加入该协定，1997年6月19日协定对我国生效。 |
25. ※ | 《ViennaAgreementEstablishinganInternationalClassificationoftheFigurativeElementsofMarks》《建立商标图形要素国际分类维也纳协定》（以下简称“《维也纳协定》”） | 1985年生效。 中国未加入。 |
（二）WIPO之外的国际组织所管理的知识产权国际条约
序号 | 名称 （以条约通过日期的次序排列） | 内容 |
26. | 《AgreementonTrade-RelatedAspectsofIntellectualPropertyRights(TRIPS)》 | TRIPS协定是将知识产权保护纳入WTO体制的法律根据。2001年12月11日，中国正式成为WTO成员并开始履行TRIPS协定。 |
27. ※ | 《InternationalConventionfortheProtectionofNewVarietiesofPlants》 《国际植物新品种保护公约》 | 根据该公约，成立了“国际保护植物新品种联盟”（法语简称UPOV）。 1999年4月23日，我国加入《国际植物新品种保护公约（1978年文本）》，并成为UPOV成员国。 |
28. | 《UniversalCopyrightConvention》 《世界版权公约》 | 我国于1992年7月1日决定加入1971年修订的巴黎文本，同时声明根据本公约第五条之二的规定，享有本公约第五条之三、之四规定的权利。公约于1992年10月30日对我国生效。 |
（三）其他相关国际条约
序号 | 名称 | 内容 |
29. | 《ConventionfortheSafeguardingoftheIntangibleCulturalHeritage》《保护非物质文化遗产公约》 | 于2003年10月在联合国教科文组织第32届大会上通过，2006年4月生效，旨在保护以传统、口头表述、节庆礼仪、手工技能、音乐、舞蹈等为代表的非物质文化遗产。 我国于2004年8月加入该条约。 |
30. | 《ConventionontheProtectionandPromotionoftheDiversityofCulturalExpressions》 《保护和促进文化表现形式多样性公约》 | 于2005年10月20日第33届联合国教科文组织大会通过。 2006年12月29日，我国第十届全国人民代表大会常务委员会第25次会议批准了该公约。 |
31. | 《ConventiononBiologicalDiversity》 《生物多样性公约》 | 1992年6月5日由签约国在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会上签署。我国于1992年6月11日签署该公约，1992年11月7日批准，1993年1月5日交存加入书。 |
02、美国知识产权体保护制度概述——以专利保护为例
（一）美国专利保护简介
美国专利是以发明创作经美国专利商标局(United States Patent & Trademark Office, USPTO)审核通过并颁发证书，允许申请人在专利期限内(一般专利为20年，设计专利为15年)独享生产营销的权利，USPTO核发以下三种专利证书：第一，实用专利(Utility Patent)，申请实用专利的发明创作必须具有某些功能或实用价值，实用专利并不等同于中国的实用新型专利。第二，设计专利(Design Patent)，申请设计专利的发明创作必须具有创新性(Novelty)及具有对产品特殊(Non-obvious)的装饰或美化作用(Ornamented or Aesthetic in Nature)，但并非一定要具有实用。第三，植物专利(Plant Patent)，申请植物专利的发明创作必须是经过无性生殖或有性生殖培养，而具有创新及特殊性的植物，单一植物只能申请一项专利。
任何人发明或发现任何新的且有用方法、机器、产品、或物质的分组、或对它们的任何有用的改进，都可以因此获得专利权，只要其符合授予的条件和要求(35 U.S.C.S. § 101)。专利权通常指发明创造人或其权利继受人在一定期限内对发明创造所享有的独占实施权，在专利保护期内，任何人未经许可在美国境内制造、使用、许诺销售或销售取得专利权的发明，即为侵害专利权(35 U.S.C. § 271(a))。
（二）美国专利管理行政机构
（三）美国专利民事司法保护制度
民事诉讼程序是美国专利最主要保护途径之一。2021年，中国企业在美国涉及新立案和结案的知识产权诉讼案件共1253起，其中，专利诉讼案件数量为571起，新立案359起，结案332起。中国企业作为被告的案件中，广东企业211家，全国占比数量最高，涉诉较多的企业为华硕电脑有限公司(Asustek Computer, Inc.)，联想集团(Lenovo Group Ltd.)，TCL科技集团(TCL Technology Group Corporation)，海信公司(Hisense Co., Ltd.)等。另，由NPE(非专利实施主体，Non-Practicing Entities)作为原告发起的专利诉讼共175起，占到所有新立案专利案件原告的36.06%，其中发起专利诉讼最多的NPE为Cedar Lane Technologies Inc.。
1、美国专利诉讼法院体系
根据《美国法典》(United States Code Service)第28及35编的相关规定，通常情况下，专利侵权案件的初审管辖法院为美国联邦地区法院，上诉案件则由联邦巡回上诉法院管辖。联邦巡回上诉法院的介入，减少了审理前的司法管辖权冲突，使专利制度更加稳定。
2、美国专利民事诉讼程序
程序阶段 | 内容 |
①诉前阶段 (Pre-Litigation) | 专利权人向被控侵权人发出警告信／许可函(Notice/License Letter)，收到警告函/许可函的的被控侵权人就此具有证据保全义务。 |
②权利人起诉(Complaint) | 专利诉讼的开始，系由原告，通常为专利权人向联邦法院递交诉状，并将诉状连同传票送达被告。 送达程序中较为棘手的情形是被告是外国人或是外国法人而在美国国内无住所、没有办事处、或无指定收受送达程序的代理人，该情形应当依照(USCS Fed Rules Civ Proc R 4(f))规定送达。 |
③被告答辩/提出动议/提出反诉 (Answer/Motion/ Counterclaim) | 联邦地区法院规定答辩期为21日(USCS Fed Rules Civ Proc R12(a))，被告可就原告的主张进行答辩，也可以选择提出动议(Assert Motion)比如缺乏属人管辖权或是未充分送达，或是提出反诉(USCS Fed Rules Civ Proc R 13),比如原告专利无效或要求法院判决不侵权。 |
③审前会议 (Pretrial Conferences) | 该会议最主要的目的是对后续的诉讼程序及进度作出有效的管控的同时看当事人是否有和解可能性。就原告而言，除可亲自向法官阐述诉求外，就其所要求的赔偿金额及其所依据的计算基础均有所交代。对于被告而言，则可简明向法官和原告告知其答辩理由。 法官将斟酌当事人律师的意见，以裁定的方式(Pretrial Order)，定下诉讼时间表(Scheduling Order)，对当事人请求、搜证程序的截止日及审讯程序的日期等重要时间点作出确定。(USCS Fed Rules Civ Proc R 16) |
④搜证程序 (Disclosures and Discovery) | 原被告在审理程序中用以说服陪审团的所有证据都应当在法官所定的搜证程序截止日前收集，以保证诉讼程序有序且可控。同时，便于双方对各自掌握的证据价值及案件走向进行预判，以决定后续是进入诉讼程序还是进行和解。(USCS Fed Rules Civ Proc R 16) |
4.1证据开示 (Disclosures) | 在“搜证程序计划会议”结束后十四天内，双方应相互披露与搜证程序有关的资料，比如：在首次披露（Initial Disclosure）中应当向对方说明在搜证程序中将取证对象的姓名、地址，或是会在搜证程序中要求复印对方所持有的文件，或将使用对方所持有的对象作为支持己方在本诉中主张的证据，该资料都能供对方复印及参考。(USCS Fed Rules Civ Proc R 26(1)) 专家证人披露义务，双方当事人应向对方披露会在审讯程序中提供证词的专家证人，该专家证人应当准备并签署一个书面报告（The Written Report）以阐明专家证人意见，包括支持其意见的理由，据以形成的理由，该专家证人资历、著作，所得报酬，以及曾作为专家证人参与的其他案件。(USCS Fed Rules Civ Proc R 26(2)) |
⑤马克曼听证会 (the Markman Hearing/ Claim Construction) | 通常用于专利侵权诉讼，起源于1996年4月23日联邦巡回上诉法院作出马克曼判决(Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995))“专利术语是一个需要法官决定的法律问题，而非需要陪审团决定的事实问题”。在听证过程中，法官根据双方的证据来确定专利权选项中的关键技术语含义，从而确定专利范围，专利范围一旦确定则被告是否侵权就比较明朗，故该听证会是专利诉讼中非常重要的环节，原告为了证明侵权，一般需要在所有关键词上都获胜，而被告可能只须在一个关键词上获胜即可证明不侵权。 在马克曼听证后，法官会作出专利权利解释的判决，如果一方当事人在关键权项解释上胜出，则该方当事人即可提出简易判决的动议。 |
⑥审理程序 (Trail) | 案件审理程序约为3-5日，律师可以互相商量，同意将某些争议交由法官决定，其他必须由陪审团决定的事项再由陪审团决定(USCS Const. Amend. 7). 在专利诉讼案件中，就相关专利与界定后的专利主张相比对以决定是否侵权的部分，除非有USCS Fed Rules Civ Proc R 56(c)及R50(a)(1)的规定可以由法官径行判决外，其与多为需要由陪审团确定的事实问题。 |
（四）美国专利行政保护制度——337调查（19 U.S.C.S § 337）
1、337调查简介
“337调查”是美国国际贸易委员会（International Trade Commission，ITC）依据美国《1930年关税法》第337节的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展行政调查，裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。涉及侵犯美国知识产权的337调查案件85%以上是针对专利侵权行为，少数调查涉及注册商标侵权、版权侵权、集成电路布图设计侵权和外观设计侵权等行为。2021年，ITC共发起“337调查”535起，其中中国企业涉及案件196起。
2、337调查程序适用法律
337调查与裁决所遵循的法律规则包括实体法和程序法两部分。在实体法方面，337调查主要适用美国《1930年关税法》第337节及其他关于不公平竞争的法律。在程序法方面，审理337案件多遵循《委员会运作与程序规则》(Commission Rules of Practice and Procedure)（”ITC委员会规则”）和《行政程序法》(Administrative Procedure Act或APA)的规定，还可参考适用（但无义务遵守）《联邦民事诉讼规则》(Federal Rules of Civil Procedure)和《联邦证据规则》(Federal Rules of Evidence)（2020年12月1日起施行）。此外，鉴于美国是判例法国家，故联邦法院关于知识产权和337调查上诉案件的判例对ITC的调查与裁决也有一定影响。
3、337调查的参与方
序号 | 相关主体 | 具体机构/主体 |
1. | 海关 | 美国海关与边境防卫局（CBP） |
2. | 商务部 | 美国专利商标局（USPTO） |
3. | 国际贸易 委员会 | 不公平进口调查办公室（OUII） |
行政法官（AIJ） | ||
ITC委员（Commissioner） | ||
4. | 当事人 | 申请人（Complainant） |
被申请人（Respondent） | ||
第三人（介入者）（Intervenor） | ||
5. | 总统 | 美国贸易代表办公室（USTR） |
6. | 联邦法院 | 联邦地区法院 |
联邦巡回上诉法院（CAFC） | ||
联邦最高法院 |
4、337调查程序
大多数情况下，337调查期限为12-16个月，复杂案件周期可能会延长至18个月，而联邦地区法院的专利案件审理周期一般为3-4年。
（五）专利刑事保护制度
美国仅对假冒专利行为追究刑事责任，其他专利侵权案件仅涉及民事责任。根据美国专利法的规定（35 U.S.C. 292），专利为他人所有却谎称自己的产品具有这种专利的，产品没有专利却谎称具有专利的，或者谎称已经申请专利或专利审查正在进行的，应罚款500美元。任何人都可以提起诉讼要求罚款，对该犯罪行为的惩罚是每次500美元罚金，其中罚款的一半归起诉方，另一半上交国家。此外，法律规定（18 U.S.C. 497），对于伪造专利证书或者故意传播假冒专利证书的行为，应处以10年以下监禁，或者5,000美元罚款，或者二者并罚。
03、在美专利涉审案例
案例一： | |
案号 | 337-TA-1312 [337调查程序] |
发起时间 | 2022年3月30日 |
主体 | 日本Maxwell（原告）VS美国Lenovo Inc. of Morrisville, NC/ 美国Motorola Mobility LLC of Libertyville, IL/ 中国北京联想集团（被告） |
原告主张 | 主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号7,199,821、7,324,487、8,170,394、8,982,086、10,129,590、10,244,284），请求美国ITC发布有限排除令、禁止令(Injunctive Relief)。 |
终裁 | 2022年7月14日，ITC发布公告称，对特定移动电子设备(Certain Mobile Electronic Devices)对本案行政法官于2022年6月14日作出的初裁(No.5)不予复审，即部分同意申请方的修改，一是修改被指控产品的简明语言描述，从而包括联想品牌的智能手机，二是为满足国内行业要求，撤回申请中关于申请方依赖苹果国内活动的主张；同时否决申请方将修改为依赖联想美国国内活动的主张。 |
案例二： | |
案号 | 337-TA-1297 [337调查程序] |
发起时间 | 2022年1月31日 |
主体 | 美国DivX, LLC of San Diego, California（原告） VS 中国广东TCL Technology Group Corporation/ 中国广东TCL Electronics Holdings Limited/美国TTE Technology, Inc., of Corona, CA/中国广东Shenzhen TCL New Technologies Co. Ltd. of Shenzhen、中国广东TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co. Ltd. of Huizhou/ 中国香港TCL MOKA International Limited, of Sha Tin, New Territories/ 越南TCL Smart Device (Vietnam) Co., Ltd为（被告） |
原告主张 | 美国DivX, LLC of San Diego, California向美国ITC提出337立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号8,832,297、8,472,792）,请求美国ITC发布有限排除令、禁止令(Injunctive Relief)。 |
终裁 | 对特定视频处理设备及其组件和数字智能电视及其下游产品II(Certain Video Processing Devices, Components Thereof, and Digital Smart Televisions Containing the Same II),对本案行政法官于2022年5月10日作出的初裁不予复审，即基于和解，终止对列名被告TCL及其下属企业的调查，并终止本案调查。 |
案例三[2]： | |
上诉案号 | 2019-1080, CAFC |
发起时间 | 2014年10月16日 |
主体 | ARCTIC CAT INC. V. BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS, INC. |
上诉人主张 | 原告主张被告侵犯了其享有的545号、969号专利权，并要求获得包括起诉前六年内的全部损害赔偿金，一审法院支持了原告的诉讼请求。 |
被上诉人主张 | 被上诉人主张自身不具有侵权故意(Willful Infringement),并主张被许可人销售的是未标记产品(Unmarked products)，即上诉人未满足《美国专利权法》第35USC287条（a）款规定的标记要求（marking product）和通知要求（notice requirement）,向CAFC提起上诉，CAFA维持了关于被上诉人故意侵权的认定，一审法院重审后认定上诉人未满足第287条规定的通知要求和标记要求，因而未支持上诉人要求诉前赔偿金（pre-complaint damages）的主张。 |
争议焦点 | 第287条（a）款（标记要求和通知要求）的法律解释问题，决定是否能取得损害赔偿金等问题。 |
判决解析 | CAFC认为，第287条（a）款的标记要求和通知要求并不适用于方法专利（Patents directed to processes or methods），以及专利权人从未制造或销售专利产品（patented articles）的情况。然而一旦专利权人开始制造或销售专利产品，其必须满足标记要求和通知要求，如果专利权人已经有销售未标记产品的行为，则其仅能在重新标记专利产品或向侵权人发出实际被收到的通知后（actual notice）才能获得损害赔偿金。 本案中，被许可人（被上诉人）销售未标记产品期间，上诉人并未付诸合理努力确保被许可人满足标记要求，在这种情况下，被许可人停止销售未标记产品后，专利权人仍未作出任何标记或通知的纠正及补救行为，其亦不能满足287条（a）款的规定，故就专利侵权问题较难取得损害赔偿金。 |
中美制度对比 | 在中国，采用填平原则，主要针对侵权人在起诉前的侵权行为确定赔偿责任，依次按照专利权人损失、侵权人获利、许可费合理以作为计算依据，由法院酌定赔偿数额。在中国，专利权人是否标注专利产品以及是否在起诉前通知侵权人，与是否能够获得损害赔偿金没有直接关系，中国支持的最长追溯期为三年。 在美国，是否进行专利标注却可能直接影响专利权人获得损害的赔偿金额，损害赔偿金的获得以专利标注或通知为要件，只要不是专利权人的积极行为，即便侵权人明知其侵权也不视为满足该要件，不能就侵权人的行为主张赔偿责任，美国支持最长六年的追溯赔偿期。 |
案例四[3]： | |
上诉案号 | 2019-126, CAFA |
发起时间 | 2020年2月13日 |
主体 | Super Interconnect Techs. LLC v. Google LLC |
上诉人主张 | 其数据缓存服务器系远程加载在德州东区的若干网络提供商（internet service providers）（“ISPs”）的数据中心（datacenter）上进而发挥作用的，德州东区法院对该案没有管辖权，申请CAFA发布执行令（writ of mandamus）要求驳回起诉（dismiss）。 |
一审原告主张 | 被告通过互联网向德州东区居民提供视频和广告服务，并在东区拥有多个数据缓存服务器，这些数据缓存服务器构成被告在东区“长期且固定的营业外场所”,因此德州东区法院符合《美国法典》第28编第1400条b款对专利侵权案件诉讼地（Venue）的要求。 |
争议焦点 | 数据缓存服务器是否构成被告/上诉人在德州东区的“长期且固定营业场所”（regular and established of business）。 |
法条及先例 | 一、《美国法典》第28编第1400条b款(patent venue statute)以下两地起诉侵权人：(1)被告所在地/住所地(公司注册地)；或(2)侵权行为发生地，且被告在该地有“长期且固定营业场所”。 二、在In re Cray, Inc,. 871 F.3d 1355, 1360(Fed.Cir.2017)一案(“Cray案”)中，“长期且固定营业场所”具备以下三个要件：(1)该营业场所必须在案涉地区内有物理上的实体存在(physical place)； (2)该营业场所必须长期且固定(regular and established)存在；及(3)该营业场所必须与被告相关(the place of defendant)。 |
判决解析 | 第一，被告在德州东区的数据缓存服务器满足物理上实体存在的要求； 第二，鉴于被告在德州东区没有雇员，就ISPs能否视为雇员/代理人的问题，CAFC认为上诉人除了要求ISPs下载数据缓存服务器、维护对数据缓存服务器的网络访问并允许数据缓存服务器使用某些端口进行入站和出站的网络通信外，并没有对ISPs发出临时(interim)指令的权利，因此ISPs与原告并非代理关系。 综上，CAFC认定“营业场所长期且固定”要件未被满足。 |
中美制度对比 | 在中国，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》“可争辩的管辖链接点”范围较为宽泛，也存在一定的原告“挑选法院”现象，中国司法实践中积极推进知识产权案件的集中管辖机制，将专利、商业秘密等技术性较强的案件集中到指定的知识产权法庭管辖，一定程度上限制了原告选择管辖法院的空间。 在美国，《美国法典》第28编第1400条b款是确定专利案件诉讼地的唯一适用条款，专利权人只能在（1）被告住所地或（2）被告实施侵权行为且有长期固定营业场所第提出专利侵权诉讼。另，在 In re Cray, Inc,. 871 F.3d 1355, 1360(Fed.Cir.2017)(“Cray案”)中，CAFC确立了用于判断“长期固定经营场所”的三个要件(1)该营业场所必须在案涉地区内有物理上的实体存在(physical place)；(2)该营业场所必须长期且固定(regular and established)存在；及(3)该营业场所必须与被告相关(the place of defendant)。 |
[1]http://www.mofcom.gov.cn
[2]Meph.Gui, Yonghua Zhang, Zhanke Li, Ying Miu, Manman Wang, Jing Zhang, Liqiu Li, Yin Zhu, Ying Liu,“CAFC认为数据缓存服务器不构成美国专利诉讼管辖条款要求的长期且固定场所”U.S. Patent Case Review(2020):36-32.
[3]Meph.Gui, Yonghua Zhang, Zhanke Li, Ying Miu, Manman Wang, Jing Zhang, Liqiu Li, Yin Zhu, Ying Liu,“专利权人仅在积极做出专利标记或侵权通知行为后才可主张损害赔偿”U.S. Patent Case Review(2020):41-37.