关键词：刑民交叉 共同侵权 适格被告 职务发明
一、案情简介
原告河北坤X科技有限公司（以下简称“河北坤某公司”）成立于2018年5月25日，经营范围为锂电池材料的研发生产销售、新能源技术研发等。2021年7月10日，河北坤某公司(甲方、吸收合并方)与槐某公司(乙方、被吸收方)签订《吸收合并协议》约定:本次吸收合并拟采取由甲方吸收合并乙方的形式进行，甲方吸收合并乙方后将继续存在，乙方所有的资产、业务、技术、人员及财务等均并入甲方，由吸收合并后的甲方承继，乙方在本次吸收合并完成后将解散并完成注销程序。本案中河北坤某公司主张的技术秘密是“锂电池负极材料箱体石墨化技术”。
被告一内蒙古瑞X科技有限公司（以下简称“内蒙古瑞某公司”）成立于2014年11月28日，股东为瑞某公司（内蒙古瑞某公司的关联公司）与天津凯某公司，经营范围包括炭素制品及炭素复合材料的研发、生产、销售和服务等。被告二耿某某曾是槐某公司员工，工作任务是协助开发锂电池负极材料箱体石墨化炉技术。2015年5-7月，耿某某私自以技术入股的形式与赞某公司合作建厂，将“锂电池负极材料箱体石墨化技术”投入生产，后被槐某公司发现、开除。2015年7月左右，耿某某又将“锂电池负极材料箱体石墨化技术”披露给瑞某公司使用，并在瑞某公司担任技术负责人。槐某公司遂进行了刑事报案。石家庄市元氏县人民法院经审理后认为耿某某构成侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元。一审判决后，耿某某不服上诉于河北省石家庄市中级人民法院（以下简称“石家庄中院”），2021年4月29日，石家庄中院裁定驳回上诉维持原判。
刑事案件判决生效后，河北坤某公司认为耿某某、内蒙古瑞某公司共同实施了侵害其商业秘密的行为，故向石家庄中院提起了本案民事诉讼，请求判令耿某某、内蒙古瑞某公司停止使用河北坤某公司“锂电池负极材料箱体石墨化”技术的行为，并判令耿某某、内蒙古瑞某公司就侵害商业秘密的行为承担连带责任，向河北坤某公司支付赔偿金1,816万元以及为维权支付的合理费用 262,710元。
内蒙古瑞某公司答辩认为，自身并非在先刑事案件的当事人，并未与耿某某建立劳动合同关系，刑事案件裁判文书也并未认定其为接收耿某某所披露技术秘密的主体，故在本案中不应承担责任。
一审法院经审理后判决被告耿某某、内蒙古瑞某公司于判决生效之日起立即停止使用涉案技术秘密，并于判决生效之日起十日内赔偿河北坤某公司经济损失及合理费用 200万元。[1]二被告不服一审判决，向河北省高级人民法院（以下简称“二审法院”）提起上诉。二审法院审理后认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判。[2]
二、案例分析
（一）以在先刑事判决为基础提起技术秘密民事侵权诉讼，应全面组织证据尽可能追究与犯罪行为有关的主要当事人的民事责任，以求效果最大化
关于内蒙古瑞某公司是否构成技术秘密侵权的问题，其辩称刑事判决书中认定侵权主体为瑞某公司，被告内蒙古瑞某公司主体不适格。
对此，一审法院综合考虑，（1）瑞某公司与内蒙古瑞某公司为关联公司，瑞某公司对被告单位的持股比例为 94%，刑事判决书中多名证人均反映瑞某公司法定代表人张某聘请耿某某系为建设内蒙古瑞某公司及另一关联公司的石墨化加工生产线；（2）耿某某系将涉案技术信息进行披露的主体，内蒙古瑞某公司向其发放工资，耿某某任内蒙古瑞某公司董事；（3）在公安机关侦查过程中委托鉴定，华科知识产权司法鉴定中心[2019]知鉴字第007 号《司法鉴定意见书》记载的内容可以证实内蒙古瑞某公司实际使用了涉案技术信息。[3]
综上所述，一审法院认定内蒙古瑞某公司实施了侵害原告河北坤某公司技术秘密的行为。
笔者认为，一审法院判决既未将商业秘密侵权的责任主体限定在先前刑事案件判决的刑事责任主体，也未简单地将与涉案员工建立劳动合同关系的法人认定为共同侵权的责任主体。这是值得肯定的，然而说理不足。就此问题二审法院综合考虑下列在案证据：（1）根据证人李某某证言可知“2015 年 5、6 月份其介绍耿某某来内蒙古瑞某公司工作”，其他证人对此的相关证言也未与此时间产生矛盾，而涉案聘用合同记载的聘用时间和工资发放记录也均是自 2015年 7 月开始，因此可以认定耿某某 2015 年 7 月起即与内蒙古瑞某公司或其关联公司形成聘用关系；（2）涉案聘用合同签订主体系日某能源集团，而安排的工作岗位为瑞某公司相关岗位，且在该聘用合同中约定任务目标包括石墨化一期、二期项目；（3）在案相关证人证言显示上述石墨化一期、二期项目均是由内蒙古瑞某公司落地，二审新提交的石墨化二期项目建设合同也是由其对外签订；（4）内蒙古瑞某公司对耿某某工资自 2015 年 7 月至2019 年 1 月由其发放的事实未予以合理解释。综上二审法院认为“日某能源集团、瑞某公司、内蒙古瑞某公司虽然在法律上系独立主体，但在实际运营并未进行严格区分，其涉案石墨化炉项目实际上是由内蒙古瑞某公司予以建设，因此一审法院认定内蒙古瑞某公司属于本案适格被告与上述查明事实相符，并无不当。”二审法院基于工资支付的实际主体、项目建设的实际承担者以及鉴定报告中证明的设备来源等事实，认定刑事案件中未列的当事人，在本案中成为民事诉讼被告是适格的。
二审判决进一步指出：“此时耿某某尚未拥有相关专利，内蒙古瑞某公司即以明显高出耿某某当时薪酬的工资待遇聘用耿某某负责相关业务，上述事实结合生效刑事判决中所认定的涉案技术当时的秘密状态[4]，可以认定内蒙古瑞某公司对耿某某使用技术系河北坤某公司涉案技术秘密的事实应是明知”，据此判定内蒙古瑞某公司与耿某某共同承担因侵权行为所产生的连带责任。
当前技术秘密侵权或犯罪案件中，被告人与被告单位之间的规避手段越来越复杂和隐蔽，但万变不离其宗，简要总结如下：
- 各图其利
新单位以变相“安家费”为利诱手段或者支付明显高于同等情况的工资薪酬而无合理的解释，前员工接受利诱和高额薪酬并披露涉案技术秘密资料； - 暗渡陈仓
前员工不直接入职新的单位，或者以他人名义代持股权 ，而私下为新单位实施非法使用或修改性、改进性使用技术秘密的行为，履行的是未入职的职务行为； - 平地起高楼
新单位并不研发与涉案技术秘密直接或有关的技术秘密或产品，在接触前员工后却在非正常周期内即生产销售与被侵权产品有关的竞品，而无合法来源。
与此有关的问题可参考笔者《刑民交叉非法获取技术秘密共同侵权行为的证据组织》一文。[5]值得一提的是，在先的刑事案件中未列内蒙古瑞某公司为被告单位，其原因可能是多方面的却也是能够理解的，但是刑事案件中承担责任的瑞某公司却在民事诉讼中未被列为共同被告，着实让人费解！
（二）权利人将涉案技术秘密申请专利并公开披露后，在专利有效期内侵权行为人依然负有停止使用涉案技术秘密的法律责任
本案中，耿某某曾隶属于槐某公司，担任技术开发职员，在职务发明创造过程中协助研发新型生产工艺。而后2015年5月始，耿某某着手实施对外披露槐某公司技术秘密的行为。槐某公司在察觉到该违规行为后，解除了与其的劳动合同关系并在2015 年 7 月 29 日将该新型生产工艺的核心技术申请了实用新型专利，授权公告日为 2015 年 12 月 23 日。
根据《商业秘密若干解释》第十七条规定，人民法院对于侵犯商业秘密行为判决停止侵害的民事责任时，停止侵害的时间一般应当持续到该商业秘密已为公众所知悉时为止。本案中，原告河北坤某公司早在2015年就通过申请实用新型专利的方式，将涉案技术秘密进行主动公开。本案二审宣判日期为2024年11月29日，此时涉案技术信息显然已经为公众所知悉，法院一般不再对被告适用停止侵害涉案技术秘密的民事责任。但是，本案一审法院认为，因河北坤某公司明确的技术秘密即实用新型专利（专利号为 ZL201520557741.X）内容因申请专利公开，且该专利仍在保护期内，故对原告主张的停止使用案涉案技术秘密主张，予以支持。二审法院对此认为没有明显不当。
笔者认同一、二审法院的判决结论，为此引发一些新的思考。对于那些在技术领域中易于被复制、对保密性有较高要求的技术秘密载体，因为侵权或者犯罪行为已经在一定的范围内被不同的竞争主体持有时，权利人可以考虑采取主动申请专利的策略以实现对这些成果的公开保护。虽为不得已之举，但也会在当下技术秘密民事与刑事保护严重不利时发挥应有的作用。
文章附录
[1] 一审案号：（2023）冀 01知民初 139 号。
[2] 二审案号：（2024）冀民终1407号。
[3] [2019]知鉴字第007 号《司法鉴定意见书》记载：内蒙古瑞某公司的箱体式石墨化炉设备照片、视屏中的技术信息与实用新型专利（专利号为 ZL201520557741.X）权利要求书中所体现的“艾奇逊石墨化炉用箱体构造中的底板、箱壁侧墙、沉降板及箱体内置加热体的组合”技术秘点相同。
[4] 河北省元氏县人民法院（2019）冀 0132 刑初 211 号刑事判决中，法院作出如下认定：在案发前，国内只有槐某公司一家企业持有并掌握涉案技术工艺，为保护公司商业秘密，槐某公司对该技术工艺采取了一定的保密措施。
[5] 参见李德成、白露：《金桐争鸣｜刑民交叉非法获取技术秘密共同侵权行为的证据组织》，载微信公众号“金桐秘语”2024年8月23日，https://mp.weixin.qq.com/s/L6w0ejnsi_VRwU6uhDEQgQ 。