违反约定销售同类产品无合理解释，推定非法使用技术秘密构成侵权——以（2021）最高法知民终1785号案为例

关键词：技术使用费率 侵权推定 非公知性
01 基本案情
原告重庆某齿轮传动设备有限公司（以下简称“重庆齿轮公司”）成立于2003年6月19日，于2004年5月、2007年8月编制完成RPG24、RPG29和RPG30、RPG32型行星减速器图纸[1]，其主张的四项技术信息均为用于辊压机的行星齿轮减速器。被告资阳某机车传动有限公司（以下简称“资阳机车公司”）曾用名有资阳某乙传动有限公司、资阳某甲传动有限公司和资阳某丙传动有限公司。
2005年9月至2007年8月，重庆齿轮公司与资阳机车公司（当时企业名称为资阳某甲传动有限公司）签订《辊压机用齿轮箱技术开发合作协议》[2]（以下简称“齿轮箱开发协议”）、《RPG辊压机齿轮箱技术使用费补充协议》[3]和齿轮箱开发补充协议[4]，约定重庆齿轮公司按照设计输入要求向资阳机车公司提供图纸和技术文件，重庆齿轮公司拥有全部知识产权、独家向用户销售RPG系列行星减速齿轮箱（除RPG23、RPG24、RPG26、RPG29可销售给成都某实业有限责任公司外），资阳机车公司需支付技术使用费，并约定了保密义务。
2007年8月11日，成都某实业有限责任公司（以下简称“成都实业公司”）、重庆齿轮公司及资阳机车公司（当时企业名称为资阳某甲传动有限公司）签订《RPG30、RPG32行星齿轮箱合作制造技术协议》[5]，2007年12月至2017年2月期间，重庆齿轮公司先后多次与资阳机车公司签订《工矿产品购销合同》《供货合同》《工业品买卖合同》，向其订购RPG23-45、RPG24-73、RPG29-80等型号的减速机产品。2006年至2013年期间，重庆齿轮公司以抵扣减速机价款的方式向资阳机车公司收取技术使用费5053798.56元。2010年6月23日，重庆齿轮公司与资阳机车公司（当时企业名称为资阳某丙传动有限公司）签订《RPG29及以下行星齿轮箱（包括RPG22、RPG23、RPG24、RPG26、RPG29）合作制造技术协议》[6]。
2018年3月15日，资阳机车公司以重庆齿轮公司未按照双方签订的多份《工矿产品购销合同》《修理合同》约定，在资阳机车公司完成加工制作产品义务后未向其支付货款为由，起诉重庆齿轮公司。四川省资阳市雁江区人民法院于2018年11月作出民事判决[7]，认定2010年至2017年期间双方签订多份合同，约定由资阳机车公司按照重庆齿轮公司提供的技术标准、图纸、参数及质量标准加工制作产品。2011年2月至2017年9月期间，资阳机车公司与北川某水泥有限公司、贵州某建材有限公司、四川某水泥有限责任公司、资阳某机械设备有限公司、遵义某水泥有限公司、枣庄某泥有限公司订立合同，分别约定以33万元（含17%税）销售RPG24-73减速器、以66万元（含17%税）销售RPG29-80减速器、以98万元（含17%税）销售RPG32-50减速器、以47万元（含17%税）销售ZNC900-83减速器、以58.5万元（含17%税）销售RPG29（ZNC900-83）减速机、以34万元（含17%税）销售RPG24CD-45减速机。[8]2010年5月，重庆齿轮公司致函资阳机车公司称其接到多个用户反映，资阳机车公司发送给用户RPG系列辊压机用行星齿轮箱的使用维护说明书等文件，并得知资阳机车公司数次给用户直接报价、销售行星齿轮箱。重庆齿轮公司发函希望资阳机车公司遵守此前协议的规定，由重庆齿轮公司独家向用户销售RPG系列行星减速齿轮箱（除RPG23、RPG24、RPG26、RPG29可销售给成都实业公司外），向用户发送《使用维护说明书》、外形图等全部技术资料。
重庆齿轮公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称“一审法院”）提起诉讼，于2019年8月21日受理，请求判令资阳机车公司立即停止侵犯重庆齿轮公司技术秘密的行为并赔偿经济损失2820851.6元；资阳机车公司在建筑水泥行业主流媒体《中国建材网》《中国建材报》《中国水泥网》《水泥》《水泥工程》《水泥技术》《新世纪水泥导报》及区域性主流报刊《重庆商报》《华西都市报》上公开向重庆齿轮公司赔礼道歉，并承诺不再从事侵犯其技术秘密的行为。一审法院经审理[9]，判令被告资阳机车公司立即停止违反约定使用原告重庆齿轮公司所有的RPG24、RPG29和RPG30、RPG32型行星减速器技术的行为并赔偿原告经济损失140万元。
被告资阳机车公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，最高院经过审理[10]，改判资阳某机车传动有限公司立即停止违反约定使用原告重庆齿轮公司所有的RPG24、RPG29和RPG32型行星减速器技术的行为。[11]
02 律师评析
（一）权利人主张技术秘密整体方案作为保护对象时，个别参数数据被公开不足以破坏其非公知性
本案中，涉案技术秘密的部分信息被单一披露，不足以证明技术信息整体或部分信息之间的组合为公众所知悉，个别参数数据等基本单元过小，不能用来判断技术信息的非公知性。
最高院认为，涉案技术信息包含众多特定的形状、结构、尺寸的零部件，并按照一定位置、连接关系相互结合，实现对输入转速予以减速的技术功能。经对比，资阳机车公司提交的证据均相对单一地反映了涉案技术信息中部分片段性的技术信息：行业标准主要明确了技术要求、技术原理、基本参数等，并未披露全部具体应用的技术信息，且在具体应用环境、内容、目的等因素组合上与涉案技术信息存在明显不同；供应商的资料、相关文献等虽然披露了部分尺寸信息，但所披露的信息仅零散地反映涉案技术信息中个别参数数据，没有反映出独特的参数、结构等技术信息组合，不足以表明涉案技术信息整体或者部分内容之间的组合为公众所知悉；其他厂商生产的RPG型号减速机铭牌、供货合同、民事判决书等亦未指明具体参数，未形成与涉案技术信息相同或相似的图纸或具有独特特点的参数组合，无法证明涉案技术信息已被公众所知悉。审查资阳机车公司提供的证据，没有任何一篇文献或者出版物完整披露了涉案技术信息的具体技术细节，更无任何一篇文献或者出版物集中反映涉案技术信息中各技术细节之间的组合关系，不能证明涉案技术信息具有公知性。
虽然技术方案做非公知比对时要将整体方案进行比对已经基本达成共识，但笔者就本案对于权利人主张秘密点的撰写思路提出以下建议和思考，以避免不必要的争议：（1）权利人在主张技术秘密时，可预先剔除技术方案中的公知常识、通用数据和行业公开标准所规定的内容，提炼实现某类技术功能或解决某类技术秘密的核心参数组合与结构关系所组织的技术方案，聚焦于各个必要的技术特征所组成秘密点的非公知性，为后续可能的非公知性鉴定和同一性鉴定工作减少不必要的争议，降低成本提高效率；（2）以整体技术秘密方案为保护对象时，建议区分主要的技术功能模块（如传动结构、热处理工艺和公差配合），一是容易分析理解方便确定检索方案，二是确保各技术功能模块均被所主张技术秘密范围所覆盖并可简化侵权比对中的技术特征的匹配难度；（3）技术秘密保护的核心不在于单一参数或某一技术特征，重在参数、结构、工艺等技术要素或技术特征协同组合所形成的能够实现技术效果的技术方案，要强调技术要素与技术特征间的关联性以及与实现整体功能的逻辑，可以有效避免因局部信息公开而否定技术方案的整体秘密性。
（二）违反合同限制销售同类产品，对技术合法来源无合理解释，推定未经许可使用涉案技术秘密构成侵权
两审法院认定资阳传动公司侵害了重庆齿轮公司的涉案技术秘密中RPG24、RPG29和RPG32型行星减速器技术。最高院认为，第一，在案证据表明资阳机车公司有渠道或者机会获取涉案商业秘密，且其已经实际获取涉案技术秘密。双方签订的多份技术开发合同均约定由重庆齿轮公司设计图纸，资阳机车公司为重庆齿轮公司制造RPG24、RPG29、RPG30和RPG32系列减速机产品，且上述合同已经实际履行；第二，在案证据表明资阳机车公司存在违反约定使用重庆齿轮公司技术秘密的行为。双方在齿轮箱开发补充协议中约定，除资阳机车公司与成都实业公司正在执行的RPG23、RPG24、RPG26、RPG29四种型号的齿轮箱外，其余RPG系列齿轮箱均由重庆齿轮公司独家向用户销售。根据一审查明的事实，资阳机车公司违反上述合同约定，在2011年2月至2017年9月期间，与北川某水泥有限公司、贵州某建材有限公司、四川某水泥有限责任公司、资阳某机械设备有限公司、遵义某水泥有限公司和枣庄某泥有限公司等6家公司订立合同，销售RPG24、RPG29、RPG32减速机。资阳机车公司承认存在上述交易，且除了枣庄某泥有限公司之外均已实际履行合同，但抗辩称所销售产品并非RPG系列产品。鉴于资阳机车公司未提供证据证明其实际交付的产品，故应推定资阳机车公司系按照合同约定为上述5家公司制造并销售了的RPG24、RPG29、RPG32减速机产品；第三，在案证据可以合理推定资阳机车公司使用的技术与涉案技术秘密构成实质相同。资阳机车公司曾依据其在2010年至2017年9月期间与重庆齿轮公司就减速机、齿轮箱的制造签订的《供货合同》《工矿产品购销合同》等多份合同向重庆齿轮公司追讨合同款，在资阳机车公司诉重庆齿轮公司的承揽合同纠纷案[12]中，资阳机车公司提供的数份合同均约定资阳机车公司按照重庆齿轮公司提供的技术标准、图纸、参数及质量标准加工制作产品，表明资阳某机车传动有限公司使用了重庆齿轮公司的涉案技术信息。资阳机车公司2011年2月至2017年9月期间与上述北川某水泥有限公司等5家公司签订并已实际履行RPG24、RPG29、RPG32型号减速机的销售合同，无论从制造时间上，还是从产品类型上看，都与资阳机车公司与重庆齿轮公司之间的承揽加工合同存在高度重合，因此认为资阳机车公司使用涉案技术的可能性明显大于使用其他技术，进而认定资阳机车公司使用涉案技术秘密为北川某水泥有限公司等5家公司制造减速机。资阳机车公司上诉主张其系使用自有技术为重庆齿轮公司及其指定用户制造减速机，但是资阳机车公司无法对为何其具备相应的技术，仍然在合同中约定按照重庆齿轮公司提供的技术标准、图纸、参数及质量标准加工制作产品作出合理解释。
本案的侵权行为系被告违反合同的限制性约定，即资阳机车公司违反了独家销售的规定突破使用限制向第三方销售使用原告技术信息制造的产品，被告作为原告的制造商有对其技术秘密的保密义务，存在使用技术秘密构成违约和侵权的竞合问题。本案通过现有证据链推定侵权成立有效降低了权利人的维权成本并大大提高了审判的效率，值得充分肯定。
（三）无法查明实际损失或获利的情况下，根据技术使用费率作为获利下限计算赔偿损失数额
本案两审法院根据原被告双方约定的技术使用费作为获利下限确定赔偿损失数额。一审法院认为，资阳机车公司违反技术秘密使用要求，使用重庆齿轮公司涉案技术秘密的行为，需承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。由于双方合同对技术使用费的计算方式进行了约定，且具体侵权行为所涉合同金额可以确定，故在无法查明实际损失或获利的情况下，计算出获利金额的下限与上限，并据此予以裁量。根据“合同含税总金额除以1.17乘以0.04乘以1.06”技术使用费计算方式，并结合前述认定的销售合同，可以计算出资阳某机车传动有限公司获利下限为10.96万元；合同总金额扣税后的258.54万元为获利上限。同时考虑，0.04的费率基于长期合作而约定、涉案技术为产品设计及制造技术的贡献率较高、资阳机车公司存在故意的主观过错等因素，综合确定资阳机车公司赔偿金额140万元。最高院亦同意该观点。
根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第二十条规定，“权利人请求参照商业秘密许可使用费确定因被侵权所受到的实际损失的，人民法院可以根据许可的性质、内容、实际履行情况以及侵权行为的性质、情节、后果等因素确定。”本案中，因实际损失与侵权获利无法精确计算，转而以合同约定的技术使用费（4%）为基准，结合侵权销售额区间确定赔偿范围。原被告双方在技术开发协议中明确约定技术使用费计算方式（合同含税总金额÷1.17×4%×1.06），该费率系基于长期合作的商业合意形成，能够客观反映技术秘密的市场价值。法院将技术使用费对应的10.96万元作为“获利下限”，实质是将合同约定的“合法许可对价”作为侵权获利的底线，避免因侵权行为获利低于合法许可成本时权利人明显不利的情况。结合本案情况笔者建议，也可以考虑在合同中直接约定高于技术使用费的违约金，并明确当侵权人获利高于违约金时优先适用侵权获利计算损失。
文章附录
[1] 各型产品图纸由装配图、加工图等组成，涉及诸如输入轴、输出轴、轴、齿轮、齿圈、内齿圈、太阳轮、行星轮、行星架、箱体、端盖、螺栓、垫圈的零部件的图纸。图纸除绘制行星减速器及其零部件的形状、结构、尺寸、位置关系外，还对输入轴、轴、齿轮以及用于两级行星传动机构的太阳轮、行星轮、行星架标明了材质选择以及齿轮啮合中心距、齿数、模数、齿宽、螺旋角、齿轮对侧隙、法向变位系数、氮化层深、齿顶修缘量、齿轮修向、齿轮公法线及偏差数据或数据范围，并记载了热处理、尺寸、形位公差等工艺要求。
[2] 约定资阳机车公司向重庆齿轮公司提供参数正确、完整的设计输入，并在7个工作日内将与用户签订的商务合同和技术协议向重庆齿轮公司提供原件一套，如资阳某机车传动有限公司在合同生效后不将该制造合同发给重庆某齿轮传动设备有限公司，其将按该制造合同总额的等额赔偿给重庆某齿轮传动设备有限公司。
[3] 约定双方明确合同总额为资阳机车公司与用户签订的不含税价，计算公式为“总金额除以1.17”，支付给重庆齿轮公司的技术使用费的计算公式为“合同含税总金额除以1.17乘以0.04乘以1.06”。
[4] 约定双方“在2005年原有《RPG系列辊压机用行星齿轮箱技术开发协议》的基础上签订本补充协议；除资阳某机车传动有限公司与成都某实业有限责任公司正在执行的RPG23、RPG24、RPG26、RPG29四种型号的齿轮箱仍按原协议执行外，其余RPG系列齿轮箱均由重庆齿轮公司独家向用户销售；本协议和《RPG系列辊压机用行星齿轮箱技术开发合作协议》《RPG系列辊压机用行星齿轮箱技术开发合同协议》作为合作的法律依据”。
[5] 约定：合同设备由成都实业公司向重庆齿轮公司采购，重庆齿轮公司进行设计、提供完整图纸资料并委托资阳机车公司整体制造；RPG系列齿轮箱的设计知识产权属于重庆齿轮公司，资阳机车公司必须尽到保密义务，不得向任何第三方泄露，否则，重庆传动公司有权终止资阳机车公司使用该系列图纸，并保留依法追究后续责任的权利；RPG系列齿轮箱的工艺知识产权属于资阳机车公司，成都实业公司、重庆齿轮公司必须尽到保密义务，不得向任何第三方泄露，否则，资阳机车公司有权追究泄密方责任、要求经济赔偿。
[6] 约定：重庆齿轮公司对图纸资料的正确性负责；资阳机车公司按照图纸资料的要求制造RPG23、RPG24、RPG26、RPG29行星齿轮箱；RPG系列齿轮箱的设计知识产权属于重庆齿轮公司，资阳机车公司必须尽到保密义务，不得向任何第三方泄露，否则，重庆齿轮公司有权终止资阳机车公司使用该系列图纸，并保留依法追究后续责任的权利；重庆齿轮公司对资阳机车公司的工艺、工状、加工方法承担同样保密责任。
[7] （2018）川2002民初1301号，该判决已生效并履行。
[8] 前述交易中的产品型号RPG指代品名，首两位数字代表规格，后两位数字代表减速比，减速比由减速器动力输入端齿轮和动力接收端齿轮的齿数配比决定。
[9] 一审案号：四川省成都市中级人民法院民事判决书，（2019）川01知民初397号。
[10] 二审案号：最高人民法院民事判决书，（2021）最高法知民终1785号。
[11] 经核查，重庆某齿轮传动设备有限公司在一审中已放弃对资阳某机车传动有限公司侵害RPG30行星减速器技术秘密的主张，且在案证据也未表明资阳某机车传动有限公司存在使用RPG30型行星减速器技术的情况，一审判决有关资阳某机车传动有限公司停止违反约定使用重庆某齿轮传动设备有限公司所有的RPG30型行星减速器技术的行为的判项，缺乏事实依据，予以纠正。
[12] （2018）川2002民初1301号民事判决书。