NFT商标侵权第一案：爱马仕赢得“Metabirkins”NFT作品侵权诉讼

去年受到广泛关注的、法国奢侈品牌爱马仕（Hermès）对美国艺术家Mason Rothschild创作的“MetaBirkins”NFT作品主张侵犯手提包品牌“Birkin”商标权、域名抢注案，随着今年2月8日曼哈顿联邦陪审团的裁定有了初步结果。陪审团裁定Rothschild未经授权的“MetaBirkins”NFT作品存在混淆消费者的可能，构成商标侵权、商标淡化和域名抢注，并裁定向爱马仕支付赔偿金13.3万美元。这是目前NFT商标侵权法院判决第一案，该案的审理结果可能为其他类似案件的审理提供思路和方向。本文从以下三方面对中国企业开展NFT业务和处理侵权纠纷探讨可借鉴之处。
阅读导览
一、案情简介
二、为什么“MetaBirkins”NFT侵犯了爱马仕“Birkin”的权利？
1. Rothschild创作的“MetaBirkins”NFT作品中对“Birkin”的使用属于商标性使用
2. 来自于消费者的混淆，以及Rothschild基于混淆的获利
3. Rothschild的行为造成爱马仕“Birkin”的商标淡化
三、“MetaBirkins”案的判决思路对中国企业的启示
1. 涉NFT纠纷的管辖法院与法律适用
2. 顺应政策和法规的变化，及时更新和补充国内外商标注册、版权登记
3. NFT创造、发行和交易中，中国企业的知识产权维权途径
一、案情简介
2021年12月，艺术家Rothschild（艺名）创作并在NFT交易平台OpenSea发布了“MetaBirkins”NFT系列作品（如下图1所示），该系列作品为100个虚拟的、外观为各种颜色和设计的人造皮草的Birkin包的集合。“MetaBirkins”NFT系列在上架后的48小时内，就达到了60万美元的交易量，部分单品价格甚至达到4.6万美元，高于爱马仕“Birkin”手提包（如下图2所示）的价格，总销售额达到约110万美元。

图片1来源于网络：Mason Rothschild设计的“MetaBirkins”NFT作品


图片2来源于网络：爱马仕的“Birkin”系列手提包
爱马仕曾经向Rothschild发出停止侵权行为函，Rothschild公开在其“MetaBirkins”的Ins 账户上回复爱马仕，表示美国宪法第一修正案赋予其权利按照自己对世界的演绎去创造艺术。遭到Rothschild的拒绝后，爱马仕于2022年1月14日向纽约南区地方法院提起诉讼，指控Rothschild的行为构成商标侵权、虚假原地产名称、商标淡化、域名抢注（https://metabirkins.com）、对商业声誉造成损害等，要求包括艺术家销售NFT作品的获利在内的经济赔偿，并停止进一步使用“Birkin”商标的临时禁令等。
收到爱马仕的指控后，OpenSea平台及时将“MetaBirkins”NFT系列下架，但Rothschild又将“MetaBirkins”NFT作品放在其他平台上进行推销。Rothschild认为“MetaBirkins”NFT作品是他创作的数字艺术品，旨在反映当时时尚界流行的无皮草倡议，其对“MetaBirkins”的使用是在数字产品上的使用，是艺术表达，并非是在实体产品上使用。根据美国宪法第一修正案[1]，他对“MetaBirkins”的使用行为属于其言论自由。
该案是聚焦在商标与NFT交集的第一案，核心争议包括web3.0下现实世界的商标权是否可以延伸到虚拟世界、延伸的程度等。从2022年1月14日爱马仕提起诉讼，到2023年2月法院一审做出判决，在这一年多的时间里，爱马仕几次修改诉状、被告针对几版诉状均请求法院驳回诉讼请求，并援引关于描述性合理使用的“Rogers v. Grimaldi”在先判例；爱马仕又对驳回请求提出异议。一审法院驳回被告的请求后，被告又向二审法院提出上诉。被告还曾经要求法院做出简易判决，爱马仕再次提出异议，被告关于简易判决的诉讼请求也被驳回。双方的程序之争在2022年12月底结束，法庭确定2023年1月30日开庭审理本案[2]。
与此同时，2022年6月24日，知名的NFT无聊猿（Bored Ape Yacht Club，BAYC）创作团队Yuga Labs在美国加州中区联邦法院向自称为程序设计师、创意总监、“概念艺术家”的Ryder Ripps等提起侵权诉讼。Yuga Labs控告Ryder Ripps在OpenSea发行和销售与 “无聊猿” NFT作品几乎完全相同、甚至编号也相同的，名为【RR/BAYC】的NFT作品，并以极低的价格进行销售，称其为“重铸（remint）”NFT。该案目前尚未有审理结果。
2023年2月14日，法院做出对爱马仕有利的判决。在此之前，陪审团支持了爱马仕的主张，驳回Rothschild的理由，认定该艺术家的行为构成商标侵权和商标淡化、域名抢注，并且不受美国宪法第一修正案的保护。
从爱马仕诉Rothschild商标侵权案中能够看出，现实空间与虚拟空间的交织融合，必然会产生新事物与新矛盾，对于现有的知识产权法律的适用也提出挑战和疑问。如何完善虚拟空间知识产权保护、元宇宙下知识产权的边界，尤其是加强与现实空间既有法律规定之间的衔接与协调将是未来不断摸索的问题之一，目前也没有确定答案。但可以肯定的是，即使是数字空间、虚拟作品，未经许可对他人知识产权和相关权益的使用，也可能构成侵权。
二、为什么“MetaBirkins”NFT侵犯了爱马仕“Birkin”的权利？
笔者认为，目前一审法院的审理标准和理由与实体世界中认定商标侵权、域名侵权行为的标准基本一致。
1. Rothschild创作的“MetaBirkins”NFT作品中对“Birkin”的使用属于商标性使用
Rothschild创作“MetaBirkins”NFT的行为虽然发生在虚拟世界中，交易的是虚拟产品，但展现给消费者的是名为“MetaBirkins”的NFT产品；也有使用域名“MetaBirkins”展示NFT作品。网站上展示的产品外观也与现实商品交易中爱马仕“Birkin”包的外形和设计近似。所以，消费者是基于“MetaBirkins”和“Birkin”包的外形选择和购买了该款NFT产品。爱马仕的“Birkin”手提包在奢侈品行业的知名度和受热捧的程度无须多述，试想，如果这款NFT产品名称不是“MetaBirkins”，该NFT系列是否会有目前的关注度和交易量、单件NFT是否可以卖到上万美元？可见，“MetaBirkins”并非如被告所主张的数字艺术品的表达，而是作为识别和区分不同NFT的名称和标识，供消费者在NFT交易平台识别、选择和购买，已经起到了商标的作用。
2. 来自于消费者的混淆，以及Rothschild基于混淆的获利
在庭审中，爱马仕创新实验室的工作人员向法院做证，爱马仕在2021年10月已经创作出第一只数字Birkin包，虽然公司并没有公开，但他相信“MetaBirkins” NFT的出现，会让消费者对产品来源产生混淆。另外一位哈佛商学院的教授也作证并认为“MetaBirkins”NFT在OpenSea上架的十七天中获得的成功令人震惊，而且这种成功很有可能有一部分是因为消费者认为爱马仕参与了这一项目。此外，爱马仕在法院诉讼中也作证，一些媒体比如纽约邮报、ELLE都曾经错误地报导过爱马仕与“MetaBirkins”NFT有关，这些错误报导在被纠正前可能被上百万的消费者看到过。
有趣的是，爱马仕向法院提供了关于混淆的市场调查证据，被告的律师认为18.7%的NFT产品受众的混淆率低，但爱马仕的专家认为这是妥妥的混淆可能性的证据（即18.7%已经不低）。
被告在庭审中承认，“MetaBirkins”NFT最初的定价是450美元，但在该产品发行后，价格迅速上涨；该NFT产品的每次再销售，被告都能从再销售的价格获得7.5%的许可费。 这可能也是一审判决赔偿额的计算依据之一[3]。
3. Rothschild的行为造成爱马仕“Birkin”商标的淡化
爱马仕在诉讼中还主张了商标淡化。商标淡化理论源于美国，1945年美国商标法（即《兰汉姆法》）最先对商标淡化有所规定；1996年初，美国国会制定的《联邦商标反淡化法》生效，标志着商标淡化理论在美国的最终确立。我国《商标法》第13条第2款规定了对已注册驰名商标的反淡化保护；在2023年1月国家知识产权局发布的《商标法修订草案（征求意见稿）》中还增加了对于未注册驰名商标的反淡化保护，表明即使不能够证明混淆的可能性，驰名商标所有人也有可能因为商标被淡化获得法律的保护。
针对爱马仕的商标淡化的主张，一审法院认为Rothschild 铸造、销售“MetaBirkins”NFT的行为亦构成了对爱马仕“Birkin”商标的淡化。“MetaBirkins”从最初单件450美元的售价逐渐上涨至数万美元，表明消费者在选购“MetaBirkins”NFT时，已经将该作品与爱马仕的“Birkin”手提包建立了联系，基于对爱马仕及“Birkin”品牌价值的认知纷纷抢购，使得“MetaBirkins”NFT在短时间内能够迅速升值，Rothschild也因此获得高额收益。Rothschild明显具有借助爱马仕“Birkin”的品牌知名度以提升其数字产品价格的主观故意，造成对爱马仕“Birkin”商标的淡化。
消费者在看到“MetaBirkins”NFT时极易误认为是爱马仕的“Birkin”，这种联想破坏了爱马仕“Birkin”商标与其商品唯一、稳定的关联，相当于弱化了“Birkin”作为商标的显著性。试想，如果交易市场充斥着大量类“Birkin”+NFT作品，“Birkin”的品牌美誉度和商业价值必将下降，消费者逐渐不会再购买带有“Birkin”的手提包或NFT。事实上，“MetaBirkins”NFT的发行和销售已经造成了对爱马仕“Birkin”品牌的淡化。
三、“MetaBirkins”案的判决思路对中国企业的启示
面对NFT的持续发展和Web3.0元宇宙的建设，中国企业纷纷入局；NFT爆发性增长的同时缺少配套的法律法规、监管规则，导致非法集资、恶意炒作、侵害著作权、虚拟财产纠纷等一系列问题出现。国内目前尚未有NFT商标纠纷案件的报导，从美国的爱马仕诉Rothschild侵权案、杭州互联网法院作出的我国NFT著作权侵权判决等可以看出，NFT交易市场并非“法外之地”。在先判决已经为NFT相关的知识产权和虚拟财产纠纷做出指引，即NFT的铸造、发行及销售依然有法律约束和管辖，传统知识产权法仍然可以起到规范和保护作用。因此，中国企业如何在这“去中心化”的虚拟世界中维护自身知识产权和财产权，应提前做好准备。
1. 涉NFT纠纷的管辖法院与法律适用
在“去中心化”的虚拟交易市场中，投资方、发行方、作品所有人、发行平台、消费者可能来自不同国家，各个国家的法律适用和规定不尽相同甚至有冲突，这给纠纷主体、法律适用、管辖法院的确定造成困扰。参考爱马仕的商标侵权案，原告爱马仕为法国公司，被告Rothschild为美国人，最初的被诉侵权行为发生在服务器在美国的NFT交易平台OpenSea上；笔者查询公开信息显示，OpenSea的总部在纽约，爱马仕应该是基于侵权行为地向纽约南区法院提起诉讼。而本文中提到的另一个案件，无聊猿创作团队Yuga Labs诉艺术家Ryder Ripps 名为 “RR/BAYC” 的NFT作品侵权案，经查，被告来自加利福尼亚州，因此，Yuga Labs应该是基于被告所在地向加州中区联邦法院提起诉讼。这也符合美国法院对国际侵权案件是否享有管辖权主要取决于案件标的管辖权和属人管辖权的规定，与我国侵权案件依据侵权行为地、侵权行为人所在地来确认管辖法院的思路一致。
尽管目前在虚拟交易市场并没有法律适用、争议纠纷管辖等明确的规则规定，但传统知识产权法和管辖原则仍可以作为解决和审理NFT类案的依据。
2. 顺应政策和法规的变化，及时更新和补充国内外商标注册、版权登记
顺应元宇宙、NFT概念的出现和现实中的发展，《商标注册用商品和服务国际分类》，即《尼斯分类》在第12版中将涉及虚拟商品和不可替代代币（NFT）纳入了可以通过商标注册保护的商品或服务范围，这是涉及未来元宇宙发展的商标保护的重大创新。此次增加的与虚拟活动有关的商品和服务大致包括：
第9类“经NFT认证的可下载的数字文件”“使用区块链技术处理加密资产交易的可下载的计算机软件”“用于接收和消费加密资产的可下载的密码钥匙”“虚拟现实浏览器”和“虚拟键盘投影设备”；第36类“涉及加密货币的交易”；第41类“提供在线虚拟旅游”；第42类“加密资产挖掘（mining）”和“通过云提供虚拟计算机系统”。
美国也对与虚拟活动有关的商品或服务提供了相关指南：如第9类增加了“可下载的虚拟商品，即包含鞋类、服装、运动器材、艺术品、玩具和配件的计算机程序，可在网络虚拟世界中在线使用”；第35类增加了“虚拟商品零售店服务，即在网络虚拟世界中在线使用的鞋类、服装、运动器材、艺术品、玩具和配件；第41类增加了“娱乐服务，即无法在线下载的虚拟鞋类、服装、运动器材、艺术品、玩具和配件，可供在为娱乐目的而创造的虚拟世界中在线使用。”
我们注意到，在提起“MetaBirkins”商标侵权诉讼期间，2022年8月，爱马仕又将“Hermès”商标在美国重新申请在第9、35、36、41、42类，指定的商品和服务均增加了与“NFT”“虚拟服装”有关的商品和服务。可见，即使如爱马仕这样的奢侈品牌，遇到NFT，也要对自己的品牌重新进行申请，补充注册。
遗憾的是，我国根据《尼斯分类》最新版发布的《类似商品和服务区分表（2023文本）》修改内容并没有加入元宇宙和NFT的内容，这与我国对NFT的监管政策有关。虽然如此，中国企业出海或者将NFT放到海外的交易平台，应关注在上述类别申请商标时指定上述新增加的商品和服务，特别是美国申请商标时可以指定“可下载的虚拟商品”和“虚拟商品零售店服务”。
版权登记。除商标和域名外，因为NFT涉及二维或三维的设计呈现，铸造出NFT后还应该将NFT作品进行版权登记。无论在中国还是美国，版权登记都是提起争议解决时非常有力的权属，特别是在对方没有相反证明时。本文中提到的Yuga Labs诉Ryder Ripps侵犯其“无聊猿”NFT作品侵权案中，原告没有将作品在美国进行版权登记，法院认为该案不涉及版权侵权。
中国企业的实践。国内，华为从去年开始就在多个与数字藏品相关的类别上申请了“华为云宝”“华为云云宝”商标，并推出了以品牌形象IP“云宝”为基础的数字藏品，华为此举不仅是将自己的数字藏品品牌化，也为今后可能发生的商标维权获得在先权利基础。因此，中国企业想要进入数字藏品赛道，应当“品牌先行”，给自己的藏品起一个好名字，在与数字藏品相关的商品或服务项上尽快申请商标。尽管中国目前的商标注册还没有开放具体的与“NFT”“元宇宙”相关的商品和服务，但并不妨碍企业参考国际分类，借鉴美国等已经放开上述商品和服务的国家的做法，先将其NFT品牌在“NFT”“元宇宙”可能落入的类别和关联商品服务上申请注册，比如第9、16、35、36、41以及42类等，提前布局。
在海外NFT交易市场，我国企业也已经有所涉足。百度、阿里巴巴、B站等大厂已经率先“出海”，已陆续发行多个NFT并在OpenSea等开放的交易市场上线。对于中国企业而言，去海外发行和运营NFT既是机遇也是挑战。为了创建、维护自身NFT和品牌、应对随时可能发生的侵权问题，中国企业更应积极进行海外商标注册，并顺应变化，申请与“NFT”相关的商品和服务。
3. NFT创造、发行和交易中，中国企业的知识产权维权途径
在爱马仕与Rothschild一案中，OpenSea交易平台在接收到爱马仕的指控后，迅速作出反应，下架了Rothschild在其平台展示的全部“MetaBirkins”NFT作品，说明OpenSea高度关注自己作为NFT交易平台的注意义务，也避免了如被认定侵权将要共同承担的侵权和赔偿责任。基于NFT可以在市场中不同交易主体之间连续流转的特性，一旦NFT数字作品构成侵权，可能会损害多个善意交易相对方的利益。
中国企业作为NFT的所有人、发行方或其他权利主体，应关注交易平台上线的产品，如有涉嫌侵权行为，及时与平台方沟通、要求下架相应产品、利用区块链技术“去中心化”的特点，保存证据。如果企业受损严重，仅下架产品不足以弥补损失，或者交易平台在收到指控或投诉后未采取任何措施，中国企业应通过诉讼维权，并收集好各国在先判例，特别是在判例法国家。
作为NFT的交易购买方，中国企业更要注意避免被诉侵权或者牵扯进侵权纠纷中。在购买前做好对NFT产品来源是否合法、是否存在知识产权侵权风险等调查；签订交易协议时仔细阅读权利条款，确认持有人的权利、产品的可转让性等。在NFT发行、购买的过程中做好合规审查。
本文从法律角度分析了当下NFT商标侵权第一案，并以该案展开为中国企业在海外开展NFT业务、合规和处理侵权纠纷提供借鉴思路。虚拟与现实在冲突与融合的过程中，必将会产生更多的法律纠纷，包括中国在内的各国也将通过立法、纠纷处理等形式规范NFT市场，引导行业合规发展。所谓“市场未动，品牌先行”，中国企业应当做好有关NFT产品或服务的品牌布局，为在合规框架内充分参与国内的数字藏品和海外的NFT市场做好准备。
[1] 根据美国宪法第一修正案："国会不得制定关于下列事项的法律：确立国教或禁止信教自由；剥夺言论自由或出版自由；或剥夺人民和平集会和向政府请愿伸冤的权利。"
[2] 案件信息来自https://www.thefashionlaw.com/hermes-v-rothschild-a-timeline-of-developments-in-a-case-over-trademarks-nfts/网站
[3] 案件信息来自于https://www.thefashionlaw.com/hermes-v-rothschild-a-timeline-of-developments-in-a-case-over-trademarks-nfts/网站