反法6.2｜使用在后注册商标侵犯在先企业名称权的司法认定

企业名称及注册商标均为商业标识，均具有标明产品及服务来源的作用。企业名称登记和商标注册的审查分别由各级工商行政管理机关和国家工商行政管理总局商标局负责。在商标注册审查时，商标局不会对各级工商行政机关登记的企业名称进行查询和检索，因此在后注册商标与在先企业名称相同或近似的情况大量存在。
根据我国《中华人民共和国反不正当竞争法》（简称《反不正当竞争法》）第二条规定，经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。第六条第二项规定，擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）的行为属于不正当竞争行为。《中华人民共和国商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条规定，原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼的，符合民事诉讼法规定的，人民法院应当受理。
根据上述规定，一方不得违背诚实信用原则采取不正当手段将另一方有一定影响的在先企业名称作为商标进行注册，也不得擅自在商业活动中使用该注册的商标，否则受损害一方可以直接向人民法院提起不正当竞争纠纷诉讼。那么，在什么情形下，被告使用在后注册商标构成对原告的不正当竞争？
深圳歌力思服饰股份有限公司与王碎永、刘杨侵害商标权纠纷案【一审：（2012）深中法知民初字第976号；二审：（2014）粤高法民三终字第1099号；再审：（2016）最高法民申1617号】中，原告深圳歌力思服饰股份有限公司（“歌力思公司”）自1996年11月18日开始在企业名称中使用“歌力思”字号从事服装类商品经营活动。经过长期、广泛的宣传和使用，歌力思股份公司将“歌力思”字号累积了较高的知名度，为相关公众所知悉。被告王碎永于2009年12月18日申请在第18类钱包等商品上注册第7925873号“歌力思”商标。前述商标于2011年6月21日核准注册，并由王碎永在生产、经营中进行使用。最高院在其驳回王碎永再审申请的裁定书中认定，王碎永注册并使用其第7925873号注册商标“歌力思”时，存在攀附歌力思公司的商誉，搭歌力思公司“歌力思”的企业字号之便车的行为，导致相关公众对其产品与歌力思公司生产的相关产品产生混淆和误认，侵害了歌力思公司的商号权益，存在不正当竞争行为。
北京知识产权法院在永润高压容器（台州）有限公司与北京天海工业有限公司不正当竞争纠纷案【案号：（2015）京知民终字第121号】中认定，“天海”作为被上诉人（一审原告）天海公司的企业字号，在同行业中具有很高的知名度。上诉人（一审被告）永润公司作为同业竞争者，其理应知晓“天海”为天海公司的字号，仍将“天海”作为商标使用在其宣传册和产品上，具有不正当利用天海公司知名度的主观恶意。由于字号与商标均具有标明产品来源的作用，永润公司不正当地将“天海”商标与天海公司“天海”字号并存于压力容器市场，容易导致相关公众误认为永润公司的产品与天海公司存在特定联系，损害了天海公司的合法权益。永润公司的商标使用行为构成擅自使用他人的企业名称的不正当竞争行为。
从以上最高院及北京知识产权法院的判决中可以看出，判断使用与他人在先企业名称相同或者近似的在后注册商标是否构成不正当竞争需要考虑以下三个因素：
第一，在先企业名称（包括字号、简称等）的权利人提交的证据是否足以证明其企业名称在对方注册商标申请日之前具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉。
根据《反不正当竞争法》第六条第二项的规定，只有“有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）”才能受到《反不正当竞争法》的保护。那么实践中，如何去证明请求保护的企业名称具有一定影响。笔者认为可以提供以下几个方面的证据予以证明：
1.企业名称最早使用时间和持续使用情况等相关证据；
2.公司所获奖项等商誉资料；
3.公司所销售产品/服务的销售区域范围、销售量、销售渠道、方式、市场份额等相关证据；
4.公司在广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体发布的商业广告、宣传资料；
5.公司参加展览会、博览会等商业活动的相关资料。
第二，使用在后注册商标是否具有攀附在先企业名称商誉的主观恶意。
在判断在后注册商标的使用者是否具有攀附在先企业名称商誉的主观恶意时，笔者认为可以综合考虑请求保护企业名称的显著性及知名度、在先字号及在后注册商标的近似程度、所使用商品/服务的类似程度、在后商标的注册人是否有抢注其他知名商标的情形等因素。
在最高院歌力思一案中，法院综合考虑了以下几个因素，认定王碎永具有攀附歌力思公司商誉的主观恶意。首先，“歌力思”一词为臆造词汇，先天就具有很高的显著性，他人通过自己思考巧合性地臆造出“歌力思”三个字组合成一个新的词语的几率较低；而王碎永并未提交证据证明其使用“歌力思”有何合理理由。其次，在2009年12月18日王碎永申请“歌力思”注册商标时，歌力思公司的“歌力思”作为字号、注册商标在服装行业累积了较高的知名度。王碎永于在广州经营皮具商行，歌力思公司为深圳公司，二者地域相近，皮具与服装在业务范围、销售渠道、消费人群等方面上有很大关联性，属于类似商品，王碎永很容易知悉深圳“歌力思”的知名度。最后，王碎永有将“张曼玉”等知名艺人名字、“kose高丝”等知名化妆品牌申请为注册商标的先例。综上，王碎永在生产、经营活动中使用“歌力思”的行为具有攀附歌力思公司商誉、搭便车的主观故意。
第三，在后注册商标的使用是否容易导致消费者的混淆、误认。
从歌力思案件及天海案件来看，法院在认定在后注册商标的使用是否导致消费者的混淆、误认主要考虑两个方面的因素：一是在先企业名称的知名度；二是所使用商品/服务的类似程度。如果在先企业名称具有较高知名度和影响力，且在先字号及在后注册商标并存于相同或相类似的商品/服务上，应当认定在后注册商标的使用容易导致消费者的混淆、误认。