员工接私活产生的知识产权归谁

员工“接私活”产生的一系列问题，日益成为企业的痛点，其中最核心的法律问题即为 “接私活”产生的知识产权究竟归谁？归员工？归原公司？还是归派这项私活的委托方？其实，知识产权法针对不同的类型判断其权利归属的标准是不同的。
本篇文章将针对该问题，结合两个案例，探讨专利领域和著作权领域“接私活”的具体情形及涉及的法律知识，厘清私活的知识产权归属问题，为企业的内控制度建设提供参考建议。
私活：发明创造
01案情介绍

先以一个专利的案例为例，“停得好海外”公司是做刹车防抱死装置的公司，它有一款专利产品，授权给中国的子公司“停得好中国”作为经销商，在中国地区销售。由于刹车装置包含很多技术问题，所以“停得好中国”聘请了一个懂技术的“多面手”作为销售经理，还对他进行了一定的技术培训。“多面手”在服务客户的过程中收到客户的反馈，了解到刹车装置存在的很多问题。“停得好中国”的竞争对手“新刹车公司”向“多面手”经理发出私活要约，想让“多面手”帮忙做一款升级版的刹车防抱死系统，“多面手”应允做了一个升级款交给了“新刹车公司”，他和“新刹车公司”约定这个升级版刹车系统归“新刹车公司”所有。与此同时，“停的好中国”在国外的母公司“停得好海外”也在开发升级版的防抱死系统，开发出来之后让“停得好中国”去申请专利，专利代理人一检索发现这个技术已经有人申请专利了，专利权人是“新刹车公司”。“停得好中国”调查发现这是员工“多面手”接的一个私活，“停得好海外”命令“停得好中国”拿回该专利的所有权。
那么问题就来了，多面手接私活开发的升级版防抱死系统能被“停得好海外”夺回来吗？该智力成果到底归谁？
02法律分析及解决方法

上图为专利法体系下，员工“接私活”产生的发明创造的逻辑推导图。可见，在“接私活”产生了发明创造之后，第一步应当判断员工与公司之间的关系，是否就该发明创造进行了约定，在未约定的情况下再进一步判断是否属于职务发明创造。
（1）判断是否为职务发明创造，进而归单位所有
首先，根据《专利法》第6条1款1句及2句前段规定：
“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;”
也就是说，职务发明包括两种，一种是完成单位的工作任务，一种虽然不是为了完成工作任务，但是主要利用了单位的物质技术条件。这两种情况下产生的发明创造都归属为公司。所以，在公司与员工之间对于“接私活”没有事先约定的情况下，若满足两个条件之一，也即该发明创造是员工为了执行本单位的工作任务或是主要利用了单位的物质技术条件，那么该发明创造成果即归属于公司。接下来具体分析这两个条件。
在本案中，停得好中国要把升级版防抱死系统夺回来，第一种方法就是论证这是为了执行本单位的工作任务。
《专利法实施细则》第12条第1款规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”实践中通常以员工的名片、劳动合同、包含指派工作内容的电子邮件、聊天记录以及为专项工作派发的资金等方式来证明员工是在执行单位的工作任务。
本案中“多面手”经理的名片上职位是销售经理，劳动合同上工作内容是销售及售后服务，并没有技术开发。此外，“停得好中国”也没有临时指派工作，因为“停得好中国”和“停得好海外”的授权协议中约定：“停得好海外授权停得好中国销售防抱死系统，但是不允许停得好中国进行相关技术开发和改造。”综上，升级版防抱死系统不可能是“多面手”的工作任务，以此认定该系统是“停得好海外”的专利是不可行的。
这里假设“停得好海外”从头来过或者之前料想到“多面手”很有可能接私活开发专利产品，那么如何通过指派工作任务的方式把专利纳入公司所有呢？首先是修改劳动合同，在岗位职责上增加一项“完成公司布置的其他工作任务，例如发明创造”；其次是智力成果月报和询问，公司可以定期向全体员工发送例行询问通知，询问员工有没有开发什么智力成果，如果有可以向公司汇报，公司可以考虑把智力成果纳入公司立项，并给与员工额外奖励。再次是修改营业执照的范围，将营业范围尽量扩大，因为如果公司的营业范围没有技术开发的话，是很难把员工开发的技术认定是为完成本单位的工作任务而做的。
夺回防抱死系统所有权的第二个方法是主张该系统的开发主要利用本单位的物质技术条件。
《专利法实施细则》第12条第2款后段规定：“专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”通常来说，单位提供的电脑等办公用品并不属于这里的物质技术条件，除非是用了单位电脑上那种需要付费的软件。每个月发放员工的奖金也不属于这里的物质技术条件，除非是为了某项发明的专项资金。
本案中“停得好中国”无法证明其提供了资金，公司的材料保管、库存清单又十分混乱，也无法证明利用了本单位的设备、原材料。它认为“多面手”利用了公司不公开的技术材料即“停得好海外”的防抱死专利系统，“多面手”是在这个专利的基础上研发的升级版。然而专利并不属于不公开的技术材料，专利本身就是公开的，所以利用单位的专利并不属于利用单位不公开的技术资料。“停得好中国”又主张对“多面手”在销售的展会上进行了培训。但其实展会是一种公开培训，所以也不满足不公开的条件。
因此，这里给企业带来的风险防控启示就是，材料的收发都应该有记录，员工培训也是，要保留员工签到表，写明培训主题，如果是电子培训员工的参与情况还可以进行电子留痕。因为企业在员工培训的过程中，很有可能会提供非公开的技术资料，所以将员工参加培训的相关证据保存，可以此来证明员工接触并知晓了企业的非公开技术资料。若这些前期内控措施做好，后期就不会发生确实利用了单位的物质技术条件但赢不了诉讼的情形。
（2）合同约定归单位所有
除此之外，有些公司直接在劳动合同中约定“员工在任职期间完成的发明创造无论什么情形都归单位所有”。这个约定是否有效？法律对这种约定是否有什么限制？
《专利法》第6条第2款规定：“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”
有的学者认为，既然这款规定了利用本单位物质技术条件的有约定从约定，引申之意就是其他情形，主要是指没有利用本单位物质技术条件的，不能任意约定，避免单位过度剥削劳动者。这种解释正确吗？我认为是不正确的，具体如下述。
《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第2条第2款规定：“法人或者其他组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的，人民法院应当依约定确认。”如果按照该解释，只要有约定即可归单位所有，并不要求考虑是否以利用单位物质技术条件为前提。最高院司法解释所明确的对发明创造成果均能自由约定的规则，笔者理解其具有相当的合理性。因为专利与其他知识产权不一样，单位对员工的培养和投入对其研发专利影响很大。这与著作权法上的作品不同，作品更倾向于作者个性化更强的智力贡献，而专利更倾向于单位的工作环境对其的培养，所以笔者更支持最高院的司法解释，对于专利如果约定归单位所有就应该归单位。
私活：文学作品
01案情介绍

很多人会认为知识产权的规定都是一样的，因此上文阐述的“接私活”产生的专利领域的发明创造的权利归属模式，对其他知识产权同样适用。然而，著作权领域的“接私活”问题与专利存在很大的区别。
以一个著作权的案例为例，医院雇佣了一位老护士长从事护理工作，劳动合同中约定老护士长工作期间完成的作品一律归单位。老护士长经验丰富，被称为“移动的护理大全”。出版社找到老护士长，委托写一本《护理大全》的书，老护士长接了这个私活在工作间隙写完了《护理大全》交付给了出版社。出版社支付了稿费并约定版权归出版社所有。医院知悉后认为劳动合同中已经约定工作期间完成的作品一律归医院所有，所以《护理大全》的版权应该归医院。那么，医院与老护士长的约定是否有效呢？
02法律分析
首先我们来看假设双方没有事前约定，该作品著作权归属如何。根据《著作权法》第16条第1款第1句规定，“公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品，除本条第二款的规定以外，著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用”。第2款规定，“有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：（一）主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；（二）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。”
因此，只有符合上述第16条第2款规定的两种情形的特殊职务作品的著作权归属于单位。除此以外的均为一般职务作品，依法归属于作者。本案中老护士长写书并不是为了完成医院的工作任务，也就不构成职务作品，在此前提下，就无法依据第16条加以判断，而是应当按照委托作品的相关规定确定归属，依据受托方老护士长和委托方出版社之间的约定，确定该书的著作权归属出版社。
当双方事前有约定时，即本案中医院和老护士长在劳动合同中约定老护士长工作期间完成的作品一律归单位时，这种约定是无效的。因为《著作权法》第16条第2款第2项中的双方可约定作品著作权归属于单位是建立在该作品是职务作品的前提上，即该作品必须是为了完成工作任务创作的。本案中老护士长创作《护理大全》并不是为了完成医院的工作任务，因此这种提前约定是无效的。
职务作品与发明创造的认定区别
从上述两案例可看出，专利法与著作权法在针对职务作品和职务发明创造的规定上具有很大的区别。
1.没有约定时智力成果归单位的条件不同
专利在没有约定的情况下要归单位要么是为完成本单位的工作任务，要么是主要利用物质技术条件，二者取其一即可。而著作权法上则要求既是技术类作品即“三图一软”、又是为了完成工作任务、又是利用物质技术条件，三者都要满足。《专利法》对单位的保护更强，而《著作权法》对于作者的保护更强。
不过著作权法上有一个例外，对于计算机软件来说，只要是在任职期间主要利用本单位的物质技术条件，即使不是为了完成工作任务也直接归单位所有，上面提到的三个条件满足其中两个即可。《计算机软件保护条例》第13条规定：“自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件有下列情形之一的，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励：（一）针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件；（二）开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果；（三）主要使用了法人或者其他组织的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发并由法人或者其他组织承担责任的软件。”
2.有约定时约定有效的条件不同
对于发明创造，按照最高院技术合同司法解释，只要有约定就可以归单位所有，并不需要其他附加条件。而对于作品，按照《著作权法》第16条第2款第2项，双方另有约定要有效需要满足一个前提条件：该作品是职务作品，即是为了完成单位工作任务创作。也就是说，如果不是为了完成本单位的工作任务，即使约定全归单位所有也是不行的。
王迁老师在2015版《著作权法》中也提到：“《著作权法》第16条第2款还允许单位与作者通过合同将职务作品约定为特殊职务作品，从而使单位（法人或其他组织）享有除署名权之外的著作权。需要注意的是，该约定有效的前提是相关作品本身为职务作品。”为什么要做这种倾向于作者的保护，不允许大家自由约定呢？他认为，首先这样做是为了避免单位利用缔约优势过度侵犯作者的权利，因为员工在和单位签劳动合同时是没有力量与其抗衡的。其次，将著作权归属于单位是为了保护单位对作品的投资。如果不是为了完成工作任务，单位并没有付出投资，则智力成果就不应该归属单位。[1]
除此以外，笔者认为更重要的原因在于作品和专利存在本质区别，作品更依赖于作者本身的智力贡献，而专利更依赖于作者所处的工作环境和条件，所以著作权法上作者获得的保护比专利法上发明创造人要更强一些。
结语
总的来说，判断员工接私活产生的知识产权归谁，首先要看产生的知识产权是什么类型，《专利法》和《著作权法》对其归属的规定有很大不同，要区别对待，依据各自的规定做不同的判断，采取不同的风险防控措施。相较而言，《专利法》对于企业的保护是更强的。因此，就发明创造而言，企业可直接与员工约定“员工在任职期间完成的发明创造都归单位所有”，从而保障员工接私活产生的发明创造的专利权归属于单位。就作品而言，企业可以与员工约定“员工为完成本单位工作任务产生的作品著作权归单位所有”，只约定“员工在任职期间完成的作品著作权归单位所有”是无效的。在没有上述约定的情况下，可以依据法律规定来具体判断权利归属。
[1] 参见王迁：《著作权法》，中国人民大学出版社2015年版，225-227页。