中国专利侵权诉讼高额索赔举证查证实务问题研究报告之四——约定赔偿举证查证实务问题研究

编者按：本篇文章摘自大成律师事务所合伙人孙大勇律师主持编写的《中国专利侵权诉讼高额索赔举证查证实务问题研究报告》。报告全篇共六万余字，为方便大家阅读，特单独摘录，以飨读者。
在专利诉讼领域中，我国2020修订《专利法》第七十一条只规定了：侵权赔偿一般按照权利人因被侵权所受的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益——参照专利许可费的倍数——法定限额内酌定赔偿这样的逻辑顺序来判定，没有规定约定赔偿的相关问题。但在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（简称：《专利民事解释（二）》）（2020修正/2021.01.01实施）第二十八条规定了：权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。
可见，约定赔偿形式并未在《专利法》及其实施细则等法律规定中直接体现，而是通过最高院司法解释的形式为专利侵权纠纷适用约定赔偿提供直接法律依据。专利法等法律并未禁止在侵权责任承担领域基于当事人意思自治的形式对侵权赔偿数额或赔偿计算方式做出约定，而往往在实际专利侵权诉讼中，实际损失、侵权获利、专利许可使用费、惩罚性赔偿等赔偿数额确定方式存在举证困难、诉讼成本较高等现实困境，约定赔偿的方式有利于解决专利侵权纠纷中损害赔偿举证难、计算耗时费力等难题，是一种更加简便的损害赔偿确定方法。
根据《专利民事解释（二）》第二十八条相关规定，约定赔偿既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。1事先约定赔偿：双方对未来可能发生的侵权情形的责任承担进行事先约定，等将来出现约定范围内的侵权事实时，则按照约定承担赔偿责任的情形。比如在先达成调解/和解协议、合同、生效的民事调解书、被控侵权方做出的承诺书等。单方出具的承诺书对承诺方当然具有约束力，对相对方是否有约束力需要相对方有同意适用的意思表示。事后约定赔偿：双方对已经发生的侵权情形进行协商，对本次侵权行为责任承担事项达成明确一致的意思表示。这样的约定可以是具有强制执行效力的民事调解书，也可以是没有强制执行效力的双方约定，一方在对方违反该约定时可以向法院起诉侵权并主张适用约定的赔偿数额或计算方式。
不管是事先约定赔偿还是事后约定赔偿都要依法约定，约定赔偿要遵守社会公共利益和第三人利益、平等自愿、诚实信用、公平合理等合同法基本原则。如果约定赔偿违反合同法的基本原则，则当事人可以申请法院或仲裁机构确认无效、变更或者撤销。2现就约定赔偿条件触发时侵权责任和违约责任竞合问题以及约定赔偿在司法实践中的主要适用实务问题，展开探讨如下：
一、约定赔偿条件触发时侵权责任和违约责任竞合问题研究
针对侵权赔偿数额进行的约定，仅仅是针对侵权责任承担数额的确定，而并非形成一种合同关系继而对基础合同约定义务的违反，其承担的仍然是侵权责任，也就不会产生侵权责任和违约责任的竞合问题。由于约定赔偿的性质仍属于侵权责任，在适用约定赔偿条款时，仍然应在审查侵权责任构成要件的基础上确定侵权责任是否成立，而不是依据合同违约责任构成要件进行审查。3比如，在广州市时刻美表业有限公司、广州欣时表业有限公司、曾某与卡西欧计算机株式会社、深圳市博之轮商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷案件4中，广东省高院认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十八条规定：权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。根据该条规定，约定赔偿可以作为确定赔偿数额的一种方式。约定赔偿的实质是当事人双方就未来或已经发生的侵权赔偿达成的一种简便的确定方式，是当事人意思自治的体现。由于约定赔偿的当事人双方之间不存在基础交易合同关系，不会因一方当事人的违约行为同时侵害对方权益而产生侵权责任，因此，约定赔偿在性质上不属于侵权责任与违约责任的竞合。
在郑州大木林电子科技有限公司、肇庆市衡艺实业有限公司侵害发明专利权纠纷案件5中，最高院认为，本案系侵害发明专利权纠纷，适用专利法及其相关规定，原审判决援引的亦是专利法的有关规定确定侵权责任。侵权责任是指侵犯他人的人身财产或者知识产权，依法应当承担的民事责任。而违约责任是当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而依法应当承担的民事责任。从承诺书的内容看，承诺书系木木林公司就其未来再次侵权时作出的赔偿数额的约定，不是对侵权行为发生之后当事人就违反不得再次侵权约定如何承担违约责任所作的约定，故该承诺书并非双方当事人之间的合同，对应的责任是侵权责任，而非违约责任。
二、约定赔偿适用具体实务问题研究
1.在约定赔偿案件中，涉案被控侵权产品必须包含在达成约定的责任范围内才能适用该约定。
在约定赔偿案件中，约定的责任范围除了需要明确约定适用的特定侵权情形、特定被控侵权产品，还应慎重约定责任限定的侵权行为期间、是否包括合理开支等。若权利主体在约定中忽略侵权赔偿责任承担范围的限定因素，则在后续的维权诉讼中很可能面临不利的法律后果。
笔者经检索案例发现，以事后约定赔偿案件为例，在纽珀有限公司与宁波奉化山河卫浴器材有限公司、宁波奉化海迅卫浴实业有限公司等侵害发明专利权纠纷案件6中，原告提交其与被告在前案达成的协议约定：乙方及其投资人俞某承诺自本协议签署之日，立即停止并保证今后不再生产、销售、许诺销售涉案的各型号产品和未列入案件中的其他与涉案产品功能相同或等同的产品及其专用零部件。虽然后案所涉发明专利并不包含在前案所涉发明、外观设计专利权内，但被控侵权产品仍然属于功能相近的起泡器产品，因此，法院最终认定后案被控侵权产品包含在和解协议约定的范围内。
相反地，在三宝公司与陈某、汕头市澄海区多佳星玩具厂侵害外观设计专利权纠纷案件7中，多佳星玩具厂曾与三宝公司签订和解协议约定：如果多佳星玩具厂在签订该协议后继续生产、销售侵犯三宝公司权利的产品，多佳星玩具厂需向三宝公司赔偿100万元。但该和解协议所涉权利约定不明确，并不能认定是对涉案专利侵权赔偿的约定，因此，三宝公司主张按照该和解协议确定陈某、多佳星玩具厂赔偿其100万元，一、二审法院均未予支持。三宝公司没有举证证明权利人因被侵权造成的实际损失或侵权人因侵权获利情况，也没有专利许可使用费可供参考，因此最终根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定适用法定限额内酌定赔偿。
2.能否以约定赔偿的数额过高或过低为由申请调整？
约定赔偿不同于违约责任，不具有司法酌增规则和司法酌减规则，如果双方约定符合合同法等法律规定，则应遵循而不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低为由主张约定无效，这点对于权利主体和被控侵权方来说都是一样的。8司法案例中，较多情形是被控侵权方以约定赔偿额高出实际损失或侵权获益为由进行抗辩，这种情况下司法支持约定赔偿额往往更能体现公平正义。实践中约定赔偿多数是事后约定，即已经确定被控侵权方在先实施过侵权行为，而约定赔偿的适用是以证明被控侵权方再次实施侵权行为为前提，此时约定赔偿方式的适用往往兼具补偿与惩罚双重功能，甚至更偏重于惩罚性，也符合我国民法典和专利法中关于惩罚性赔偿的立法精神和适用目的。但也正因为约定的优先适用性，所以权利主体在约定时应慎重考量。
以比肯灯饰国际有限公司诉中山市强静照明电器有限公司侵害发明专利权纠纷案9为例，案件审理期间比肯公司与强静公司达成《协议书》约定，强静公司承诺不再实施侵害所涉专利权行为，否则强静公司无条件一次性向比肯公司赔偿200000元，后比肯公司撤诉。在后诉10中法院认定强静公司制造销售的产品构成专利侵权，且认定双方在先达成的《协议书》不违反法律的强制性规定，应属合法有效，法院尊重双方当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额作出的处分行为，故适用强静公司承诺的再次侵权自愿赔偿200000元的数额作为本案的赔偿数额。比肯公司主张超出上述部分的赔偿数额的诉讼请求，一审法院依法未予支持，二审法院确认一审判赔额，并表示强静公司虽上诉称其经营不善、获利较低，请求将赔偿数额变更为50000元，但其上述主张不能对抗双方当事人自愿达成的约定赔偿协议，不能成立，本院不予支持。
在另一案例，禧玛诺（新）私人有限公司诉宁波赛冠车业有限公司侵害外观设计专利权纠纷案中，案件审理期间双方达成调解协议，赛冠公司承诺停止侵权行为，否则支付禧玛诺公司违约金100万元，在后案11中，法院确认赛冠公司实施侵害涉上案专利权行为，禧玛诺公司和赛冠公司在前案调解协议中约定的100万元违约金，是对后续发生的侵权行为如何承担侵权赔偿责任的约定，可以作为确定本案赔偿金额的依据。且在后案中另一被告宁波优升车业有限公司虽不是调解协议签订主体，但与赛冠公司有共同侵权的意思联络，以及逃避调解协议约定责任的共同目的，应连带承担赔偿责任并受前案调解协议关于赔偿金额的约束；赛冠公司、优升公司系故意侵权、多次侵权，并存在故意逃避侵权责任的情节，依据前案调解协议判决损害赔偿金额，有利于保护民事主体合法权益、维护社会和经济秩序，也有利于弘扬社会主义核心价值观，且未超出本案各方当事人的合理预期，故赛冠公司、优升公司关于一审判赔金额违反侵权责任的比例原则、造成严重不公平和利益失衡的上诉理由不能成立。
3.已约定赔偿数额，原告却主张按照原告损失或被告获利计算判赔额，能否突破约定赔偿的数额进行判赔？
民事主体进行民事行为以意思自治为优先适用的原则，若双方已经达成赔偿协议，当事人协商一致的损害赔偿数额或计算方法应当优先于专利法规定的赔偿数额计算方法予以适用。即便原告能提供证据证明原告损失或被告获利超出在先协议约定的赔偿数额，能否对超出部分赔偿进行支持，也应当以已经协商一致、对超出部分承担赔偿的情形达成约定为必要前提，否则法院没有支持超出部分赔偿的事实依据。
在广州市时刻美表业有限公司、广州欣时表业有限公司、曾某与卡西欧计算机株式会社、深圳市博之轮商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷案件12中，卡西欧公司作为原告在诉前曾因侵权纠纷与时刻美公司达成过民事赔偿协议，约定：时刻美公司再次郑重承诺不再有侵犯卡西欧株式会社知识产权的任何行为，并承诺如果再次故意侵犯卡西欧株式会社上述知识产权（含附件款式），经卡西欧株式会社主动提醒后仍然继续侵犯卡西欧株式会社其他知识产权的，愿意每项知识产权至少赔偿卡西欧株式会社50万元；如卡西欧株式会社的损失大于此赔偿金额的，卡西欧株式会社有权另行追究。
后卡西欧公司取证证明在达成民事赔偿协议后，时刻美公司等仍再次实施侵害外观设计专利权，一审深圳市中级人民法院根据卡西欧公司举证证明涉案侵权产品销售金额及时刻美公司营业利润率，在推算出时刻美公司侵权获利的基础上，在时刻美公司拒不支付财务账簿、资料的情况下，结合卡西欧株式会社为证明侵权人侵权获利所提交的初步证据、被诉侵权人侵权性质、侵权主观恶意、侵权规模、侵权持续时间、涉案专利对于产品利润的贡献率、卡西欧株式会社合理维权开支等因素，对卡西欧株式会社在本案中主张的赔偿金额（含合理维权费用）438万元予以全额支持。
然而，二审广东省高院认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十八条规定约定赔偿可以作为确定赔偿数额的一种方式。约定赔偿的实质是当事人双方就未来或已经发生的侵权赔偿达成的一种简便的确定方式，是当事人意思自治的体现。一旦上述约定符合合同法等法律的规定，就成为当事人确定赔偿数额的依据，当事人不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低为由主张约定无效。约定是平等市场主体自愿达成的合意，对于双方当事人而言，依据该约定确定赔偿数额的主张机会应当是均等的，即如果侵权人主张依据约定确定赔偿数额，权利人同理不能以约定数额明显低于侵权人获利为由主张不依约定确定赔偿数额，除非权利人证明该约定不符合法律规定。
本案中协议还约定：如卡西欧株式会社的损失大于此赔偿金额的，卡西欧株式会社有权另行追究。本案卡西欧株式会社是否可以据此获得超过50万元的赔偿，对此广高院认为：首先，协议约定的成就条件是卡西欧株式会社的“损失”大于50万元，而本案卡西欧株式会社的主张和全部举证均是侵权人的获利数额，缺乏关于卡西欧株式会社本身“损失”的主张和直接证据，而且，侵权获利与权利人的损失之间关系如何，如何进行转换认定，卡西欧株式会社均未提供证据证明或作出合理的阐述。其次，卡西欧株式会社主张的侵权获利数额也明显缺乏事实依据，因此无法据此直接推定卡西欧株式会社的损失大于50万元。综上，协议约定“另行追究”的条件不成就，卡西欧株式会社不能根据协议获得超过50万元的赔偿。
综上，关于约定赔偿，笔者建议如下：
第一，在专利侵权诉讼中，原告损失、被告获利、许可使用费、惩罚性赔偿的法定赔偿形式都需要充分的证据加以证明，对原告来讲客观上存在调查取证困难、取证成本高等实际问题，因此约定赔偿不失为一种直观、明确、成本更低的赔偿计算方式，权利主体应珍惜约定赔偿的机会。第二，慎重确定赔偿金额或赔偿计算方式，避免出现约定金额过低的情形，在后续的诉讼中若被控侵权方主张按照约定金额承担赔偿责任，权利主体关于超出约定金额部分就很难获得支持。第三，慎重约定赔偿金额适用的侵权情形，避免因约定不明而产生对权利主体不利的后果。比如，应约定清楚被控侵权方具体的侵权情形、侵权行为类型、赔偿金额是否包含维权合理开支、是否对超出约定赔偿金额部分承担侵权责任等事宜。
注：
[1]参见《<关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）>的理解与适用》，宋晓明、王闯、李剑【J】，载于《人民司法》2016年第10期。
[2]参见张鹏《<民法典>情势变更制度在知识产权侵权事先约定赔偿中的法律适用》https://m.sohu.com/a/412997522_120051855/ 最后访问时间：2022年9月27日17：00。
[3]参见《侵权约定赔偿的适用规则》，上海市高级人民法院朱佳平，人民司法杂志社，2022年第8期。
[4]参见广东省高级人民法院（2019）粤民终3211号民事判决书。
[5]参见最高人民法院（2020）最高法知民终1010号民事判决书。
[6]参见上海知识产权法院（2019）沪73知民初547号民事判决书。
[7]参见广东省高级人民法院（2020）粤民终797号民事判决书。
[8]参见《<关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）>的理解与适用》，宋晓明、王闯、李剑【J】，载于《人民司法》2016年第10期。
[9]参见广州知识产权法院（2017）粤73民初1485号民事裁定书。
[10]参见最高人民法院（2021）最高法知民终425号民事判决书。
[11]参见上海市高级人民法院（2020）沪民终555号民事判决书。
[12]参见广东省高级人民法院（2019）粤民终3211号民事判决书