从海能达与摩托罗拉纠纷一案谈中国企业“走出去”

3月8日，一则关于海能达与摩托罗拉因商业秘密及版权侵权一案败诉被判赔近53亿的消息在业内引起轩然大波，继《中美经贸协议》之后，商业秘密再一次引起广泛关注。
一、海能达与摩托罗拉的恩怨
事情回顾到2月17日早间，海能达披露的一则《关于重大诉讼的进展公告》显示，经过长达三个月的庭审，美国当地时间2月14日（北京时间2月15日），伊利诺伊州法院陪审团对海能达及全资子公司美国公司、美西公司与摩托罗拉、摩托罗拉马来西亚公司之间的商业秘密及版权侵权诉讼案件作出裁决，认为海能达侵犯了摩托罗拉一项或多项商业秘密及美国版权，应当向摩托罗拉支付损害赔偿3.46亿美元及惩罚性赔偿4.19亿美元，合计7.65亿美元（约合人民币52.71亿元）。海能达披露的这则较为简洁的公告，还引来了深交所的问询函。2月24日，海能达对深交所问询函的回复中声称案件尚需等待当地法院作出一审判决，且公司将就该案件及相关禁令提出上诉。3月5日，伊利诺伊州法院正式对该案作出一审判决，支持了此前陪审团的裁决，海能达一审败诉。
事实上，海能达与摩托罗拉之间的纠纷由来已久。摩托罗拉系统公司（Motorola Solutions，Inc）从摩托罗拉分立出来后，主要从事公共安全通信业务，核心市场是公共安全、政府机构和商业企业。而海能达公司作为总部位于深圳的民营上市公司，其核心业务是为政府、公共安全等行业提供专网解决方案。在高度重叠的市场下，二者之间的竞争遍布全球，在美国、中国、德国和澳大利亚都存在法律纠纷，双方在以往的诉讼中也都互有胜负。而本次案件最为引人注目，其起源于海能达于2008年聘请的一位摩托罗拉前工程师。
据海外公开信息显示，摩托罗拉的这位前雇员离职前从系统中下载了数千份机密技术文件和数百万行源代码，此后将相关技术用在了海能达所生产的产品上。对此，海能达在庭审中承认摩托罗拉的某些工程师在入职海能达前曾窃取竞争对手的机密文件，但其声称除这些人以外的其他人并不知情，海能达也不知情。海能达的律师辩称摩托罗拉试图将几名员工的不良行为归罪于整个公司，且在这些雇员入职前，海能达自己的设计原型已经完成了75%。此外，摩托罗拉没有在这些雇员离职后就立即起诉，而是等到海能达的产品获得成功之后才提起诉讼，其目的只是为了获得更多的赔偿，据此海能达在庭审中还提出了诉讼时效的抗辩。显然，根据2月14日裁决，陪审团并没有采纳海能达的辩解，而是几乎支持了摩托罗拉的全部诉讼请求。
海能达2月29日发布的2019年业绩快报显示，由于受到该案件的影响，2019年净利润将可能同比下跌1101.41%。有分析指出，面对如此巨额的赔偿，海能达可能需要用今后18年的净利润来偿还，这对于一家民营企业而言无疑是毁灭性的打击。然而对于摩托罗拉而言，其全部目的并不仅限于此。根据相关报道，在获得胜诉的裁决后，摩托罗拉已经向当地法院提出了临时禁令，并寻求在全球范围内永久禁止销售“含有其被盗商业秘密和受版权保护的源代码的海能达产品”。对此，海能达似乎准备了两项对策：其一是在美国对摩托罗拉提出反垄断诉讼，其二是笼络在美国销售海能达产品的经销商对法庭施加压力。对于第一项对策笔者觉得成功的可能性很小，因为2017年海能达在国内针对摩托罗拉发起的反垄断诉讼亦于年初被北京知产法院判决败诉。至于第二项对策，有消息报道称主审该案的诺格尔法官表示“不会允许这19家分销商和经销商”出席听证会，因此对于这起案件的走向尚需观察海能达能否继续提出新的有效对策。从现有的情况来看，海能达反击的手段有限，对摩托罗拉基本没有杀伤力，未来前景并不乐观。
二、海能达失利原因
纵观这起案件，海能达失利的原因主要在以下几点：
（一）对商业秘密风险控制不够重视
对于招募的技术人员，没有尽到合理审慎的审查义务。针对核心技术人员，更应在其未入职前进行充分知识产权审查，然而令人不能理解的是，在了解涉案人员工作经历以及原来工作内容的情况下却没有做到基本的防控，着实是海能达的一次重大疏漏。员工的流动性，是造成企业商业秘密泄露的主要原因。尤其在本案中，海能达明知雇佣的工程师原为与自身业务有高度重叠的摩托罗拉公司技术人员，其之所以没有对该工程师进行审查，根本原因在于只关注到技术人才带来的经济效益，而忽视了人才流动带来的商业秘密侵权风险。由此可以看出，海能达实际缺乏对商业秘密保护与风险防范的全局观，这也是绝大多数中国企业的通病。因为在中国目前的大环境下，商业秘密保护机制并不完善，商业秘密实际被侵权状况十分严重，维权道路艰难，短期内保护商业秘密所带来的经济效益并不显著，所以很多企业对商业秘密保护的重视度就降低了，特别针对是否侵犯其他方的商业秘密更加忽视 。
（二）缺乏对竞争对手的关注与分析
无论大企业还是小企业，除了关注市场需求、行业技术发展，关注自身的竞争对手尤为重要。通过对竞争对手的关注，不仅可以明确该行业的未来发展方向，更能帮助自身提早进行技术布局。如果海能达公司对摩托罗拉公司的关注足够多，对其专利布局、商标布局进行了深入研究，利用这些公开的信息完全可以分析出对方的研究发展方向，甚至对本案一些涉案的商业秘密信息方向可以预见，加上自己强大的技术团队，这样应该对从竞争对手离职的技术人员就没有那么“求贤若渴”。
（三）知识产权战略规划存在不足
正如前文所提到的，任何企业都应重视对自身竞争对手的分析，尤其是在自身某些技术已达到相当程度的企业中。如果海能达公司在分析竞争对手摩托罗拉公司的基础上，对上下游技术做好技术布局，并及时进行知识产权布局，将成为其和解谈判的重要筹码，这一点海能达还需要向华为学习，手中要有武器。2003-2004年间，思科诉华为侵权案件也曾非常轰动，但仅持续了一年多双方便达成和解，其重要原因即在于华为提早进行了技术布局。除此之外，华为还与国外本土企业和上下游伙伴建立了密切良好的合作关系，最终为自己赢得了谈判筹码。但就目前来看，海能达手上的谈判筹码似乎并不乐观，其与摩托罗拉已在多国发起诉讼，战线拉得太长，损失也将是惨重的。如果海能达手中有足以制衡摩托罗拉的知识产权武器，例如专利，其也可以提出反诉，使对方认识到继续起诉只会两败俱伤，最终促成和解。目前，随着本案一审判决的正式作出，对于海能达而言，和解的希望也更加渺茫了。
三、商业秘密保护现状
商业秘密的概念最早由英国提出，其作为一种具有商业价值的无形财产，已经成为了企业获得竞争优势的重要工具之一。尽管各国由于政治文化等差异而对于商业秘密保护存在不同的理论依据，但对于商业秘密构成要件的认识却大同小异。我国关于商业秘密的保护主要规定在《反不正当竞争法》第九条，其中第四款规定：“本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。”由此可见，商业秘密可以概括为秘密性、经济性以及保密性三个构成要件。首先，商业秘密的“秘密性”是相对的，负有保密的义务的雇员、合同相对人以及其他因履职职务而接触商业秘密的公职人员等即使知悉了商业秘密的内容，也不会导致该信息丧失秘密性；其次，商业秘密的“经济性”主要表现在能为持有人带来直接或潜在经济利益或竞争优势；最后，“保密性”还要求该信息的持有人为保密采取了合理措施。
商业秘密作为一种极易受到侵害的无形资产，如不妥善保护，将会对持有人造成难以估量的损害。以这次海能达与摩托罗拉的案件中摩托罗拉的前雇员为例，有学者研究表明：员工跳槽的行为也是我国商业秘密流失最主要的渠道之一。部分员工将在原单位接触的商业秘密作为自己升职加薪的筹码，亦有雇员掌握企业核心商业秘密后另立门户，通过恶意竞争给原单位造成巨额损失。同时也有企业信奉“买技术不如偷资料，偷资料不如挖人才”，间接地助长了裹挟商业秘密跳槽之风。此外，有些企业过分依赖和信任部分骨干人员，一旦上述人员跳槽而企业没有采取合理的保护措施，无法以商业秘密保护规制其行为，那么导致整个企业瘫痪甚至破产的事迹也屡见不鲜。
尽管近来商业秘密愈加受到我国企业的关注，但总体而言商业秘密保护的意识还相对薄弱，并且我国的司法环境下商业秘密举证难，鉴定费用高，很多企业都是望而却步。截至日前，我国自1997年来涉及侵犯商业秘密的民事案件仅3375件，刑事案件仅279件，其中2018年499件，2019年463件（数据来源于Alpha案例库）。而商业秘密保护意识相对较强的美国，仅2009年至2018上半年间，商业秘密诉讼案件就高达8849件。如此悬殊的数据不仅反映出商业秘密保护意识的差距，同时在当今中国企业不断“出海”开拓国外市场的情况下，面对在很多领域早已有大量专利积累和布局的外国企业，作为市场的后来者如果不加强商业秘密保护意识，深入学习了解国外商业秘密保护机制，那么势必会深陷诉讼的泥潭。
中国公司普遍商业秘密意识不强，其中2015年中兴与美国专利运营公司Vringo的诉讼便是一起值得警醒的案例。案件起源于2012年Vringo公司针对中兴发起的专利侵权诉讼，此后201 中国公司普遍商业秘密意识不强，其中2015年中兴与美国专利运营公司Vringo的诉讼便是一起值得警醒 3年末，Vringo与中兴见面谈判和解事宜，并且双方签署了一份保密协议。紧接着，中兴便引用这份保密协议在国内和欧盟提起了针对Vringo的反垄断诉讼。Vringo公司得知这一情况后，立即在当地法院起诉中兴违反保密协议，并后续增加了包括侵犯商业秘密在内的多项诉求。尽管中兴立即提出了反诉，但因为在后续案件审理过程中相关负责人无法接受法庭调查，法院出具了判决意见书。最终，中兴支付了2150万美元的和解费用结束了这起诉讼。
从中兴的这起案件我们可以了解到，当中国企业存在接触美国企业商业秘密的情况下，即使仅仅是一份保密协议，也应当妥善对待潜在的法律风险。近年来，美国对于商业秘密保护的立法不断加强。2016年正式实施的《保护商业秘密法案》在进一步保护美国公司商业秘密的同时，对于在美国投资经营的中国企业，以及有产品出口美国的中国外贸企业均产生了深远影响，而且逐渐呈现出域外管辖的趋势。以产品出口美国的外贸企业为例，自天瑞公司诉美国国际贸易委员会一案后，美国国际贸易委员会便可依照《1930年关税法》第337节（即337条款），直接要求海关扣押那些可能侵害美国企业商业秘密的产品，禁止其进入美国市场。此外，根据《法制日报》的相关报道，美国针对中国企业的商业秘密侵权和经济间谍案件每年增加约10%，成为了打击中国企业的新手段。此种情况下，中国企业如何应对愈演愈烈的商业秘密诉讼，提高商业秘密保护意识，增强商业秘密保护能力便显得尤为重要。
四、中国企业“走出去”之建议
（一）预防和应对商业秘密侵权风险与建立商业秘密保护体系
从商业秘密的保护现状来看，中国企业在准备进入美国市场时，都会对可能存在的专利侵权风险进行预防，而往往忽视商业秘密侵权的风险。然而鉴于美国商业秘密保护在实践中的灵活性以及广泛性，当中国企业“走出去”，尤其是“走向美国”时，应当评估和预防商业秘密侵权风险，一方面，熟悉当地商业秘密侵权诉讼法律政策，做好应对相关诉讼的准备；另一方面建立系统、完善的商业秘密保护体系。
就商业秘密侵权诉讼的一般抗辩分析，首先可以从商业秘密的构成要件入手，从三个方面提出抗辩，以原告的信息不构成商业秘密为由，彻底否定原告的诉讼请求。第一，证明原告提出的信息是公众所知悉的信息，不具有“秘密性”；第二，证明该信息不具有“经济性”，即不能为信息的持有人带来直接或潜在的经济利益或竞争优势；第三，证明该信息的持有人没有采取合理的保密措施，将信息作为财产进行合理管理的行为和欲望，即不具有“保密性”。
其次，从另一个角度而言，企业还可以侵害商业秘密的行为不存在为由进行抗辩。具体而言可以证明我方所使用的信息与原告提出的商业秘密不相同也不相似；证明我方没有接触原告商业秘密的可能性或证明我方系通过合法途径获得，比如反向工程或自主研发（需要注意的是，通过反向工程获得的信息可以作为商业秘密侵权的抗辩，但仍可能侵犯对方的专利权）。
此外，从本案来看，海能达公司最大的失误还是在于对技术人才引进时风险控制的不重视。商业秘密属于知识产权的一种，又具有其特殊性，应与企业知识产权管理一样，建立起系统、全面的思路。从公司整体的商业秘密保护到各部门不同特点的商业秘密信息保护与风险控制。以这种思路思考，总体上可以制定保密工作规则、建立保密制度；限制接触保密信息的人员；对机密文件进行特殊保管等。从各部门角度，也完全可以预见到：人事部门在技术人才引进时会带来的商业秘密风险；在研发部门因研发记录不完整而招致败诉的风险，以此类推。
因此，建议中国企业在生产经营以及拓展海外市场的过程中应当做好商业秘密相关的规划布局，全面认识商业秘密保护及风险控制，建立起完善的商业秘密保护体系。例如：在员工入职前进行知识产权背景调查，明确其此前工作内容及是否处于竞业限制期内，对于存在竞业限制又准备聘用的，应当将其安排到与原单位不相同或相近的岗位工作，并与应聘者签订书面承诺书，约定不实承诺应当承担的法律责任等，确保公司已尽合理审慎的审查义务，也避免公司日后遭遇商业秘密诉讼风险；员工离职时，应当善于运用保密合同以及“竞业限制”条款、离职交接单、离职提醒等，降低员工商业秘密泄密的风险；在研发过程中，应规范管理研发记录，留存完整的研发证据。具体而言包括以下几个方面：首先，企业具有独立的研发能力，例如雇员的资质、技能，投入的研发资金等；其次，企业为研发投入了大量的人力、物力以及财力；最后，确保企业研发的每一项进程都有证据留存，比如研发方案的历史版本、会议纪要以及各个阶段的财务记录等。销售、采购、财务、行政等部门同样有商业秘密，都需要纳入商业秘密体系进行管理。
（二）重视竞争对手
对竞争对手的关注，不应只是停留在现阶段，应具有一定的前瞻性。企业如果想朝着好的方向发展，竞争对手不能只关注到与自己差不多水平的对手，只有选取比自己稍强的对手，才能不断提升。提前预防是否有侵犯竞争对手知识产权的可能性，做好充分的准备预案。
（三）注重知识产权布局与规划
尽管近年国家及各级政府、行业专业人士都在呼吁知识产权布局的重要性，但现阶段，企业真正的知识产权布局意识仍然非常薄弱，很少真正有企业在针对竞争对手的知识产权布局上下功夫，自身的知识产权布局也是杂乱无章的。从本案来看，海能达这样优秀的中国企业在这方面做得也未见完善。面对美国严格的知识产权保护，中国企业想“走出去”，必须在对行业分析、上下游伙伴、竞争对手的分析基础上，进行技术创新，在竞争对手的前进路上进行知识产权‘布雷’，提早做好知识产权布局与规划，为自己在国外市场竞争中赢得胜利的筹码。
纵观海能达与摩托罗拉的这起案件，其核心无非是企业针对商业秘密保护的较量。商业秘密在年来不断受到各国重视的情况下，可能对于企业的生死存亡都能发挥至关重要的作用。可以肯定的是，商业和科技的竞争，最终还是要通过市场和实力去说话，但如何避免开拓市场的脚步因商业秘密侵权或被侵害商业秘密导致巨额损失而停滞，是每一个企业都应当做足的功课。
参考材料：
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3.L.Wood. Motorola Rival Could See Global Ban After $764M Radio Trial, Law360.
4.L.Wood & C.Bott. Motorola Wins $764M In Radio Trade Secret Trial, Law360
5.梅雷.一个律师的角度：中兴美国“专利战”败诉解码. http://www.eepw.com.cn/article/201601/286388.htm
6.汪宇伟.进入美国市场，中国企业做好应对潜在商业秘密风险的准备了吗?.http://www.ccpit.org/Contents/Channel3409/2018/0413/989132/content989132.htm
7.万静.美国诉中国商业秘密侵权案年增10%，超过专利案增长速度成为打击中国企业新手段. https://www.chinacourt.org/article/detail/2012/11/id/793476.shtml"
8.中科院知识产权信息.Lex Machina发布2018年商业秘密诉讼报告. http://www.yuyangip.com/news/1843.html