企业是否针对实用新型专利做过专利权评价报告,如何看待和调整专利权评价报告的评价意见?

来源:大成深圳办公室

文章摘要
风险提示与建议 专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据,主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。
风险提示与建议
专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据,主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。专利权评价报告不是行政决定,因此专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。
根据专利法的规定,实用新型和外观设计专利申请只进行初步审查,不进行实质审查,因此实用新型和外观设计专利权的法律稳定性较差。如果专利权人对实际上不符合专利法规定的授权条件的实用新型和外观设计专利权过于轻率地行使其权利,则容易浪费专利权人、案件相对人等的人力财力,损害公众权益,并浪费专利行政部门和司法机关的资源。
近年来,我国实用新型和外观设计专利申请和授权数量的快速增长,使得上述问题更加突出。因此,第三次修改后的专利法将专利检索报告制度的对象范围由实用新型专利扩大到包括外观设计专利,并将报告的名称改为“专利权评价报告”,由仅评价是否具备新颖性、创造性扩大到对实用新型专利和外观设计专利是否符合专利法规定的授权条件进行全面分析和评价,同时将请求人的范围由专利权人扩大到包括利害关系人。
实践中,我们应当如何看待专利权评价报告的评价意见?
对请求人而言,若请求人认为作出的专利权评价报告存在需要更正的错误的,例如认为报告所依据的法律明显错误或者评价结论所依据的事实认定明显错误的,等等,可以在收到专利权评价报告后两个月内提出更正请求。提出更正请求的,应当以意见陈述书的形式书面提出,写明需要更正的内容及更正的理由,但不得修改专利文件。
更正程序启动后,作出专利权评价报告的部门应当成立由组长、主核员和参核员组成的三人复核组,对原专利权评价报告进行复核。复核结果经复核组合议作出,合议时采取少数服从多数的原则。作出原专利权评价报告的审查员和审核员不参加复核组。复核组认为更正理由不成立,原专利权评价报告无误、不需更正的,应当发出专利权评价报告复核意见通知书,说明不予更正的理由,更正程序终止。复核组认为更正理由成立,原专利权评价报告有误、确需更正的,应当发出更正的专利权评价报告,并在更正的专利权评价报告上注明以此报告代替原专利权评价报告,更正程序终止。在更正程序中,复核组一般不进行补充检索,除非因事实认定发生变化,导致原来的检索不完整或者不准确。针对专利权评价报告,一般只允许提出一次更正请求,但对于复核组在补充检索后重新作出的专利权评价报告,请求人可以再次提出更正请求。
实践中,请求人提出更正请求的情况时有发生,复核组也会据实判断,只要请求人的更正理由充分、具体、有据,复核组一般即予采纳并更正相关评价报告的结论。
即便相关的专利权评价报告经过复核做了更正的评价分析和结论,其法律地位同未作任何更正处理的评价分析和结论都是一样的,无论是专利权人还是无效宣告请求人,都可以在专利的无效审查阶段提出自己的主张并要求专利局复审和无效审理部进行重新审查。例如专利权评价报告认为某项专利权利要求不具有创造性,而专利权人认为其具有创造性,无论专利权人是否曾经提出过更正请求,在专利无效审查阶段,专利权人都可以主张相关专利权利要求具有创造性;专利局复审与无效审查部都可以根据诉辩主张和双方的证据,据实作出判断;不受专利权评价报告结论的约束或者影响。相应的,若专利权评价报告认为某项专利权利要求具有创造性,无效宣告请求人既可以依据专利权评价报告中提到的对比文件作出新的解读认定前述权利要求不具有创造性,也可以提出新的证据和理由请求认定前述专利权利要求不具有创造性。通常专利局复审和无效审查部的审查结论不受专利权评价报告结论的约束或者影响。因此,专利权评价报告关于专利有效性的评价对专利权人和案件相对方而言均属于参考性意见,专利权人或者侵权诉讼的被告最好寻求知识产权专业律师对该报告进行分析、解读,以便更准确的评价相关专利的有效性。
相关法条依据
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》
第五条人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:
(一)原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的;
(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;
(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;
(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。
《中华人民共和国专利法实施细则》
第五十六条 授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。
请求作出专利权评价报告的,应当提交专利权评价报告请求书,写明专利号。每项请求应当限于一项专利权。
专利权评价报告请求书不符合规定的,国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正;请求人期满未补正的,视为未提出请求。
第五十七条 国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权,有多个请求人请求作出专利权评价报告的,国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。
《专利审查指南》第五部分第十章第2.2节
根据专利法实施细则第五十六条第一款的规定,专利权人或者利害关系人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。其中,利害关系人是指有权根据专利法第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人,例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。
请求人不是专利权人或者利害关系人的,其专利权评价报告请求视为未提出。实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的,请求人可以是部分专利权人。
《中华人民共和国专利法》
第六十六条第二款 专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据;专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。

——摘自孙大勇律师主编的《企业知识产权合规实务与指引》之《专利篇》


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