以侵害技术秘密为由主张专利权属诉求实质为单一诉讼

来源:文康法律观察

文章摘要
引言 近年来,商业秘密保护受到社会各方面高度重视。

引言
近年来,商业秘密保护受到社会各方面高度重视。一方面,国家新出台法律、法规、司法解释等不断加强对商业秘密保护的立法和执法;另一方面,各企业等经营主体的商业秘密保护权利意识不断增强,相关因商业秘密侵权引发的纠纷也逐渐增多。
不久前,媒体披露一例特殊的技术秘密侵权纠纷案件,(2019)最高法知民终672号案件(以下称“672号案件”)。该案中涉及的法律关系性质和案由确定等问题也引起了业界的关注。该案中博迈公司起诉何克江违反约定将博迈公司的技术秘密披露给麦可公司,麦可公司明知或应知何克江的违法行为而获取、使用其技术秘密申请了发明专利,博迈公司起诉要求法院判决认定原告是名称为“一种多种流体周期性定向导流装置”发明专利的权利人;确认两被告侵犯了博迈公司的商业秘密并赔偿经济损失。一审法院认为本案涉及侵害技术秘密纠纷和专利权权属纠纷两个不同案由,不属于同一法律关系,不能在一个案件中起诉和审理,因原告拒绝选择其中一个案由主张权利裁定驳回原告起诉。最高人民法院二审认为,本案可以将侵害技术秘密之诉与确认专利权权属之诉合并审理,裁定指令一审法院审理。
原告在技术秘密侵权案件中提出专利权属的主张,是一种较为特殊的案件。这类案件中原告对于专利权属的诉求基础与其它专利权属纠纷案件有很大不同。深入讨论此类案件并发现其中的实质法律关系和诉讼机理,有助于纠纷的实质性高效解决,从而为类似案件处理提供指引,这正是本文的目的。
专利权属纠纷(为表述方便统指专利申请权权属与专利权权属),是指当事方对于专利申请权或专利权的归属产生争议导致的纠纷。
现实中,最常见的专利权属纠纷是因职务发明事由引发的纠纷,例如:用人单位认为其职工以个人名义申请的专利应属于职务发明,从而主张相关专利申请或专利权归单位引发的纠纷;再如,原用人单位主张其职工离职后,作为发明人以新单位名义申请的专利,应属于其在原单位期间的职务发明,因此主张新单位名下的专利权或专利申请权归自己所有引发的纠纷。
可以看出,以上两种专利权属纠纷案件的特点是导致权属纠纷的事实理由所对应的法律关系单一,诉讼中确定案由就是“专利申请权权属纠纷”或“专利权权属纠纷”,案件审理所涉争议事实就是相关技术内容是否属于职务发明的认定问题。
实践中,还出现一类特殊的专利权属纠纷,是以技术秘密侵权为理由引发的。原告认为被告侵犯了自己的技术秘密并将非法获取的技术秘密申请了专利,于是起诉主张被告技术秘密侵权并要求把被告的专利权或申请权判归己有。此种案件的特点在于案件的核心争议在于技术秘密侵权是否成立,在技术秘密侵权成立情况下,原告主张的专利权或申请权归属诉求就成为一种对侵权损害进行救济的方式。虽然,原告的诉讼请求中包括含专利权属的请求,但该诉求却是不可分割地依附在技术秘密侵权争议之上的,不能脱离技术秘密侵权纠纷单独分离出来。
换言之,被告申请专利的行为是否构成对原告技术秘密的侵权行为,是案件争议的焦点。原告主张的技术秘密依法是否成立、被告申请专利的技术是否构成对原告技术秘密的侵权,是案件审理中两个不可分割的事实判断。
笔者认为,对于此类纠纷案件,不应将其视为技术秘密侵权纠纷和专利权属纠纷两个并存的不同纠纷,也不应视为是两个争议的合并审理。因为该纠纷实质上只涉及一个争议法律关系,即技术秘密侵权关系;所谓专利权属的诉求并非是独立于技术秘密侵权的另外争议,而是针对技术秘密侵权损害做出的一种特殊救济方式而已。
若我们坚持要把这种案件中原告提出的专利权属诉讼请求冠以“专利权属纠纷”案由,也只能说在案件中出现了“技术秘密侵权纠纷”和“专利权属纠纷”案由的竞合,“技术秘密侵权纠纷”是对原告主张核心争议法律关系的归纳,而“专利权属纠纷”则只与原告的诉讼请求具有表象上的对应关系,并不能反应案中实质法律关系。在这种情况下,我们完全可以只选取其中任何一个案由作为案件的案由,例如,把该案定为“专利权属纠纷”,但实际上所有审理都是围绕专利申请技术是否侵犯原告技术秘密进行的,明显区别于其它传统的专利权属纠纷;也可以将案由定为“技术秘密侵权纠纷”,此时原告主张的那一项专利申请或专利权归属的诉讼请求,就是一种侵权救济方式的表述,无需为其另外冠以“专利权属纠纷”这个案由。
针对上述情况的处理,实际上可以在现行《民事案件案由规定》中找到对笔者上述观点的支持。例如,“专利申请权转让合同纠纷” 和“专利权转让合同纠纷”这两个案由,因为基础法律关系是转让合同,所以“合同纠纷”定性案由,而此类纠纷中的原告同样会提出关于专利申请权或专利权归属的诉讼请求,但我们并不再因此而将该纠纷视为“专利权属纠纷”。类似情况也会出现在某些技术合作开发、技术委托开发等合同纠纷中,当事一方违反合同约定将标的技术申请专利,原告起诉的基础争议就是“技术合同纠纷”,但其诉讼请求中也会包含一项专利申请权或专利权归属的请求,此时我们同样也不把该诉求当成单独一个“专利权属纠纷”对待。
以此类推,在我们处理因申请专利行为引发技术秘密侵权诉讼时,也不需要将权属诉求当成单独的一个“专利权属纠纷”对待,进而认为该案件包含了“技术秘密侵权纠纷”和“专利权属纠纷”两个争议事实和法律关系,需要分别审理或合并审理,因为它在本质是一个案件。退一步讲,即便是非给这样的案件确定两个案由,也明显不是两个独立诉讼的合并审理,而是对一个争议关系的两种描述,是“一体两面”式的案由列举。
笔者认为,就案件争议实质而言,将该类案件案由定为“技术秘密侵权纠纷”是最为恰当的,因为该案由体现了案件争议的实质问题,可不必再考虑所谓专利权属纠纷这个案由问题。
再回到开始提到的最高院“672号案例”。仔细研究判决书中的信息,我们会发现,该案中原告起诉时对案涉法律关系缺乏清晰的认识,对不同法律关系对应的被告主体认识混乱,不同诉讼请求之间的逻辑关系不清,这在一定程度上对一审法官形成很大的误导。例如,原告起诉中称:“博迈公司发现麦可公司专利申请的内容系博迈公司的技术秘密,涉案专利系何克江在博迈公司工作期间做出的‘职务发明创造’,专利权应归博迈公司所有” 。此种表述没有理清楚“技术秘密侵权”和“职务发明创造”的关系,容易误导一审法官将随后的专利权属诉讼请求
与通常因职务发明造成的权属纠纷联系起来,同时第一项诉讼请求也是专利权属请求,原告这些做法都使法官轻易把注意力放在因职务发明导致的“专利权属纠纷”上。
假如原告在起诉时说清楚是被告一(个人)窃取并非法披露自己的技术秘密给被告二,并由被告二将该技术秘密申请专利,同时把确认侵犯技术秘密作为第一项诉讼请求,在此基础上把确认专利权归属作为后面诉讼请求的话,法官很容易理解本案基础和实质争议是技术秘密侵权纠纷。
二审法院查清了案件争议实质为技术秘密侵权,但仍然把专利权属争议作为一个与技术秘密侵权有密切关系的争议事实看待,认为“考虑到本案中博迈公司起诉涉及的侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连,具有密切关系,本院认为宜将上述两诉合并在一个案件中予以审理”。
但对二审法院的处理方式,笔者并不完全认同,理由如前所述:本案中所谓的“专利权属争议”不只是与“技术秘密侵权纠纷”有密切关系或者“高度重合”的问题,而是两者根本就是一件事。因为被告一、二的行为是共同侵权行为,原告指控的侵权行为就是两被告非法披露技术秘密并将其转化为专利申请,专利权属主张所依据事实和技术秘密侵权是一体的,专利权属主张实际上是技术秘密侵权诉讼的一个必然请求事项和救济方式。所以,本案不存在可以分开审理或者要求原告分开起诉的问题,只要原告提起技术秘密侵权之诉,并提出专利权属的诉讼请求,法院就应该作为一个案件审理,无论案由如何确定。
我们还可以进一步假设,原告确实作为两个案件分别提起了“技术秘密侵权之诉”和“专利权属纠纷之诉”,法院也应把该两案合并为一个案件审理。或者,笔者认为更为恰当的做法是,法院释明原告撤回专利权属纠纷案件的起诉,在技术秘密侵权诉讼中增加一项专利权属诉讼请求即可。

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