最高院知产庭2022年度“油气微生物勘探商业秘密”典型案例评析（上）——反思《商业秘密民事司法解释》第二十六条

内容提要
排他实施许可的被许可人在权利人不起诉的情况下自行提起技术秘密侵权诉讼是适格主体的相关规定，已不适应当前司法保护技术秘密的需求，值得反思。
案情聚焦
原告盎亿泰地质微生物技术(北京)有限公司(以下简称“盎亿泰公司”)成立于2007年1月12日，经营范围包括石油天然气勘探、开采和生物技术的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广和技术咨询等。涉案技术是盎亿泰公司在Geo-Microbial Technologies Inc.(以下简称“GMT公司”)和AE&E Technology,LLC.(以下简称“AE&E公司”)技术许可的基础上自行研发的。盎亿泰公司主张的技术秘密是“一种微生物化学勘探采集检测技术”，载体为《微生物地球化学勘探采集技术规程》《8.1b生产管理之海上取样施工规范》《QAYTJ0703海洋沉积物烃氧化菌微生物值的测定5》《白云凹陷西南断阶带油气微生物勘探中期成果汇报》等。上述四个密点载体文件属性信息的最后修改时间分别为2012年10月19日、2009年1月4日、2014年11月5日和2015年7月28日。盎亿泰公司共主张19个技术秘密点，一审中放弃对密点4、6、11、17、18的主张，并对密点19的内容进行了修改。一审法院认定密点1、2、9、13、14、16等6个密点具备秘密性，其余8个密点不具备秘密性。
被告英索油能源科技(北京)有限责任公司(以下简称“英索油公司”)成立于2016年9月23日，经营范围与原告相同。盎亿泰公司的前技术人员罗某、李某、胡某、张某（以下简称“四自然人被告”）先后入职英索油公司。罗某自盎亿泰公司成立即入职该公司，先后担任业务经理、项目经理、总裁助理、工程部总监等职务。2016年7月11日，罗某与盎亿泰公司协商解除劳动关系，现为英索油公司法定代表人。李某为盎亿泰公司研发部研究员，于2016年11月8日离职。2017年1月20日，盎亿泰公司因李某在职期间为罗某成立的英索油公司组建实验室，窃取公司绝密文件，作出开除李某的决定。李某否认现为英索油公司员工，提供了其为环能新科公司股东和在其他第三方公司缴纳社保的证明。胡某为盎亿泰公司工程部测绘工程师，2016年8月31日离职。其否认现为英索油公司员工，称其先后在中交隧道工程局有限公司盾构工程公司工作。张某为盎亿泰公司勘探部、综合研究部项目工程师，于2016年11月11日离职，其否认现为英索油公司员工，提交了其在中国石油大学和中国政法大学缴纳社会保险的证据。四自然人被告与盎亿泰公司签署过《保密协议》，均从事与技术相关的工作，有接触盎亿泰公司技术秘密的便利条件和可能。
2017年5月23日，英索油公司中标洛克项目，合同总金额735万元；2017年11月21日，项目完成验收，英索油公司认可收到全部合同款项。其中李某电脑中有3个文件为洛克项目文件，执行的检测标准即为保全的李某电脑中文件显示的标准，故盎亿泰公司主张英索油公司在洛克项目中使用了涉案技术秘密。根据盎亿泰公司的申请，一审法院对李某、胡某在英索油公司办公场所使用的笔记本电脑内数据及纸质文件进行了保全。经勘验，证据保全的李某电脑中的部分文件与李某在盎亿泰公司使用的办公电脑中存储的文件内容相同，该文件包含密点1、2、3、5、7、8、9、12、13-16；保全的胡某电脑中的文件内容与密点7、8的载体内容完全一致。因保全的李某电脑中的对比文件记载罗某为起草人之一，故盎亿泰公司认为罗某应承担共同侵权责任。保全的李某电脑中还搜索到洛克项目讨论过程文件显示“思梦负责用软件画图”，孙海涛是洛克项目的主要参与人之一，因孙海涛与张某为夫妻关系，盎亿泰公司据此主张张某积极参与了洛克项目。
原告盎亿泰公司向北京知识产权法院（以下简称“一审法院”）起诉英索油公司及罗某、李某、胡某、张某，请求法院判令英索油公司及四自然人被告停止侵害技术秘密并主张英索油公司及四自然人被告共同赔偿其经济损失588万元及合理开支50.7万元(代理费50万元、公证费0.7万元)，共计638.7万元，张某在638.7万元的10%范围内承担连带责任。为证明五被诉侵权人具有恶意，盎亿泰公司向一审法院提交其法定代表人梅海与李某谈话的录音，以及盎亿泰公司发送给洛克公司的沟通邮件、律师声明函、邮单及签收证明。在谈话录音中，梅海明确告知李某其行为涉及侵权。为证明英索油公司所获利润，盎亿泰公司提交了其对白云深水区微生物地化样品室内研究分析服务、辽西南洼旅大8/9构造带微生物油气勘探服务两个项目所作专项审计报告，前者利润率为53.19%，后者利润率为34.51%。一审法院于2017年8月1日立案受理，于2020年7月31日判决英索油公司、李某和罗某于判决生效之日起立即停止侵害盎亿泰公司涉案技术秘密的行为，英索油公司和李某共同赔偿盎亿泰公司经济损失50万元和合理费用25万元，共计75万元。
盎亿泰公司和英索油公司、罗某、李某不服一审判决，上诉至最高人民法院（以下简称“最高院”）。盎亿泰公司请求改判原审判决，判令英索油公司及四自然人被告停止侵权并共同赔偿200万元及合理开支50.7万元，其中张某在10%范围内承担连带责任。英索油公司、罗某、李某共同上诉请求依法撤销原审判决，改判驳回盎亿泰公司的诉讼请求或发回重审。盎亿泰公司二审庭后提交了3份新证据：《南海珠江口盆地03/33和16/07勘探区块海底地质微生物调查》商务投标文件(价格标)、盎亿泰公司工作人员与洛克公司工作人员的往来邮件截图以及所附的附件及其中文译文，拟共同证明盎亿泰公司在洛克项目中由于英索油公司恶性竞争导致失去中标机会，进而造成损失；北京中新天华会计师事务所有限公司出具的情况说明，拟证明盎亿泰公司在一审提交的中新天华审字[2020]604、605号专项审计报告中的利润相当于项目的营业利润。
最高院2021年7月13日立案，10月11日不公开开庭审理了本案，于2022年10月26日做出终审判决：一审判决关于罗某虽构成侵权但无需承担赔偿责任的认定，胡某因不构成侵权而无需承担赔偿责任的认定有误，应予以纠正；根据盎亿泰公司提交的审计报告和洛克项目审计报告中（预算支出-实际支出）/预算支出的计算方法分别得出43.85%和27.91%的利润率，按照43.85%和27.91%利润率分别计算，英索油公司在洛克项目中的营业利润均大于原告主张的200万元。本案系因前员工组建新公司并侵害原任职公司技术秘密引发的案件，英索油公司在实际经营中使用盎亿泰公司的技术秘密，具有明显的主观恶意，可推定英索油公司不当攫取了原本属于盎亿泰公司的交易机会，英索油公司是否存在恶意低价竞标行为、是否在洛克项目中还使用了其他自有技术，以及所使用技术秘密的技术贡献率大小，均不影响赔偿金额的计算。改判英索油公司及罗某、李某、胡某于判决生效之日起立即停止侵害盎亿泰公司涉案部分技术秘密的行为并连带赔偿盎亿泰公司经济损失200万元及合理费用50.7万元。
律师评析
笔者认为，排他实施许可的被许可人，在权利人不起诉的情况下自行提起技术秘密侵权诉讼是适格主体的相关规定，已不适应当前司法保护技术秘密需求，强烈建议做必要的修改。
本案被告认为盎亿泰公司并非适格原告，若认定盎亿泰公司技术来源于GMT公司，则其应为涉案技术秘密的使用权人，而非原审认定的“利害关系人”。
一审法院认为，盎亿泰公司称其主张的技术秘密是在受让技术的基础上进行的自主研发，就技术秘密主张权利的当事人可以是技术的所有人也可以是利害关系人。盎亿泰公司向一审法院明确了其主张的技术秘密内容，并提交了载体文件，其技术秘密具体为一种微生物石油勘探技术。盎亿泰公司提交的技术秘密载体文件的形成时间均在罗某、李某、胡某、张某离职时间之前。据此一审法院认定盎亿泰公司为涉案技术秘密的利害关系人，有权就涉案技术秘密提起诉讼。盎亿泰公司是否是其主张的涉案技术秘密的所有权人，不影响其在本案中主张权利。
最高院认为，《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称《商业秘密民事司法解释》）第二十六条第二款规定，排他使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼，或者在权利人不起诉的情况下自行提起诉讼的，人民法院应当依法受理。本案中盎亿泰公司提交了GMT公司向AE&E公司转让陆域和海域微生物石油调查技术(MOST)和吸附气技术(SSG)的《技术转让协议》，及盎亿泰公司获得AE&E公司对陆域和海域微生物石油调查技术(MOST)和吸附气技术(SSG)的《技术排他实施许可协议》，授权许可链条清晰，可证明盎亿泰公司确已获得陆域和海域微生物石油调查技术(MOST)和吸附气技术(SSG)的排他实施许可。盎亿泰公司作为相关技术的排他实施许可人，有权在权利人不起诉的情况自行提起本案诉讼，故盎亿泰公司为本案适格原告。
笔者认为一、二审法院就此问题在法律适用上是正确的，相比较而言一审法院重在审查认定盎亿泰公司是涉案技术秘密的利害关系人，是否为技术秘密所有权人不影响其在本案中主张权利的思路，更值得肯定。
同时也需要反思《商业秘密民事司法解释》第二十六条规定的合理性。该条第一款和第三款还分别规定：对于侵犯商业秘密行为，商业秘密独占使用许可合同的被许可人提起诉讼的，人民法院应当依法受理。普通使用许可合同的被许可人和权利人共同提起诉讼，或者经权利人书面授权单独提起诉讼的，人民法院应当依法受理。上述内容与《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释（2007）》（以下简称“《反法司法解释（2007）》”）第十五条的规定完全相同，自2007年2月1日施行至今没有任何变化。
类似本案中因前员工组建新公司侵犯原任职公司技术秘密引发的案件比比皆是，利用不正当手段获取、复制带走，在实际经营中使用原单位的技术秘密，其主观恶意明显、损害后果严重，并因此而承担刑事责任的案件大有所在。原单位作为被许可人不论是独占、排他还是普通的任何一种，都是此类侵权行为的直接利害关系人，依法均有权提起民事诉讼寻求法律救济。
1991年4月9日颁布生效《中华人民共和国民事诉讼法》【原《民诉法（试行）》同时废止】第一百零八条规定，起诉和立案的法定条件从未发生过变化。与现行《中华人民共和国民事诉讼法（2021修正）》第一百二十二条的规定完全相同，即起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释（2022修正）》第二百零八条规定，人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合《民事诉讼法》第一百二十二条的规定，且不属于第一百二十七条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于《民事诉讼法》第一百二十七条规定情形的，裁定驳回起诉。然而《反法司法解释（2007）》第十五的规定，很显然是对商业秘密许可合同的独占、排他和普通使用被许可人在起诉与立案受理的条件上做了特殊的要求或者是被区别性对待，且不论在当时情况下如此规定是否合理，但无论如何在客观上产生了对此类主体依法行使诉权、及时制止侵权行为并获得司法救济限制的结果。
历经十五载的发展变化，上述特殊的要求确实还有继续存在的必要吗？
类似本案中，对权利人不起诉事实审查的标准是如何把握的呢。是只要权利人没有起诉即认定符合要求，还是在立案时或受理后问询权利人得到肯定不起诉的回复，或者是在立案时就要求原告提交权利人不起诉的书面文件等等。
大量事实证明，商业秘密许可合同的普通使用被许可人取得权利人书面授权单独提起诉讼的难度非常大，特别是因为跨境区域、历时久远、主体变更和经办人离职等客观原因导致无法实现，更不要说是权利人共同提起诉讼的情况。
从另一层面思考权利人基于多种原因可能对被侵权的技术秘密并不关心，或者在当今司法保护技术秘密效果并不理想的情况下，还不值得做如此多的付出，而普通的被许可人，针对其在职或者离职员工实施侵犯商业秘密的行为，如果不能及时的通过诉讼制止侵权行为，可能导致极为严重的后果。这甚至关及企业生死存亡的问题。如若，任由这类情况的发生和扩大是不负责的表现。
就技术秘密保护范围的具体情况而言，在被许可的技术秘密基础上研发产生的改进或新技术方案的情况也比较多，原技术秘密权利人对新研发的技术秘密也可能并不享有权利。按现有规定，普通的被许可人只能就其后续研发且原许可人并不享有权利的这一部分技术秘密独立提起诉讼。事实上，查明新旧技术秘密保护范围的具体区别是困难的、成本也是巨大的。毕竟不是要判断是否非法使用涉案技术秘密事实所必要，亦非审理改进技术秘密成果归属之所需，在这里是否允许将被许可技术秘密及改进的技术秘密成果为权利基础独立提起诉讼确实没有这个必要。
其他的国家和地区，也有上述这样特殊性规定吗？
为此笔者认为法院应当将此问题回归原告是否属于被诉侵权行为的直接利害关系人这个根本问题上，并强烈建议对《商业秘密民事司法解释》第二十六条规定做必要的修改，以适应当前对技术秘密司法保护的迫切需求。
本文下篇为《最高院知产庭2022年度“油气微生物勘探商业秘密”典型案例评析（下）——对技术秘密侵权与赔偿数额关联性审查的再思考》，敬请期待！