科技创新创业和产学研合作背景下科技成果转化涉及的知识产权法律问题解析

在国家高度重视和支持科技创新创业的大背景下，一方面越来越多的科研机构和高校的科研人员进行自主科技创新创业，另一方面更多的企业与科研机构和高校进行产学研合作，推动科技成果转化。随之而来的科技成果转化的知识产权法律问题越发突出。自科创板上市业务推出以来，科创板上市公司已发布数百起专利诉讼公告，更多的公司在闯关上市过程中因知识产权诉讼导致上市终止或撤回上市申请。
本文将试图厘清科研机构和高校科研人员自主进行科技创新创业及企业与科研机构和高校进行产学研合作涉及的科技成果转化知识产权法律问题，以防范科技成果转化过程中的知识产权法律风险。
一、科技成果转化主要模式及其知识产权归属与收益分配
2020年颁布的《中华人民共和国民法典》第八百四十四条规定：订立技术合同，应当有利于知识产权的保护和科学技术的进步，促进科学科技成果的研发、转化、应用和推广。
2015年修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》规定：
第二条本法所称科技成果，是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。职务科技成果，是指执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务，或者主要是利用上述单位的物质技术条件所完成的科技成果。
本法所称科技成果转化，是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动。
第十六条科技成果持有者可以采用下列方式进行科技成果转化：
（一）自行投资实施转化；
（二）向他人转让该科技成果；
（三）许可他人使用该科技成果；
（四）以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；
（五）以该科技成果作价投资，折算股份或者出资比例；
（六）其他协商确定的方式。
第十七条国家鼓励研究开发机构、高等院校采取转让、许可或者作价投资等方式，向企业或者其他组织转移科技成果。
国家设立的研究开发机构、高等院校应当加强对科技成果转化的管理、组织和协调，促进科技成果转化队伍建设，优化科技成果转化流程，通过本单位负责技术转移工作的机构或者委托独立的科技成果转化服务机构开展技术转移。
第十八条国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，可以自主决定转让、许可或者作价投资，但应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格。通过协议定价的，应当在本单位公示科技成果名称和拟交易价格。
第十九条国家设立的研究开发机构、高等院校所取得的职务科技成果，完成人和参加人在不变更职务科技成果权属的前提下，可以根据与本单位的协议进行该项科技成果的转化，并享有协议规定的权益。该单位对上述科技成果转化活动应当予以支持。
科技成果完成人或者课题负责人，不得阻碍职务科技成果的转化，不得将职务科技成果及其技术资料和数据占为己有，侵犯单位的合法权益。
根据以上法律法规及实践，科技成果转化主要模式如下：
1. 自研科技成果转化
科研机构和高校将其研发的科技成果自行投资转化，此种情况下科技成果的知识产权/专利申请权、使用权、转让权、收益权归属于科研机构和高校。
科研机构和高校的科研人员如取得其研发科技成果的知识产权/专利权并自主创业或与其所在单位协商将职务科技成果进行产业化、商业化，科研人员在进行科技成果转化之前，应确保用于转化科技成果的知识产权权属清晰，与其所在科研机构和高校所不存在纠纷；科研机构和高校的科研人员可以与所在单位协议约定其研发科技成果的知识产权/专利申请权、使用权、转让权归属于科研人员，科技成果转化收益按一定分配比例主要归属于科研人员，科研机构和高校可以基于学术发表、非商业化、非盈利目的合理使用研发的科技成果。
2. 合作研发科技成果转化
2020年颁布的《中华人民共和国民法典》规定：
第八百六十条合作开发完成的发明创造，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有；当事人一方转让其共有的专利申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利。但是，当事人另有约定的除外。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，除当事人另有约定外，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。合作开发的当事人一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。
第八百六十一条委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及收益的分配办法，由当事人约定；没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定（第五百一十条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定）仍不能确定的，在没有相同技术方案被授予专利权前，当事人均有使用和转让的权利。但是，委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三人。
2015年修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》规定：
第二十六条国家鼓励企业与研究开发机构、高等院校及其他组织采取联合建立研究开发平台、技术转移机构或者技术创新联盟等产学研合作方式，共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定等活动。合作各方应当签订协议，依法约定合作的组织形式、任务分工、资金投入、知识产权归属、收益分配、风险分担和违约责任等事项。
第四十条科技成果完成单位与其他单位合作进行科技成果转化的，应当依法由合同约定该科技成果有关权益的归属。合同未作约定的，按照下列原则办理：
（一）在合作转化中无新的发明创造的，该科技成果的权益，归该科技成果完成单位；
（二）在合作转化中产生新的发明创造的，该新发明创造的权益归合作各方共有；
（三）对合作转化中产生的科技成果，各方都有实施该项科技成果的权利，转让该科技成果应经合作各方同意。
根据以上规定，企业与科研机构和高校合作研发科技成果的知识产权/专利权在协议未明确约定归属的情况下由合作各方共同共有，科技成果知识产权/专利权共同共有的情况下科技成果的专利权申请、使用、转让均应由合作各方共同同意，科技成果的收益也归合作各方共同共有，实际会导致科技成果转化效率降低且及其容易产生争议。
为有利于科技成果转化，企业与科研机构和高校合作研发技术可以通过技术合作研发协议约定：企业提供技术研发经费、场地、设施及技术应用研发团队，科研机构和高校组织相关科研人员进行科技研发；研发科技成果的知识产权、专利申请权、使用权归属于企业；企业有权转让科技成果的专利权，科研机构和高校放弃专利优先受让权；科技成果转化收益按一定分配比例主要归属于企业；科研机构和高校可以基于学术发表、非商业化、非盈利目的合理使用研发的科技成果。
3. 委托研发科技成果转化
2020年颁布的《中华人民共和国民法典》规定：
第八百五十九条委托开发完成的发明创造，除法律另有规定或者当事人另有约定外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以依法实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。
第八百六十一条委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及收益的分配办法，由当事人约定；没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定（第五百一十条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定）仍不能确定的，在没有相同技术方案被授予专利权前，当事人均有使用和转让的权利。但是，委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前，将研究开发成果转让给第三人。
根据以上规定，企业委托科研机构和高校研发科技成果的知识产权/专利权在协议未明确约定归属的情况下归属于科研机构和高校，科研机构和高校有权申请、使用、转让专利权，但企业拥有专利使用权和优先受让权；科技成果转化收益亦归科研机构和高校。此种情况下，企业实际无法独占、免费使用委托开发的科技成果，实际会导致企业失去委托科研机构和高校研发科技成果的意义和动力。
为有利于科技成果转化，企业委托科研机构和高校研发技术可以通过技术委托研发协议约定：企业向科研机构和高校支付研发经费等，科研机构和高校组织科研人员团队进行技术研发；研发科技成果的知识产权/专利申请权、使用权归属于企业；企业有权转让科技成果的专利权；科技成果转化收益按一定分配比例主要归属于企业；科研机构和高校可以基于学术发表、非商业化、非盈利目的合理使用研发的科技成果。
4. 科技成果转让
科研机构和高校或其科研人员将其研发的科技成果的知识产权/专利权转让给企业，企业将受让的科技成果进行产业化、商业化，企业一次性向科研机构和高校或其科研人员一次性支付知识产权/专利权转让费，或按科技成果转化产生的收益的一定比例向科研机构和高校或其科研人员支付知识产权/专利权转让费。
5. 科技成果许可使用
科研机构和高校或其科研人员将其研发的科技成果的知识产权/专利权在一定期限和范围内授权许可给企业使用，企业进行科技成果产业化、商业化通常需要排除同业竞争，需要取得独占许可使用权，即除了受许可企业，包括科研机构和高校或其科研人员在内的所有其他人均不得基于商业目的、盈利目的使用受许可的科技成果，企业一次性或分期向科研机构和高校或其科研人员支付知识产权/专利权许可使用费，或按科技成果转化产生的收益的一定比例向科研机构和高校或其科研人员支付知识产权/专利权许可使用费。
6. 科技成果出资使用
科研机构和高校或其科研人员将其研发的科技成果的知识产权/专利权按评估公允价值作价向企业投资入股，科技成果的知识产权/专利权归属于企业并由企业进行产业化，科研机构和高校或其科研人员通过所持企业股权获得收益。
实践中，企业与科研机构和高校进行产学研合作，合作研发、委托研发科技成果并进行转化产生知识产权争议的情形较多，企业与科研机构和高校应通过协议尽可能全面、详尽约定合作研发、委托研发科技成果的知识产权/专利申请权、使用权、转让权及科技成果转化收益分配等等核心内容，以避免科技成果转化过程中产生知识产权争议。
二、职务科技成果的知识产权归属与收益分配
实践中，科研机构和院校的科研人员在外创业或在企业任职是引发职务科技成果权属纠纷的风险高发区。例如，华海清科主要高管、核心技术人员均有清华大学任职背景，大部分专利与清华大学共有，且存在与清华大学合作研发的情况，证券监管部门在关注到相关情况后，要求华海清科说明相关科技成果是否存在权属风险。
科研机构和高校与科研人员之间容易发生争议的包括两方面：（一）科技成果是否属于职务科技成果；（二）科研机构和高校如何向科研人员支付报酬和奖励。
1. 科技成果是否属于职务科技成果
2020年修订的《中华人民共和国专利法》规定：
第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。
2021年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》规定：
第十二条专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
（一）在本职工作中作出的发明创造；
（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
根据上述规定，科研人员完成本单位本职工作或工作任务研发的职务科技成果的知识产权/专利申请权、专利权归属于科研机构和高校；主要是利用本单位的物质技术条件所完成的职务科技成果的知识产权/专利申请权、专利权，在科研机构和高校与科研人员未特别约定的情况下归属于科研机构和高校，亦可约定归属于科研人员。另外，在科研机构和高校与科研人员未特别约定的情况下，法律允许科研人员在完成本单位本职工作或工作任务之外自行研发科技成果或与企业合作研发科技成果，该科技成果为非职务科技成果，其知识产权/专利申请权、专利权归属于科研人员或合作研发的企业。
2. 科研机构和高校如何向科研人员支付报酬和奖励
2015年修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》规定：
第四十三条国家设立的研究开发机构、高等院校转化科技成果所获得的收入全部留归本单位，在对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬后，主要用于科学技术研究开发与成果转化等相关工作。
第四十四条职务科技成果转化后，由科技成果完成单位对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。
科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限。单位制定相关规定，应当充分听取本单位科技人员的意见，并在本单位公开相关规定。
第四十五条科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬：
（一）将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例；
（二）利用该项职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例；
（三）将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后连续三至五年，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例。
国家设立的研究开发机构、高等院校规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额应当符合前款第一项至第三项规定的标准。
国有企业、事业单位依照本法规定对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬的支出计入当年本单位工资总额，但不受当年本单位工资总额限制、不纳入本单位工资总额基数。
2021年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》规定：
第七十六条被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。
企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬，按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。
第七十七条被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。
由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造，被授予专利权的单位应当从优发给奖金。
第七十八条被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。
为激励科研人员进行科技研发，《中华人民共和国促进科技成果转化法》和《中华人民共和国专利法》强制规定，科研机构和高校应按照科技成果转化收益情况给予科研人员报酬和奖励，具体标准由科研机构和高校进行制度规定或与科研人员约定；科研机构和高校制度没有规定或与科研人员没有约定具体报酬和奖励标准的，科研人员有权按照《中华人民共和国促进科技成果转化法》和《中华人民共和国专利法》强制规定的标准要求科研机构和高校给予报酬和奖励。
三、科技成果涉及的底层技术使用许可及二次开发技术的知识产权归属
1. 底层技术使用许可
科研机构和高校或其科研人员与企业研发的科技成果不得侵犯他人的知识产权，如需使用他人的底层技术，应取得他人的使用许可；如需使用科研机构和高校或其科研人员自己研发的底层技术，科研机构和高校或其科研人员应进行免费普通许可。
2. 二次开发技术的知识产权归属
为避免科技成果二次开发技术的知识产权争议，科研机构和高校或其科研人员与企业通常可以对科技成果二次开发技术的知识产权归属进行约定：任何一方均有权对科技成果进行改进或二次开发，一方单独改进或二次开发的技术成果属于改进一方或二次开发方所有。双方合作改进或二次开发的成果属于双方共有。