调解息讼化干戈,三重谋略赢下专利侵权要案

来源:策略律师

文章摘要
2015年,少年得志的惠州龙总指点江山、挥斥方遒。彼时他不过三十出头,所创办的公司估值已达八亿元,并成功出售给一家上市公司。龙总眼看数亿现金即将落袋,自己很快就要过上财务自由、周游世界的理想生活。

2015年,少年得志的惠州龙总指点江山、挥斥方遒。彼时他不过三十出头,所创办的公司估值已达八亿元,并成功出售给一家上市公司。龙总眼看数亿现金即将落袋,自己很快就要过上财务自由、周游世界的理想生活。然而,他的“千秋大业”却毁在了一件小小的实用新型专利上。
2017年,竞争对手发起专利侵权诉讼,导致龙总接近2亿的大额订单就此告吹,与上市公司的三年业绩对赌在最后一刻功亏一篑。痛定思痛的龙总决定潜心打造属于自己的“专利之剑”。
1、创新破局启新篇 专利铸剑护商权
2019年的某一个晚上,龙总突然萌生了解决“六头精雕机”结构难题的奇思妙想(六头精雕机:通过数字化控制实现高精度切割或雕刻的设备)。在有限的空间里,通过设置六个机头的布局,以及上下双层上料机构布局循环往复地运动,使得六头精雕机自动上下料连续不间断地工作。创新的产品自然会产生专利,龙总将六头精雕机申请了发明和实用新型两项专利。
在激烈竞争的产品市场中,创新的产品总是容易引起市场的关注。龙总的六头精雕机叫好又叫座。2020年,湖南王总抛来橄榄枝,准备采购1000台六头精雕机,总价逾三千万元。想想大额订单即将到手,龙总终于可以打个“翻身仗”。
然而世事难料,湖南的王总竟失约未签合同。龙总多次沟通均无果,经多方探听,方知龙总的合同被深圳的徐总“截胡”——对方竟推出一款与龙总的六头精雕机高度相似的机器设备,且价格更低。龙总反复思量,排查问题所在。原来数月前公司有两名核心技术人员离职,推测应是被深圳的徐总招揽而去。
龙总对此事难以释怀。2021年某日,龙总前往律所找到了我,让我帮他出谋划策、纾难解困。我们是做专利诉讼的专业律师,自然一眼便洞察了其中的关键所在。
专利侵权诉讼是一场攻坚之战,亦是一个复杂的系统工程,必须进行周全的考量。专利诉讼是商业竞争中的一把利剑,当年美国思科为了遏制华为发展,率先发起的就是专利战;苹果公司也成功地用专利战,在美国市场将HTC斩落马下,当年在全球市场叱咤风云的智能手机巨头如今已难觅踪迹。专利战杀伤力巨大,且其实施过程非常复杂,往往易陷入旷日持久的局面。
专利侵权诉讼主要涉及以下五个关键问题:
一、专利权利要求范围的界定;
二、专利权稳定性的确定;
三、专利侵权证据的获取;
四、侵权判定;
五、损害赔偿的计算。
其中,专利权利要求范围界定需将法律语言转化为技术特征,并与涉嫌侵权产品的技术特征一一对应;专利权稳定性问题较为复杂,本案中实用新型专利对应的发明专利还在实质审查阶段,前景充满不确定性,且专利被用于侵权诉讼后,被诉方通常会提起专利无效,该程序可能持续2至3年;专利侵权证据获取方面,工业设备因单价高、不单台出售且工厂防备森严,取证难度极大;侵权判定需对比技术特征,被控侵权人还可能提出 “现有技术抗辩”“在先使用抗辩”等;损害赔偿计算方法复杂,对证据要求高。
2、暗度陈仓寻铁证 化敌为友取优势
做好专利权利要求范围的界定与技术特征的拆解,然后进行侵权证据的获取,这一过程可谓一波三折。
起初,仅知晓深圳徐总可能生产了六头精雕机,但对于工厂及设备的具体位置却毫无头绪。且湖南王总的工业园防备森严,难以进入其中进行取证。
正当取证工作陷入困境之际,我们在深圳徐总公司一名员工的抖音账号上发现了宣传六头精雕机的视频与照片。通过这些资料,我们得以了解产品细节技术特征,还能将产品与公司主体信息关联,并迅速通过公证手段固定证据。不过,公开网络信息的证据证明力有待加强。龙总凭借多年在行业经营积累的商业网络,获悉惠州有工厂采购了深圳徐总公司的一台样机,用于实验性运行。
作为主办案律师,我与龙总及其团队成员乔装成下游合作厂商前往惠州考察。我们以观测机器设备运行效率为由,清晰拍摄到设备细节,且设备铭牌上标有深圳徐总公司名称。至此,我们获取了较为稳妥的侵权设备证据。
为获取更为确切的设备采购数量及被控侵权方的收益数据,2022年11月,我与龙总一同前往湖南王总公司。彼时,疫情管控措施严格,龙总因通行码不符合要求,被滞留在高速收费站,我便独自前往工厂。只见工厂内陈列着大量机器设备,但均未投入使用,设备上布满灰尘。王总安排人员启动设备后,我通过云端公证完成拍摄取证工作。
湖南王总之所以如此配合,是因为其与深圳徐总在产品质量和货款给付方面产生纠纷。若深圳徐总产品被认定存在专利侵权,将构成重大产品质量瑕疵,湖南王总便无需支付部分货款。
此时,三方博弈形势逐渐清晰:龙总期望通过专利武器保障自身产品销售或收取专利许可费;湖南王总希望采购到质优价廉的产品,鉴于与深圳徐总产生纠纷,有与龙总合作的意愿;深圳徐总则希望回收尾款,并避免被认定专利侵权。凭借已获取的证据,龙总在三方博弈中占据优势地位。
3、现场勘验定乾坤 巧赔速判占先机
2023年6月,作为龙总的代理律师,我向湖南省长沙市中级人民法院提起专利侵权诉讼,被告为深圳徐总公司,湖南王总公司作为第三人。
考虑到法官对复杂专利侵权诉讼中事实认定和侵权判定的难点,我们申请现场调查勘验,法官同意后驱车600公里到永州王总公司现场勘验。
我方提前准备好专利权利要求的解释说明及侵权判定分析意见,专利律师、产品专家、商务负责人悉数到场。而对方律师对专利文件、产品技术特征及侵权判定准备不足,除对3项从属权利要求的侵权判定提出象征性抗辩外,对其余8项主要权利要求的侵权主张均予认可。
法院通过现场勘验,已经初步形成了侵权判定的内心衡量,同时清晰地掌握了被控侵权产品数量及合同价格,案件推进格局渐趋明朗。基于商业成本以及案件快速审理考量,原告仅要求判定侵权并赔偿案件律师费。这一策略或许迷惑了被告,被告并没有就案件提出更强劲的抗辩手段,法官也无需在损害赔偿金额方面花耗费过多时间。
2023年12月,该案件在长沙市中级人民法院知识产权庭开庭审理。一审很快胜诉,法院判定侵权并支持赔偿20万律师费,专利权人可据此进一步提起损害赔偿诉讼。
4、调解息讼化干戈 和解“逼宫”获全胜
一审败诉后,深圳徐总公司聘请北京知名专利诉讼团队,在全球范围搜集专利无效和侵权抗辩证据。此时,国家知识产权局专利审查员对同案发明专利给出批判性审查意见。深圳徐总公司随即向湖南省高院提起上诉,同时提出专利无效申请,并请求高院中止审理专利侵权上诉案件,案件进入白热化对抗阶段。
若继续对抗专利无效,需花费约20万律师费,且该程序可能要持续两年之久,这对龙总来说是巨大考验。与此同时,湖南王总与深圳徐总上千万机器设备采购款纠纷的仲裁案件同步进行。若深圳徐总机器设备构成专利侵权,湖南王总可不予支付尾款,甚至要求退货并退还首付款,各方均面临艰难的战略决策。
案件仍按预定时间在湖南省高级人民法院开庭审理。法律问题、技术问题、商务问题相互交织,纷繁复杂。专利权的有效性、是否中止审理、是否判定侵权等关键问题,均充满不确定性。法官在审理过程中也很为难。
如何打破当前僵局?湖南的王总表示,公司经营困难,难以在实质上给予龙总支持,龙总需要独自应对与深圳的徐总的对抗。经多方了解,深圳的徐总目前经营状况同样不容乐观,将专利侵权诉讼对抗到底,于他而言亦是难以承受之重。基于此,我向法官提议,能否促成上诉人与被上诉人之间和解,或促使案件达成调解。
于是我提出了调解方案:
第一,专利权人给予深圳徐总的公司专利许可,被许可人支付合适的专利许可费,自始不追究侵权责任;
第二,撤回专利无效申请,不再挑战专利有效性;
第三,双方在法院主持下达成调解结案。
法官接受了我的建议。眼看案件调解有望达成,我稍感宽慰。但局势很快出现转折,新的问题接踵而至。法官经过沟通了解到,作为第三人的湖南王总明确表示不愿在调解书上签字。如此一来,法官主持的调解便无法实现。
我进一步提出建议:由上诉人撤诉,并在法院现场,在法官见证下,上诉人与被上诉人双方形成和解协议,如此亦可实现争议的解决。因为有了前面的铺垫工作,深圳徐总表示同意。很快,上诉人提出撤诉,同时撤回专利无效申请;上诉人与被上诉人在法院签署了专利许可协议。争议终得圆满解决。
本案中,专利权人龙总取得多方面成果:
获得胜诉的专利侵权判决;
拿到可观得专利许可费;
稳定保住实用新型专利权(专利诉讼案件结束后半个月左右,同案发明专利获得授权);
我方代理律师顺利拿到律师代理费。
同时,也帮助湖南王总获得了产品构成专利侵权的结果,亦未违背此前“临时盟友”的基本约定。至于湖南王总和深圳徐总的其他争议,则由双方另行解决。
古计今用智运筹 兵法典策护商谋
1、取证阶段
明修栈道,暗度陈仓:我方表面以合作考察为掩护,实则深入惠州工厂,借观测设备运行之名,拍摄侵权设备细节,避开对方防备,成功获取关键实物证据。
反客为主,化敌为友:通过明确第三方(湖南王总)的核心诉求(利用专利侵权认定对抗深圳徐总),将其从“中立采购方”转化为 “临时盟友”,使其主动配合我方行动,获得侵权判定与损害赔偿关键证据,掌握博弈主动权。
2、一审侵权判定阶段
知己知彼,上屋抽梯:提前梳理专利权利要求的技术特征,组织专业团队(专利律师、产品专家、商务负责人)全面备战。
针对法官审理难点准备详细的侵权判定分析意见,形成信息和专业能力优势。通过申请现场勘验,将法官引入真实侵权场景,利用对方对技术抗辩准备薄弱的缺陷,在勘验过程中直接呈现侵权设备与专利技术特征的对应关系,让法官获得关于侵权判定的内心裁量;同时切断对方关于专利侵权的各种抗辩主张。
3、二审阶段
声东击西,围魏救赵:利用深圳徐总面临专利诉讼、专利无效程序和仲裁案件的多重压力,以专利许可为筹码介入其与湖南王总的商业纠纷,通过调解方案缓解其多重诉讼压力,间接解决我方专利维权目标。
借势而为,以逸待劳:二审中调解方案难以顺利推进时,洞悉对方经营困境和法官结案压力,主动提出更彻底的和解方案。通过“撤诉+和解协议”方式,在保持我方优势地位的前提下,以静制动促成争议快速解决,实现专利价值最大化。
历时两年半的专利侵权案终于落幕。
本案通过各种策略的运筹,运用法律强制手段,把握商业博弈契机,取得多方面的成效:
第一,高效地解决纠纷。相较于常规专利侵权诉讼动辄三四年耗时、上百万律师费的情况,本案从签署委托合同到提起诉讼的筹备阶段耗时一年半,一审、二审仅用一年左右,效率极大提高;
第二,体现了专利在商业博弈中的关键作用,彰显了专利对科技创新的保障功能以及对维持正常商业交易秩序的重要意义;
第三,切实实现了专利的法律价值与经济价值,也让龙总真切感受到创新者与专利权人所应享有的权益与成果。

技术驱动法律,专业成就未来