外国企业商标在中国的保护路径

随着“一带一路”等改革开放政策的不断推进，中国同外国其他国家和地区的经济交流不断深化，越来越多的外国企业被庞大的中国市场及强大的消费能力所吸引，已经进入或者正在考虑进入中国从事生产经营活动。但由于知识产权所具有的地域性的特点，这就意味着外国企业商标（包含在中国的未注册商标和注册商标）如果未在中国知识产权局取得商标注册，并不能当然的受到中国法律的保护[1]。而且近年来又逢新冠疫情爆发，部分外国企业经营业务的暂时停顿导致对于其商标的保护又面临新的情况。外国企业的商标被他人抢注，被他人注册为企业名称，或者虽然取得商标注册但因连续三年不使用被撤销的情形出现，严重影响了外国企业在中国正常的生产经营活动。针对实务中层出不穷的上述行为，本文尝试对外国企业商标在中国常面临的风险类型及其法律应对方案进行归纳和总结，以期对外国企业商标在中国的保护有所裨益。
一、外国企业商标被他人抢注的应对方案
虽然近年来国家知识产权局多次发布关于持续严厉打击商标恶意注册行为的通知，强化整治以“囤商标”、“傍名牌”、“搭便车”、“蹭热点”为突出表现的商标恶意囤积和商标恶意抢注行为，但依据《商标法》第三十三条和第四十五条的规定，国家知识产权局对于部分抢注行为并不会主动审查，需要在先权利人或者利害关系人自行提出异议或者无效宣告申请。抢注人恶意提交注册申请后，如在先权利人或者利害关系人未能及时发现抢注行为或者未能充分提交证据等情形，将可能出现抢注人不当取得注册商标专用权，甚至以此为权利基础主张外国企业构成商标侵权等不利后果。实务中，常见的恶意抢注行为及其应对方案如下：
1. 一般抢注行为
一般情况下，抢注行为多发生在外国企业未在中国进行商标注册申请，但相关产品已经通过各种方式进入中国市场的情形，抢注人见有机可乘，先于外国企业提交商标注册申请。对于该等抢注行为，实务中可根据具体情况考虑依据《商标法》第三十二条的规定主张抢注行为损害外国企业现有的在先权利，或者属于以不正当手段抢先注册外国企业在先使用并有一定影响的商标的情形等，在商标所处的不同阶段，通过商标异议申请程序或者无效宣告申请程序阻止抢注商标的注册或使其无效。
2. 跨类别抢注行为
该等抢注行为多发生在外国企业虽然在主营产品对应的商品或服务类别上申请注册了商标，但在其他类别上未进行防御性注册的情况。对于该等抢注行为，除可按照一般抢注行为相关的规定主张可能的权利外，实务中也可依据《商标法》第十三条的规定主张外国企业的注册商标为驰名商标，应予跨类保护。但需要留意的是，适用驰名商标保护条款对于商标知名度的要求非常高，需要外国企业提供充足的商标使用证据予以证明。
3. 代理人、代表人或其他关系人抢注行为
该等抢注行为系前述情形1和2中的特例，多发生于外国企业通过中国的代理商销售产品的情形，抢注人利用与外国企业存在代理关系、代表关系或其他特定关系知悉外国企业商标的便利条件，未经许可抢先在相同或者不同类别的商品和服务上进行商标注册申请。对于该等抢注行为，实务中一般依据《商标法》第十五条的规定，主张属于抢注人与外国企业存在特定关系而使用外国企业的商标进行注册，不应予以核准。另外，还有些外国企业为图方便可能授权境内代理商进行商标申请，这种情况务必留意需要在事前通过协议约定代理关系终结后商标的归属。
总之，对于前述常见的恶意抢注行为，首要选择应当是充分评估本企业的业务范围，尽可能在相同及相关类别上提前进行常用商标注册申请及防御商标注册申请，做好商标布局。同时，还应在经营过程中充分留存商标使用证据，以在后续可能的商标异议、无效宣告程序或者商标侵权及不正当竞争诉讼中证明商标的知名度，同时也可用于应对后文提及的商标被申请撤销的情况。
二、外国企业商标被他人登记为企业名称中的字号的应对方案
商标的本质特征应为识别商品或者服务的来源，企业名称的本质特征在于识别不同的商事主体，这就使得由相同文字构成的两者如分属于不同的权利主体并使用在相同或者类似商品或服务上，极易引人误认。加之在中国现行体制下，商标注册的主管机关为国家知识产权局，企业名称登记的主管机关为市场监督管理局，两机关在进行核准注册或者核准登记时通常不会进行交叉检索，因此部分主体为达到傍名牌的目的，会将外国企业商标在中国登记为企业名称中的字号，实施恶意登记行为。实务中，常见的恶意登记行为及其应对方案如下：
1. 将外国企业的注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用
因商标与企业名称在功能层面的密切关联性，如将外国企业的注册商标、未注册的驰名商标登记为本企业名称中的字号，即使经过行政机关合法登记且在进行经营活动时规范使用该企业名称，但也可能被认定足以造成市场混淆、违反公平竞争原则。对此，司法实务中对于前述情形一般按照《商标法》第五十八条以及《反不正当竞争法》第六条的规定，主张登记行为足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系，构成不正当竞争行为，可要求停止使用。
2. 完成企业名称登记后又实施将字号突出使用的行为
在完成企业名称登记后，如果登记人还实施了“突出使用”行为，例如，通过字形、字体、字号、颜色等可视性方式，将字号醒目地从企业名称中表现出来，以使相关公众相较于整体企业名称而言，产生对该字号的格外关注。这种对字号的突出使用会导致字号的含义、作用“相对独立于企业名称整体”，并由此使字号产生了“企业名称以外的商标意义”，构成了“实质上的商标性使用”，也容易引人误认（在作者的《商标权与商号权冲突问题的分类研究[2]》一文中有更详细论述，供参考）。对此，司法实务中一般结合《商标法》第五十七条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的相关规定，主张登记行为应被认定为给他人的注册商标专用权造成其他损害的情形，属于商标侵权行为，可要求停止使用。
鉴于商标注册和企业名称登记在中国分别进行审查的现实情况，目前对于该类型的法律风险并不存在事前的官方防控机制，建议外国企业自行或委托代理人利用国家企业信用信息平台等定期以商标文字为关键词进行检索及监控，对于发现的恶意登记行为，向企业名称登记管理机关以商标侵权或不正当竞争为由提起行政投诉或向人民法院提起民事诉讼。
三、外国企业商标因连续三年不使用被撤销的应对方案
根据《商标法》第四十九条的规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以申请撤销该注册商标。商标法设置连续三年不使用撤销注册商标制度的目的旨在督促商标权人积极使用核准注册的商标，避免商标资源闲置，因此商标法意义上的商标使用行为要求具有真实的使用意图和行为。此外，虽然确有真实使用意图和行为，但未能留存相关使用证据，注册商标也有可能被予以撤销。结合前述分析，实务中外国企业的注册商标被撤销的常见情形及应对方案如下：
1.实际使用但证据不足的情形
部分外国企业在注册商标被提起撤销申请时，虽实际在中国使用注册商标，但因使用行为不规范，或相关证据形成于中国以外，或形成于国内但由境内经销商实际控制，或在撤销审查程序中怠于提供，导致在撤销程序中出现因证据不足而被撤销注册商标的情况。对于此，建议外国企业结合自身的实际经营情况，将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，规范商标使用行为，同时也要求境内经销商妥善保存使用证据，包括但不限于许可使用合同、销售合同、发票、产品实物、宣传册、获奖证书、受保护记录等，以便在他人提起连续三年不使用注册商标撤销申请时能够提交有效的使用证据，维持注册商标效力。
2.停止使用的情形
自2019年底新冠疫情爆发，至今已持续将近三年，受疫情影响外国企业在中国的经营业务不同程度的陷入萎缩，甚至部分外国企业选择暂停在中国的经营业务，不排除有些外国企业事实上已经停止对注册商标的使用。但长期来看，疫情的影响终会结束，外国企业原本停止的业务可能重新开始经营或短暂退出后重新进入中国市场，但如果原注册商标因连续三年不使用被撤销，且被其他主体取得注册，外国企业的后续经营行为可能存在一定的法律风险。对于上述情况，结合现行法律法规规定及当前司法实务，如三年内对于部分类别上的注册商标确无使用计划，但不排除之后存在经营该类业务的可能，建议外国企业在三年内重新提交注册申请，以维持在相关类别上的注册商标专用权。
总之，注册商标是企业的核心资产之一，外国企业在中国进行商标保护要坚持申请注册前做好商标布局、申请注册中做好防御性注册、申请注册后做好真实性使用的原则，从商标注册和使用的全流程进行保护，充分发挥商标表明商品或者服务来源的功能。同时，无论是注册商标还是未注册商标，均要注意在商标使用过程中保存使用证据，既能用于证明外国企业商标知名度和影响力，也能有效的打击恶意抢注、恶意登记行为。
注：原文首发于公众号“律商视点”
注释：
[1]“一国两制”环境下，中国港澳台地区与中国大陆地区适用法律不相同，故港澳台地区企业的商标问题可参照本文外国企业相同的方案处理。
[2]《商标权与商号权冲突问题的分类研究》，
作者：管冰 何传标
(http://www.east-concord.com/zygd/Article/20214/ArticleContent_2266.html)