编者按:
知识产权是康桥的核心业务领域之一,康桥在知识产权领域深耕多年,所办理的国内外知识产权业务涵盖了专利、商标、著作权、商业秘密、反不正当竞争、计算机软件保护等专业知识产权业务,知识产权非诉项目及知识产权关联和衍生业务也是康桥广受认可的业务领域。
本文以刘某诉RC公司、ZH局案为例外观设计专利侵权纠纷案为例,探讨外观设计专利侵权认定的法律标准、合法来源抗辩的适用条件、外观设计专利侵权案件中的赔偿确定,梳理外观设计专利侵权认定的“整体观察、综合判断”原则、一般消费者视角标准以及设计特征比对方法,解析合法来源抗辩的构成要件和司法审查要点,赔偿确定中的法定考量因素及合理开支认定。
一 案情简介
(一)案件摘要
刘某是“模组路灯头”外观设计专利的专利权人,发现某市北二环路及237国道与北二环交汇处安装有603盏被控侵权路灯灯头,认为RC公司和ZH局侵犯其专利权,要求赔偿经济损失及合理费用共计100万元(后变更为50万元)。RC公司:提出涉案专利权已终止,原告无权维权;被控侵权产品地点与原告陈述不符;原告存在滥用专利权行为;原告主张的赔偿责任过高,无事实和法律依据。ZH局:认为其通过合法招投标采购路灯,已支付合理对价,系善意第三人,不构成侵权。
(二)裁判内容
法院认定,案外人史某申请的“模组路灯头”外观设计专利,2017年7月5日专利权人变更为刘某,2018年3月8日缴纳第10年年费,2020年7月30日专利状态为届满终止失效。ZH局于2017年通过合法招投标与RG公司(RC公司曾用名)签订采购合同,采购路灯设备及安装工程。经法院现场勘验,北二环(S105至建设路)路灯安装工程路灯为176杆,共计352盏。
法院判决,RC公司生产的路灯与原告的外观设计专利构成高度近似,侵犯了原告的外观设计专利权,RC公司赔偿原告经济损失及合理开支共计5万元,ZH局的合法来源抗辩成立,不承担赔偿责任。
二 外观设计专利侵权认定的法律标准
(一)外观设计专利保护范围的确定
根据《专利法》第六十四条第二款规定:“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”这一规定明确了外观设计专利保护范围确定的基本依据。
在刘某案中,法院首先确认了涉案专利的有效性。虽然被告RC公司辩称涉案专利权因年费问题已于2016年终止,但法院查明的事实显示,原告刘某于2017年受让该专利后,已按规定缴纳年费,涉案专利在侵权行为发生时(2017年)仍处于有效期内。这一认定凸显了专利权有效性审查在侵权认定中的前置性地位。
(二)侵权比对的“整体观察、综合判断”原则
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条和第十一条系统规定了外观设计侵权比对的规则和方法。刘某案中,法院严格遵循了这些规定,采用了“整体观察、综合判断”的方法进行侵权认定。法院首先确认了被控侵权产品与专利产品属于同类产品,满足了侵权比对的前提条件。随后,法院对两者进行了细致的外观比对:涉案专利整体呈扁平的平板形,由安装部和发光部组成,发光部设有多个横向排列的矩形LED发光模组,灯头顶部呈弧线形设计;安装部两边呈弧形向内收缩与灯杆相连。经比对,被控路灯与涉案专利在这些主要设计特征上高度相似。
特别是,法院并未因被控侵权产品与专利在灯头前部上缘略有不同、模组数量存在差别而否定侵权成立。法院认为,这些差异属于细微差别,不足以引起一般消费者的关注。这一认定体现了外观设计侵权比对中“整体视觉效果”标准的应用,即不要求被控侵权设计与专利设计完全相同,只要两者在整体视觉效果上无实质性差异,即可认定侵权成立。
(三)一般消费者视角的适用
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。”这一规定确立了外观设计侵权判断的主体标准。
在刘某案中,法院特别强调了“路灯产品在正常使用时,其直接容易被观察到的部位,包括整体的视觉效果主要体现在主视图即仰视图上”,并指出“路灯正常的使用状态是安装在高空用于道路照明”,这些细微差别不足以引起一般消费者的关注。这一分析充分考虑了产品的实际使用状态和观察视角,体现了“一般消费者”标准的合理适用。
三 合法来源抗辩的构成要件与司法审查
合法来源抗辩是专利侵权诉讼中被告常用的抗辩事由,对于平衡专利权人利益与善意第三人利益具有重要意义。刘某案中,被告ZH局成功援引合法来源抗辩免除了赔偿责任,该案的裁判思路对理解合法来源抗辩的适用具有重要参考价值。
(一)合法来源抗辩的法律依据
《专利法》第七十七条规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十五条规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。本条第一款所称不知道,是指实际不知道且不应当知道。本条第一款所称合法来源,是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源,使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。”
在刘某案中,法院认定被告RC公司构成专利侵权,应承担停止侵权、赔偿损失的责任;而对于被告ZH局,法院则支持了其合法来源抗辩,免除了其赔偿责任。这一区别对待体现了合法来源抗辩制度在平衡各方利益方面的功能。
(二)合法来源抗辩的构成要件
从专利法及相关司法解释规定中可以看出,合法来源抗辩的成立需要满足三个要件:(1)主观上不知道是侵权产品;(2)客观上能够证明产品的合法来源;(3)行为限于使用、许诺销售或者销售侵权产品。刘某案中,法院对这三个要件进行了全面审查。
首先,关于“不知道”的主观状态。法院注意到ZH局是通过合法招投标程序采购涉案路灯,且已支付合理对价。这种公开、透明的采购程序为认定其“不知道”的主观状态提供了有力支持。实践中,“不知道”通常推定为“不应当知道”,即要求被告尽到了合理的注意义务。ZH局作为政府机构,通过正规招投标程序进行采购,可以认为已尽到了合理注意义务。
其次,关于“合法来源”的证明。ZH局提交了投标文件、招标公告、中标公示、采购合同书、付款凭证等一系列证据,形成了完整的证据链证明产品的来源。特别是RC公司也认可涉案侵权路灯系由其销售给ZH局,这一自认进一步强化了来源的合法性证明。法院认为这些证据“足以认定被告ZH局系通过合法招投标购买的涉案被控侵权路灯,并已支付合理对价”。
最后,关于行为类型的限定。ZH局的行为属于“使用”侵权产品,符合合法来源抗辩适用的行为类型。值得注意的是,合法来源抗辩不适用于制造侵权产品的行为,因为制造行为本身就直接侵犯了专利权。
(三)合法来源抗辩的法律效果
专利侵权的民事责任,以停止侵权为原则,不停止侵权为例外。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十五条第一款前部分规定主张合法来源抗辩的,虽然免除赔偿责任,但仍应承担停止侵权的责任,并且赔偿合理开支。对于善意使用者,在其支付合理对价的情况下,如果还需停止侵权,则可能对善意使用者有失公平。因此根据利益平衡原则,《专利侵权司法解释二》第二十五条通过但书将善意使用者排除。该但书也被称为“善意使用不停止侵权抗辩”。依据上述条款主张不停止侵权的,需要满足三个条件:使用者是善意使用者,其他类型侵权主体,如制造、销售、许诺销售、进口均不可主张;被诉侵权产品具有合法来源;善意使用者支付了合理的对价。
抗辩成立的法律后果是,使用者不承担赔偿损失的侵权责任并可以继续使用被诉侵权产品,但仍应支付维权合理开支。部分观点认为,同案侵权产品制造者已经作为被告承担民事责任的,权利人维权合理开支由该制造者承担,侵权产品使用者合法来源抗辩成立的不承担合理开支。
在刘某案中,原告并未提出停止侵权的诉讼请求,法院也仅就赔偿问题作出了裁判。但即使刘某对ZH局提出停止侵权的主张,根据使用者合法来源且已经支付合理对价的抗辩,ZH局亦无需停止使用。另,法院判决RC公司赔偿损失及维权合理开支,而ZH局则免于赔偿,这一区别处理亦体现了上述“部分观点认为”之理由。
四 外观设计专利侵权案件中的赔偿确定
赔偿数额的确定是专利侵权案件中的难点问题,颇具争议。刘某案中,原告最初主张100万元赔偿,后变更为50万元,而法院最终仅支持了5万元,这一巨大差距反映了外观设计专利侵权赔偿确定中的复杂性和不确定性。
(一)专利侵权赔偿的计算方法
《专利法》第七十一条规定了四种赔偿计算方法:(1)权利人实际损失;(2)侵权人侵权获利;(3)专利许可使用费的合理倍数;(4)法定赔偿。这四种方法有适用顺序,只有在前一种方法难以确定时,才能适用后一种方法。
在刘某案中,法院指出“原告未能提供证据证明因被告RC公司侵权受到实际损失或者被告侵权获利的具体数额”,因此直接适用了法定赔偿。这一处理符合法律规定,但也反映出实践中专利权人往往难以举证证明实际损失或侵权获利的困境。
(二)法定赔偿的考量因素
当适用法定赔偿时,法院需要考虑多种因素确定具体数额。《专利法》第七十一条规定“人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。”刘某案中,法院明确列举了以下考量因素“涉案专利类型、RC公司的过错程度、侵权行为性质、侵权规模、侵权产品的价格及原告支出的合理费用”。这些因素基本涵盖了司法实践中常见的考量点。
法院最终确定的5万元赔偿数额相对较低,可能考虑了以下因素:(1)涉案专利为外观设计专利,创新程度相对较低;(2)侵权行为发生在专利有效期临近结束时;(3)原告存在系列维权的情况;(4)涉案侵权产品主要用于公共道路照明,商业获利有限。这些因素反映出法院在确定赔偿数额时的利益平衡考量。
(三)合理开支的认定
合理开支的认定是专利侵权赔偿制度的重要组成部分,其核心在于保障权利人维权的必要成本得到合理补偿。《专利法》第七十一条第三款明确规定,赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支,这一规定体现了对专利权人维权行为的支持与鼓励。
在刘某案中,原告虽提交了律师费发票、公证费收据等证据,但法院最终未单独列明合理开支的具体数额,而是将其纳入法定赔偿总额进行综合考量。这种处理方式反映出法院在审查时着重把握“必要性”和“合理性”两大标准:一方面要求费用支出与维权行为具有直接关联性,另一方面要求费用金额符合市场收费标准。当权利人未就合理开支单独举证或举证不充分时,法院可能直接将其纳入法定赔偿的裁量范围;对于参照指导价范围内的律师费,法院可能结合案件复杂程度、律师工作量等因素进行适当调整。
五 启示与意义
刘某诉RC公司、ZH局案是一起典型的外观设计专利侵权纠纷案件,围绕专利有效性审查、侵权行为判定、合法来源抗辩认定及损害赔偿计算等核心争议焦点,既为同类案件处理应对提供了范例,也体现了对企业外观设计合规的实践指引价值。建议企业前瞻性构建外观设计专利侵权预警机制,研发阶段即实施专利文献全景检索,精准把控现有设计特征以预留创新缓冲空间;健全供应商知识产权审查机制,系统留存载明产品技术参数及设计来源的采购合同、增值税专用发票等连续性交易凭证与履约单据,确保符合合法来源抗辩的法定要件;诉讼应对中遵循侵权事实认定与损害赔偿核定的二元化举证责任体系,针对维权合理支出需形成服务协议、付款凭证与成果文件的证据闭环,关注专业服务内容与行业收费标准的适配性。
参考案例:
(2024)鲁08民初10号
外观设计专利侵权认定与合法来源抗辩——以刘某诉RC公司、ZH局案为例
作者:李璐璐来源:康桥律师事务所

编者按: 知识产权是康桥的核心业务领域之一,康桥在知识产权领域深耕多年,所办理的国内外知识产权业务涵盖了专利、商标、著作权、商业秘密、反不正当竞争、计算机软件保护等专业知识产权业务,知识产权非诉项目及