拟上市企业应注意的十个知识产权问题——系列之三

根据上市企业知识产权相关法规、办法的要求，结合以往的案例和实务中的经验，笔者梳理了与企业上市相关，应该予以关注的十个知识产权方面的问题，并提出相应的解决办法供拟上市企业参考：
04、知识产权要对主营业务形成支持
上市考察知识产权主要还是关注知识产权是否对企业的持续盈利能力形成支持。因此知识产权与企业的主营业务的关系就十分重要。与主营业务不相关的知识产权自然不能在上市过程中获得认可。譬如：二十一世纪空间技术应用股份有限公司就曾在其招股书中披露了多个披肩和丝巾的外观设计专利，这些外观设计专利的设计人为公司的实际控制人。很明显，这些外观设计专利既与其主营的卫星空间技术无关，也不符合产业导向。
为此，笔者认为，企业上市前需对公司专利、商标、著作权（包含软件著作权）等权利的保护内容进行核查甄别，确保专利的保护客体与主营业务一致，专利权利要求的保护范围和对象要与拟上市企业主营业务的产品或者服务相对应并形成有效保护。注册商标的名称、类别、注册的商品项目与主营产品上使用的商标性质相符，对其形成保护。著作权的保护对象也与主营业务相关。如果确实存在不相关的情形，最好在上市前进行补充申请、或者通过购买、并购等方式完善企业的知识产权保护体系。
05、防范上市前知识产权被无效、撤销
对于专利和商标而言，即便获得授权之后，也有可能被提无效或者撤销，典型的譬如：因缺乏新创性他人对专利提出无效申请；商标因三年不使用，被他人提出撤销申请；商标因侵犯他人在先权利被提出无效申请；商标沦为通用名称被申请撤销等。往往这些情形会在上市申请过程中被竞争对手提起，试图干扰或阻止上市进程。
实践中，此类事件也层出不穷，譬如2020 年，极米科技科创板IPO申请被上交所正式受理，期间光峰科技针对极米科技全部 16 件发明专利提出无效请求。一旦极米科技的 16 件专利中有11件以上被宣告无效，则其专利数量将低于 5 件，不满足科创板上市要求。后来，光峰科技发布公告称公司已与极米科技签订《专利许可协议》和《战略合作协议》，光峰科技公司同意授权极米科技在协议存续期间实施指定专利，极米科技分 5 年每年向公司支付专利许可使用费，合计人民币2500万元。
提起撤销或者无效的申请人，一种是纯粹出于恶意，并没有充足的理由和依据，只是从程序上发起此类申请，目的仅在于干扰上市进程；一种是具备真实依据，尽管也不排除恶意存在，但有可能导致知识产权权利被无效或撤销。不管他人出于恶意还是正常情形下对专利或者商标有效性提起无效或撤销，本质上是人家的权利，作为权利人无法阻止。所以我们需要做的就是事先做好预防，事中积极应对：
（一）事前的有效预防
1.专利中要有一定比例的发明专利，发明专利因为经过实质性审查，稳定性比实用新型、外观设计要好得多，不容易被无效。
2.要储备一定数量的专利，不要仅仅满足上市条件专利数量的瓶颈需求，很容易因为无效导致数量不足。
3.专利撰写文件，对于权利要求的主权项和从属权项布局多层次化，在撰写方式上尽量将具有创新性技术特征点纳入从属权利要求，避免在无效过程中不能将说明书中的技术点纳入进行权利要求的修改导致专利无效。
（二）事中的积极应对
1.采用权利要求合并等方式，缩小保护范围，尽量维持专利有效或部分有效；相比于因侵权引发的无效而言，如果专利数量有限，上市过程中主要目标在于保持专利不被全部无效，保护范围相对其次。
2.通过诉讼程序等尽量拖长无效过程，避免影响上市审批流程，然后在这个过程中通过重新申请、购买等方式补充专利资源。上市审批的期限相对于无效请求从行政到诉讼的整个期限而言，毕竟相对短暂，因此如果专利在行政阶段被无效了，可以通过提起诉讼延长决定生效，并通过重新申请、购买等方式补充新的专利，尽量避免因专利数量的不足影响上市进程。
3.在结果未出之前，通过中介机构出具的分析报告向发审委证实专利稳定性；对于专利无效理由明显不成立，甚至是恶意提起无效的情形，可以考虑由第三方具备专业分析能力的律师事务所出具分析报告，通过合理分析，得出专利不可能无效的专业判断，用于说服发审委不用担心专利权利丧失导致的不利后果。
4.必要时对无效申请人的专利也提起无效，相互制衡，以求达成和解。这种情况下，提起无效的申请人往往是同行业的竞争对手，对方恶意的破坏上市进程，也可通过无效对方专利甚至专利侵权诉讼反制对手，以期达成和解，缓解危机。
06、应对无效过程中的知识产权诉讼
对于无效过程中的知识产权诉讼，比较常见的有专利侵权诉讼和商标侵权诉讼。这些诉讼往往切中企业的主营产品，案件结果与企业的未来可持续盈利能力直接关联，如果败诉会给拟上市企业以致命打击，所以诉讼的不利结果或其结果的不确定性往往成为企业上市的拦路虎。
此类诉讼有三种类型，一种是正常的维权诉讼；另一种是竞争对手以影响上市为目的进行的诉讼；还有一种原告是趁企业上市之际，以获取赔偿为目的之恶意诉讼。
对于前面两种情况，则需要谨慎对待，认真分析侵权的可能性，专利的稳定性等进行个案分析，谨慎对待，第一种情况下，如果分析构成侵权，可以通过赔偿、和谈达成许可等方式，以经济补偿为代价解决问题；第二种情况往往很难有和解机会，需要深入案情，采用综合手段解决。对于最后一种情况，根据此前的案例和实践，尤其是对方如果是以此为业的，可以尝试从恶意诉讼进行反诉或者以构成敲诈勒索罪通过刑事报案手段解决问题。
既然诉权是他人享有的正当权益，并不因为处于上市期就能对其有所限制，所以有效应对还是关注事前预防和事中应对：
（一）主营产品的FTO排查
这是个预防措施，在主营产品上市之前，需要进行是否可能侵权他人专利权的排查，如果发现可能侵权，要么进行规避设计，绕过侵权；要么获得许可，避免侵权；要么分析被侵权专利的稳定性，收集对比文件，掌握该专利无效的证据。总之，需要尊重他人权利，尽量避免，无可避免的情况下，提前做好应对准备。
（二）建立专利监测机制
所谓专利监测机制，就是对同行业的专利进行动态跟踪，掌握行业的技术发展动态；对于他人产品是否侵权我方专利，以及我方产品是否侵犯他人专利做到心中有数；行业中与我方产品或者将来要生产产品相关的重要专利的保护期限、稳定性也要进行监控、分析。这样的好处是可以预先知晓他人是否有权利主张我方产品侵权，并为之提前做好预案；对于他方可能侵犯我方专利的行为，实时掌握，需要时予以维权，尤其是遭到对方攻击时，可以作为反制他人的武器。
（三）积极应诉、反制，达成和解
专利诉讼往往周期漫长、不确定因素多，侵权诉讼主线之外还会伴随着专利无效的行政和诉讼程序。所以原告要打赢一场专利侵权诉讼也非易事，所以在无法和解的情况下，也不要慌张，聘请专门律师进行细致分析，往往也能找到突破口，尤其是对于那些以非正常目的维权的原告而言，其权利基础并非十分稳定，侵权也往往不一定成立，进行抗辩的成功几率还是挺大的。如果我方手中还有反制的武器，无论是无效对方的专利还是控告对方侵权，都会给对方施加较大压力，有利于促成和解。
（四）大股东或者实际控制人担保
为了保证顺利上市，对于诉讼结果未定，但败诉结果预判在可控范围之内的诉讼；或者对于原告理由不充分，不会承担败诉结果的诉讼；也可由大股东或者实际控制人担保，确保不因诉讼结果的影响其财务指标、持续盈利能力，从而为发审委通过其上市提供坚实支持，忽略诉讼的不利影响。
总之，从上市的角度看知识产权问题，主要是希望知识产权能够为拟上市企业保驾护航，为企业的持续盈利提供支持；不因知识产权的问题影响企业运营和发展壮大。为此，拟上市企业在满足上市财务指标等基本条件后，应该在上市前就知识产权问题进行全面体检，发现和解决存在的问题，为可能的知识产权风险做出预案，以免在上市启动后面临进退两难的尴尬局面。