企业风控必备之公司法小知识第七期：如何防范知识产权出资法律风险

案例
2002年10月30日，青海威德有限责任公司（青海威德公司）登记成立。受北京威德生物科技有限公司（北京威德公司）委托，2009年11月27日，北京大正评估公司对北京威德公司拥有的发明专利及相关全套工业生产技术、“红菊芋”注册商标、“wede”注册商标3项无形资产作出评估报告，至评估基准日2009年9月29日，上述3项无形资产的评估结果为人民币1300万元，评估结论使用有效期自评估基准日起一年。2010年4月9日，青海威德公司股东会议作出决议，同意北京威德公司以上述3项无形资产向青海威德公司增资，并以评估结果1300万元认定增资数额。嗣后，完成了无形资产的增资并依法变更工商登记。
2014年12月30日，国家工商行政管理总局商标评审委员会裁定宣告“红菊芋”商标无效并进行公告。2016年2月25日，国家知识产权局专利复审委员会宣告北京威德公司拥有的发明专利权无效并进行公告。“wede”注册商标仍在有效期。
2018年7月17日，原告青海威德公司提起诉讼，要求北京威德公司向青海威德公司补充缴纳出资1300万元以及经营利益损失7118768元。
一审青海省高级人民法院判决驳回青海威德公司的诉讼请求，青海威德公司不服，提起上诉。二审最高人民法院判决驳回上诉，维持原判。
法院判决的法律和事实依据
本案的焦点问题是北京威德公司是否应向青海威德公司补足1300万元出资并赔偿经营利益损失。《中华人民共和国公司法》及其司法解释对公司股东的出资方式、出资评估和非货币财产作价出资的比例等作出明确规定，不论公司设立时的出资还是增资时的出资，均不能违反法律规定。《中华人民共和国专利法》第四十七条规定，宣告专利无效的决定，对已经履行的专利实施许可合同和专利转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。《中华人民共和国商标法》第四十七条规定，宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
本案中北京威德公司以其所有的经过评估的知识产权等非货币财产在评估报告有效期内向青海威德公司增资，并且青海威德公司股东会中全体股东认可评估报告结果，故北京威德公司已完成的增资行为不违反法律法规。北京威德公司的注册商标和专利经过评估作价后转让给青海威德公司，并办理了工商变更登记。此时，北京威德公司的专利权和商标权已通过增资方式完成了向青海威德公司的转让，其转让出资义务已经履行完毕。而青海威德公司并无证据证明北京威德公司在向该公司股东会提交资产评估报告时存在故意隐瞒假设条件等主观恶意行为，未能证明北京威德公司存在明知其知识产权会被宣告无效的恶意情形，故其关于北京威德公司存在主观恶意的主张不具有事实依据。
法律风险分析
知识产权出资，实践中常见的风险有：1、知识产权权属不清晰或存在争议，导致知识产权不能办理变更或变更后无法使用；2、未依法评估，导致公司被认定为资本不足，出资人被认定为未全面履行出资义务；3、知识产权变更登记至公司名下后被宣告无效，导致公司无法使用；在双方无明确约定而公司又无法举证出资人存在故意的情形下，导致公司无法向出资人要求损失赔偿；4、出资人未依法缴纳所得税，导致出资人税务法律风险。
解决方案
1、从法律和技术两方面对知识产权进行审核，排除权属争议。
2、依法评估、作价入股。
3、出资合同明确约定变更登记后知识产权被宣告无效的责任分担方式。
4、出资人依法缴纳个人所得税或企业所得税。