在上篇《马来西亚商标注册与维护全攻略》中，我们系统梳理了马来西亚商标检索、申请、周期、费用、审查、异议、驳回、变更、续展、连续 3 年不使用撤销、使用证据等核心布局要点，为中国企业出海马来西亚的前置品牌布局提供了完整指引。 品牌出海，注册是基础，维权是保障。马来西亚 2019 年构建了民事、刑事、行政、海关、电商平台五位一体的商标保护体系，执法渠道明确、救济措施全面，同时设有官方主动监控计划，为品牌提供强力保护。本篇为下篇，我们依据指引内容呈现马来西亚商标侵权认定、司法诉讼、全维度救济、驰名商标保护、跨境布局等核心内容，为中国企业提供从维权启动到落地执行的全流程方案。 一、马来西亚商标侵权法定认定标准 马来西亚商标侵权受2019年、及规制。 构成侵权的行为（第54条）： （1）未经权利人同意，任何人在商业过程中实施以下行为，构成对注册商标的侵权： 在相同商品/服务上使用与该商标相同的标志；或在类似商品/服务上使用与该商标相同的标志，或在相同或类似商品/服务上使用与该商标近似的标志，该使用易导致公众混淆。 “使用”包括将标志附着于商品/包装、提供/展示商品供销售、储存商品、进出口商品、提供服务、在发票/商业文件或广告中使用该标志。 若任何人将该商标附着于标签/包装材料，或在广告/文件中使用该商标，且明知或有理由相信该使用未经授权，同样需承担责任。 （2）混淆可能性的判定（第9条）： 注册处或法院将考量所有相关情况，包括该标志是否可能与在先/注册商标产生关联，评估具有整体性和具体性。 （3）不构成侵权的例外情形（第55条）： 善意使用本人或其业务前身的名称或营业地点名称； 善意使用标志以表明商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、其他特征或生产/提供时间。 上述规定构成侵权认定的核心标准，诉讼、交付令、进口限制等程序救济，另行规定于2019年及2019年《商标规则》中。 二、商标侵权诉讼管辖与司法程序 （一）管辖法院 马来西亚商标侵权民事诉讼一审专属管辖：高等法院知识产权法庭（IP Courts），基层法院无管辖权。 高等法院裁决可上诉至上诉法院，经许可可最终上诉至联邦法院。专业知识产权法庭审理，裁判标准统一、专业性强。 （二）临时禁令申请条件 在马来西亚获得商标侵权临时禁令，需满足四项核心条件： （1）存在需审理的真实严重争点； （2）不颁发禁令将导致权利人无法弥补的损害，损害赔偿不足以救济； （3）颁发禁令符合便利平衡原则； （4）申请人提供损害赔偿承诺。 临时禁令可快速制止侵权、防止损失扩大，是维权核心前置手段。 （三）证据保全与搜查扣押 根据 2019 年 ，法院有权作出证据披露、搜查、扣押命令，固定侵权商品、账册、工具等证据，防止侵权人销毁、转移证据，为损害赔偿主张提供支撑。 三、商标侵权民事救济措施 马来西亚商标法为权利人提供全面民事救济，法院可根据侵权情节判令以下责任： （1）禁令：包括临时禁令与永久禁令，禁止侵权人继续实施侵权行为。 （2）损害赔偿或利润返还：权利人可择一主张，赔偿实际损失或侵权人违法获利，维权合理开支纳入赔偿范围； （3）额外损害赔偿：针对恶意、重复、规模化侵权，法院可酌情判处惩罚性赔偿 / 加重赔偿； 为支持上述实质性主张，2019年赋予法院调查取证命令权，特别是证据披露及侵权商品或文件的搜查与扣押权。 为将侵权物品永久清除出商业渠道，2019年规定了判决后的具体实体命令： （1）移除命令：责令去除侵权标识，无法去除则彻底销毁； （2）交付命令：责令将侵权商品、材料、工具交付权利人； （3）处置命令：判令销毁侵权物品，确保不再流入市场。 四、商标假冒行为刑事处罚 马来西亚对商标假冒行为打击严厉，刑事追责覆盖生产、销售、仓储、运输、工具制造全链条，处罚力度居东盟前列。 （一）核心刑事罪名与处罚 （1）假冒商标罪（第99 条）：最高罚款100 万马币，或最长5 年监禁，或并处； （2）商品 / 服务虚假使用商标（第100 条）：法人每件商品最高罚 1.5 万马币，个人最高罚 1 万马币 / 3 年监禁，再犯加重处罚； （3）制造 / 持有造假工具（第101 条）：最高罚 100 万马币，或最长 5 年监禁，或并处； （4）进口 / 销售侵权商品（第102 条）：处罚与虚假使用商标相同。 （二）妨害执法相关处罚 拒绝提供信息、提供虚假材料、不服从传票、阻碍检查、销毁证据、通风报信等行为，均构成犯罪，可处2000 马币至10 万马币不等罚款，情节严重可监禁。 五、海关知识产权边境保护 马来西亚商标边境保护依据 2019 年第十三部分实施，核心为依申请拦截，无通用被动备案数据库。 申请主体与流程：注册商标权利人向 注册处（非直接向海关）申请禁止进口、扣押侵权货物，提交申请与保证金；审核通过后注册处通知海关执法； 扣押后程序：权利人可实地查验货物，确认侵权后必须主动提起民事诉讼，未在法定期限内起诉的，货物将被放行； 责任承担：权利人无依据扣押导致进口商损失的，可能被法院判令赔偿。 海关边境保护是阻断跨境假货流入马来西亚的关键防线，尤其适用于批量进口假冒商品情形。 六、行政投诉与官方主动保护计划 马来西亚商标行政投诉渠道规范、高效，自 2026 年 2 月 1 日起，所有侵权举报统一通过KPDN 综合执法管理系统（IEMS 2.0） 线上提交。行政投诉流程： （1）登录 IEMSBiz 门户，注册企业账户； （2）选择知识产权保护，上传商标注册证、授权文件、正品信息； （3）选择商标侵权类别，填写侵权目标信息、商品信息、投诉理由； （4）提交投诉函、注册证、授权委托书、企业档案等材料。 审核通过后，KPDN 将开展实地突击检查、扣押侵权商品、启动刑事诉讼。 七、电商平台侵权投诉规则 马来西亚的主要电商平台包括Lazada、Shopee和TikTok Shop。 一般而言，这些平台仅允许注册商标权利人或授权代理提交商标侵权投诉。为此，投诉人通常需提供有效且最新的商标注册证书和/或授权委托书作为权利证明。 商标权利核实通过后，注册商标权利人可通过各平台的执法平台提交侵权举报和下架请求。 值得注意的是，部分平台（如Lazada）允许被投诉商家提交反通知。若商标所有人未在规定期限内（通常为3个工作日）回应，下架请求可能被视为撤回，相关商品链接将恢复。 八、未注册商标保护与平行进口规则 （一）未注册商标保护 马来西亚通过普通法仿冒之诉（passing off） 保护未注册商标，2019 年明确保留该权利。 仿冒之诉需证明三要素：权利人具有商誉、被告行为构成误导性表示、原告遭受或可能遭受损害。 （二）平行进口合法性 平行进口是否侵权，关键在于权利人是否同意。根据第55 (3)(c) 条，权利人明确或默示同意商品在马进口、销售的，平行进口合法，构成侵权有效抗辩；未经同意的平行进口构成侵权。 九、恶意抢注应对途径 追回被抢注商标最直接的途径是通过高等法院对该注册发起以下程序： 因不使用被撤销（第46条）：抢注人通常注册商标后并未实际用于商业活动，受损害方若能证明抢注人自注册通知发出之日起，连续3年未在马来西亚真实使用该商标且无正当理由，可申请撤销该注册。 因恶意被无效宣告（第47条）：受损害方可以申请系恶意提出为由，申请宣告该注册无效。这是针对纯粹以勒索合法外国或国内品牌所有人为唯一目的的抢注人的主要维权机制。 十、驰名商标在马来西亚的特殊保护 马来西亚依据《巴黎公约》《TRIPS协定》对驰名商标提供高水平保护，核心规定见于 2019 年。 （一）驰名商标保护内容 根据2019年，驰名商标权利人有权向法院申请禁令，禁止在马来西亚商业过程中，未经其同意滥用其商标。但需注意，若驰名商标权利人连续5年默许他人在马来西亚使用与其相同或近似的商标，或使用暗示该商品或服务与权利人存在关联的商标，则无权获得该等救济。 此外，根据2019年，驰名商标权利人可向法院申请宣告某注册商标无效，理由包括该注册商标与驰名商标相同或近似，或该商标注册通过欺诈或虚假陈述取得。 （二）驰名商标认定需要提交的证据 根据2019年《商标规则》第5条，认定驰名商标需考量6项标准： （1）该商标在相关公众群体中的知晓度或认可度； （2）该商标使用的持续时间、范围及地理区域； （3）该商标所适用商品或服务的推广持续时间、范围及推广所覆盖的地理区域； （4）该商标的注册持续时间、注册地点，或申请注册的持续时间、申请地点（反映该商标的使用或认可度）； （5）该商标权利的成功执法记录（尤其是该商标被主管机关认定为驰名商标的程度）； 与该商标相关的价值。 （6）上述标准并非穷尽性的，权利人还可提交该商标所推广产品的销售数据等证据。 十一、跨境投资中的商标尽调要点 与企业投资、融资及并购活动相关的马来西亚商标核心尽调要点如下： 注册及所有权：利害关系方应核实该商标已在马来西亚正式注册，且注册权利人与出售方或目标实体一致；此外，还应确保该商标未涉及任何转让、担保或许可。 范围及有效性：利害关系方应评估所注册的商品或服务类别是否与目标公司的业务相符。 冲突及第三方权利：利害关系方应检索近似或冲突商标，评估异议、侵权或无效宣告风险（包括涉及驰名商标的主张）。 地域及国际保护：利害关系方应了解该商标注册所提供的保护范围。 争议及诉讼：利害关系方应确保该商标无正在进行或过往的诉讼（可能影响该商标的有效性、可执行性或价值）。 商业价值：利害关系方应对该商标的商业重要性进行评估。 十二、中国企业在马来西亚商标保护核心建议 对于拓展马来西亚市场的中国企业，核心商标战略建议包括依据2019年对商标进行注册。 注册的优势包括：注册商标受2019年法定保护，且被认定为个人财产和动产；注册的关键优势在于执法，证明商标侵权通常比提起仿冒之诉更为简便。 此外，在马来西亚，通过国内贸易及消费者事务部（KPDN）或私人电商平台进行执法，通常在初始阶段即要求提供商标注册证书，商标注册是权利的主要证据。 本篇为马来西亚商标下篇（维权与保护篇），依据《东盟十国与中国品牌商标保护指引》整理，覆盖侵权认定、诉讼、民事 / 刑事 / 海关 / 行政 / 平台全渠道救济、驰名商标、跨境布局、风险防控，为已在马来西亚布局或遭遇侵权的中国企业提供决策参考。 至此，马来西亚商标注册 + 维权全体系内容已完整呈现，企业可结合上下两篇，构建从申请布局到主动维权的全链条品牌保护体系，稳妥开拓马来西亚市场。

在上篇《新加坡商标注册与维护全攻略》中，我们系统梳理了新加坡商标从申请布局、审查周期、费用规则、异议答辩到商标维持、5 年不使用撤销的全流程实操要点，为中国企业出海新加坡的品牌前置布局提供了具体指引。 品牌保护的核心，不止于成功注册，更在于遭遇侵权时的有效维权。作为东盟知识产权保护体系最完善、执法力度最严格的国家，新加坡构建了民事、刑事、海关保护、平台治理四位一体的商标维权体系，规则清晰、救济全面、执行有力。本篇为下篇，我们将完整拆解新加坡商标侵权认定标准、司法诉讼规则、全维度救济途径、驰名商标特殊保护等核心内容，为中国企业提供从注册到维权的全链条品牌保护方案。 一、新加坡商标侵权的法定认定标准 新加坡商标侵权的认定，以为核心依据，围绕 “混淆可能性” 构建了层级清晰的裁判规则，而非简单的商标相同或近似判断，具体分为三类法定侵权情形。 第一类是双重相同（第27（1）条）：即在商业活动中，就与注册商标所核定的相同商品或服务，使用与该注册商标相同的标志。此种情形通常无需证明混淆可能性。只要证明商标相同、商品服务相同、使用行为未经许可，即可直接推定构成侵权，也是司法实践中最容易认定、维权效率最高的情形。 第二类是近似并导致混淆（第27（2）条）：即在商业活动中，使用与注册商标相同或者近似的标志，并用于相同或类似商品/服务，而公众有混淆可能。此时，需证明混淆可能性的侵权情形，也是最常见的侵权类型。 第三类是驰名商标在不类似商品/服务上的保护（第27（3）条）：即在商业活动中，就与注册商标核定项目不类似的商品或服务，使用与在新加坡驰名的商标相同或者近似的标志，且该等使用会使公众认为与权利人存在关联、存在混淆可能，并可能损害权利人利益。 依据新加坡 ，商标使用包含附着商品及包装、销售陈列进出口商品、商业文书与广告宣传、以标识提供服务等商业场景。 在适用第27 (2) 条做侵权判定时，沿用司法判例确立的逐步分析法，依次审查商标近似度、商品或服务类似度、相关公众混淆可能性。 但在正式适用第27 条之前，须先前置审查：被控标识的使用是否属于商标性来源识别使用。新加坡上诉庭在相关判例中明确，若仅为装饰性、描述性使用，不属于商标意义上的使用，则直接不启动侵权认定流程。 同时需要明确，新加坡商标法要求所有侵权认定的前提，是被诉行为构成商标性使用，即该使用行为是为了标示商品或服务的来源，用于区分市场主体，而非描述性使用、说明性使用等合理使用情形。单纯在说明书中提及商标名称、说明商品适配型号等非商标性使用，不会被认定为侵权。 二、商标侵权诉讼的管辖与司法程序 民事商标侵权诉讼须向高等法院普通庭提起（TMA 第31 条）。国家法院（State Courts）下的裁判法院及地区法院无权受理民事商标侵权索赔。 至于 TMA 第46 至第49 条下的刑事罪行，则可由地区法院或裁判法院审理（第106 条）。 如案件由高等法院普通庭审结，后续上诉是否进入上诉庭或上诉法院，以及是否需要上诉许可，则需依《最高法院司法法》（Supreme Court of Judicature Act）及相关规定判断。 三、商标侵权的民事救济方式 根据 TMA 第31 条，法院可授予的主要民事救济包括： （1）禁令：包括禁止继续侵权的 prohibitory injunction，也可包括命令采取某些措施的 mandatory injunction。 （2）损害赔偿：以补偿权利人的实际损失为目的。 （3）利润交出：作为损害赔偿的替代救济，由侵权人交出可归因于侵权的净利润。 （4）法定赔偿（仅限假冒商标情形，第31(5) 条）：如侵权涉及 counterfeit trade mark，权利人可选择按法定赔偿计算，每类商品或服务最高 S$100,000，总额上限为 S$1,000,000，除非其实际损失超过该上限。 （5）交付侵权物（第33 条）：法院可命令交付侵权商品、材料或物品。 （6）去除侵权标志（第32 条）：法院可命令擦除、移除或毁损有关侵权标识。 （7）处置或销毁（第34 条）：法院可命令没收或销毁侵权商品。 一般而言，权利人须在损害赔偿与利润交出之间作出选择。不过，第31(3) 条允许法院在判给损害赔偿时，同时命令交出未在损害赔偿计算中反映的那部分侵权利润；对于假冒商标案件，第31(5)(a) 条亦保留这一“损害赔偿加剩余利润交出”的路径。 民事商标侵权诉讼通常适用 6 年诉讼时效，自诉因发生之日起计算。 四、商标侵权的刑事追责 新加坡对商标假冒行为采取零容忍态度，刑事追责力度位居东盟前列，是打击规模化、链条化制假售假行为最有力的手段。 根据新加坡商标法规定，以下行为均构成刑事犯罪： （1）伪造商标（第46 条）：最高可处 S$100,000 罚款，或最长 5 年监禁，或两者并处。 （2）对商品或服务虚假加贴注册商标（第47 条）：处罚幅度与第46 条相同。 （3）制造或持有用于伪造商标的物品（第48 条）：处罚幅度与第46 条相同。 （4）进口或销售附有虚假商标的商品（第49 条）：可按每件商品最高 S$10,000 罚款，累计上限 S$100,000，或最长 5 年监禁，或两者并处。 执法方面，根据第53A 条，获授权执法人员对合理怀疑触犯第46 至第49 条的人，可在无令状情况下实施逮捕，并可对运输工具内的货物作无令状扣押；但进入及搜查场所通常仍须法院签发搜查令。 实务中，刑事打假通常经由警方或其他授权执法人员调查，再由总检察署决定是否检控，并在国家法院起诉。理论上虽可考虑 Magistrate’s Complaint 等私人检控途径，但对假冒商标案件而言，这并非常规路径。大型打假案件中，刑事与民事程序常会并行推进。相较于民事诉讼，刑事程序可通过警方的侦查权、搜查权、扣押权，快速捣毁制假售假链条，固定完整证据，同时通过监禁、高额罚款形成极强的震慑效果，是处理跨境假货、规模化侵权的首选路径。 五、海关知识产权边境保护 新加坡作为全球重要的航运、贸易枢纽，构建了完善的知识产权海关边境保护体系，是品牌阻断跨境假货流通的核心防线。 新加坡海关对涉嫌侵权货物的边境扣押，主要有两种机制： （1）依权利人申请扣押（TMA 第82 条）： 权利人向海关总监提交书面通知（Trade Marks Form 1），提供足以识别涉嫌侵权货物及便于扣押的资料。 通知通常需附：真实声明的法定声明；规定费用 S$200；保证金或银行／保险担保；承担扣押、运输、储存及处置合理费用的承诺函；以及注册证书副本及续展证明。 该通知通常有效 60 日（即提交当日加其后 59 日）。 如在此期间发现符合通知描述的进口或出口货物，海关可予扣押，并通知权利人及进口商／出口商。 权利人须在扣押通知所列日期起 10 个工作日内提起侵权程序并通知海关；该期限可再延长 10 个工作日。 （2）海关依职权扣押（TMA 第93A 条）： 海关可主动扣押其合理怀疑为假冒的进出口货物。 权利人获通知后，如希望货物继续被扣留，须在 48 小时内向海关提交书面通知（Trade Marks Form 2）。 其后，权利人仍须在相关通知后 10 个工作日内提起侵权程序；该期限同样可再延长 10 个工作日。 相关担保、法定声明、承诺函及注册证明文件要求，大体与依申请扣押机制相同。 如权利人未在规定期限内采取后续行动，货物通常会被释放给进口商或出口商。 六、电商平台商标侵权治理 新加坡不存在类似某些法域那样的法定电商平台知识产权备案制度。 不过，在新加坡经营或面向新加坡市场的平台，例如 Shopee、Lazada、Amazon 及 Qoo10，通常各自设有平台内部的知识产权投诉及下架机制。一般流程包括： （1）权利人在平台的 IP 保护入口注册，并提供商标注册证书及相关信息； （2）提交侵权投诉，指明具体侵权链接并附上支持材料； （3）平台审核后，如认为投诉成立，会删除或屏蔽相关商品页面； （4）部分平台设有反通知或申诉程序，被投诉方可提出回应；是否恢复链接及其条件，因平台政策而异。 因此，这类机制本质上属于平台合同性规则，而非法定程序。具体证据要求、处理时间及反通知流程，应以相关平台当时的知识产权政策为准。 七、驰名商标在新加坡的特殊保护 新加坡作为《巴黎公约》与《TRIPS协定》成员国，为驰名商标提供了超越普通注册商标的强保护，是高知名度品牌在新加坡维权的核心武器。 新加坡对驰名商标采取分层保护，主要体现在以下几方面： （1）禁止注册（TMA 第8(4) 条）：如申请商标与驰名商标相同或近似，且其使用会使公众认为两者存在联系并可能损害权利人利益，则不得注册；如在先商标已达到“在新加坡公众中广为知名”的程度，则还可基于不公平淡化或不公平攀附阻止其就任何商品或服务注册。 （2）禁令救济（第55 条）：驰名商标权利人即使未在新加坡注册，也可请求法院或注册官制止他人在新加坡使用相同或近似标志。保护强度取决于驰名程度：对在任何相关公众群体中驰名的商标，如用于相同或类似商品／服务并可能引起混淆，可获禁令（第55(2) 条）；对不类似商品／服务，如会使公众认为存在联系并损害权利人利益，也可获禁令（第55(3)(a) 条）；如商标在新加坡公众中广为知名，则还可针对不公平淡化或不公平攀附寻求禁令（第55(3)(b) 条）。 （3）侵权保护（第27(3) 条）：如他人就不类似商品或服务使用与驰名商标相同或近似的标志，并使公众认为存在联系、产生混淆并损害权利人利益，则可构成侵权。 （4）允许使用（第55A 条）：在符合条件的情况下，某些公平使用，例如描述性使用或比较广告，仍可能被允许。 八、中国企业在新加坡商标布局的核心建议 中国企业进入新加坡及东南亚市场时，可重点考虑以下策略： （1）尽早申请，在商业上线前完成布局。新加坡采用注册主导制度，先申请或先注册的商标通常具有明显法定优势。 （2）中文、英文／拼音版本同时布局。中文商标注册并不会自动覆盖英文翻译或音译版本，因此若商业上会双轨使用，宜分别申请。 （3）覆盖正确的尼斯类别。商品及服务描述不仅要覆盖现有业务，也应兼顾计划扩张方向。 （4）将新加坡作为马德里布局枢纽之一。若希望以新加坡作为马德里原属局，申请人本身须满足相应的连接点要求，例如在新加坡有真实有效的营业机构、住所或国籍联系。 （5）战略性申请防御性商标。可视风险情况，在相关联类别或关键变体（如简体／繁体、拼音、缩写）上作预防性布局。 （6）建立集团内部许可安排。如中国母公司持有商标而由新加坡子公司使用，应确保许可协议书面化并妥善管理。 （7）持续监测注册簿。通过 watch service 留意新加坡及重点东盟市场中由第三人提交的近似申请。 （8）为执法预留预算。新加坡在民事、刑事及海关层面均提供较成熟的维权路径，企业应预先将相关成本纳入预算。

裁判要旨：严格保护驰名商标，既要体现在商标侵权判定上，更要通过侵权责任承担来体现。虽然商标权利人拥有与被诉侵权商品相同或者类似商品上的注册商标，如果该注册商标属于防御商标，并未进行实际使用或者属于权利人的非主营业务，该注册商标的知名度不高，在权利人做出合理性说明的情况下，应当允许权利人以注册在其他类别上的注册商标作为权利基础，要求认定驰名商标并进行跨类保护。在具备一定的条件下，允许商标权利人选择以他类商标主张认驰从而实现跨类保护的目的，与驰名商标“按需认定”的原则并不冲突。权利人在同案中，也可以分别以同类商标和他类商标作为权利基础，同时主张普通商标侵权与驰名商标跨类保护。 案情介绍 原告海霸王公司系“”等系列注册商标的权利人，该系列商标核定使用的商品范围为第29类的包括肉；火腿；香肠；肉松；水果罐头等在内的商品。被告某食品公司在其生产的鱼薯条、速食（方便）米饭、方便面商品上使用了“”、“”标识。原告主张被告使用的标识侵犯涉案注册商标专用权。由于被诉侵权商品的部分类别与原告主张权利的商标核定的商品类别既不相同也不近似，故原告要求根据（下称《驰名商标司法解释》）的相关规定认定驰名商标进行跨类保护。 一审法院认为，本案中有认定原告权利商标为驰名商标的必要。原告公司主张驰名商标的“”商标核定使用的商品为第29类商品，而本案被控侵权商品属于第30类的糖果、方便面等商品，无论从相关公众对商品类型、销售渠道等方面的一般认知，还是根据《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》上的分类，肉、鱼、海味制品与方便食品属于既不相同也不相类似的商品。因此，根据当事人的请求和本案的具体情况，有必要对“”商标是否属于驰名商标作出认定，才可以对被告在本案中是否构成商标侵权作出全面判断。一审法院综合在案证据，依法认定“”注册商标属于驰名商标并进行了跨类保护，认定被告的被诉行为构成对驰名商标的侵害，判令被告承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。被告不服提起上诉。上诉的主要理由是认为其在相关商品上使用的被诉标识并不构成商标侵权。而且，原告拥有与被诉侵权商品相同类别上即第30类的注册商标，按照“个案认定、按需认定”原则，本案无需进行跨类保护，即不必对原告所主张的涉案商标是否驰名作出判断与认定。 二审法院经审理认为，原告虽在第30类商品上有注册商标，但该商标系防御商标，而原告的主营业务集中在第29类商品，其有权选择对自己最有利的商标作为权利基础，该选择亦符合个案中驰名商标“因需认定”的法律规定。因此，本案确有必要依据《驰名商标司法解释》第二条之规定对涉案商标是否为驰名商标进行审查。一审认定原告涉案商标为驰名商标并予以保护，有事实和法律依据。遂判决驳回上诉，维持原判。 评析 驰名商标认定的基本原则是“被动认定、个案认定、按需认定”。其中“按需认定”原则实际上就是应对驰名商标异化的制度成果，具有特殊的时代意义。建立驰名商标“按需认定”原则的目的在于，防止当事人单纯地通过诉讼获取驰名商标的司法认定，不正当地追求法律保护以外的目的。本案的特殊性在于，作为商标权利人的原告在与被诉侵权商品相同类别上也拥有注册商标，但原告并没有以同类商标作为主张的权利基础，而是以他类商标作为权利基础，主张认定驰名商标并进行跨类保护。对于商标权利人的上述主张，法院是否应当予以准许，类似案件在司法实务中的处理存在一定分歧。产生分歧的根源就在于对驰名商标“按需认定”的理解与标准的掌握。 在福耀玻璃诉飞友电气一案中，法院认为，原告主张其在中国境内申请注册了45个全类别的商标，并自认为在被告服务范围的“配电柜、工程电器、家用电器”以及“电子商务”相关联商品或服务上均有注册商标，但本案却不主张，而是试图通过涉案第504675号注册商标认定驰名商标进行跨类保护，有违该制度之初衷。综合考虑以上因素，在原告证据不足以证明被诉侵权行为将导致误导公众并可能损害涉案商标权利人利益的结果的前提下，对涉案商标是否构成驰名商标的问题不予评述。 在索菲亚家居股份有限公司诉吕某等侵害商标权及不正当竞争纠纷案件中，原告在与被诉侵权商品相同的类别上拥有注册商标，但原告考虑到该商标属于未实际使用的防御性商标，知名度较低，故在选择保护的商标权利基础上转而选择与被诉侵权商品不属同一类别，也不构成近似类别的他类商品商标进行保护，但该商标具有较高的知名度。原告在诉讼中要求认定该商标为驰名商标，并进行跨类保护。该案一审法院认为在原告拥有同类商标的情况下，不应再寻求跨类保护。 从实践来看，由于驰名商标的高附加值，经常会面临恶意抢注等攀附行为，因此不少企业出于事先防范的目的，会通过在其非主营业务领域或特定类别，甚至全类别上注册商标，即构筑防御商标体系，来达到在源头上阻止他人抢注商标的目的。防御商标作为学理上的概念，是指权利人在原有注册的商标所涵盖的商品或服务范围之外，再申请注册的商标。该注册行为基于对原有商标的延展性保护，旨在扩大商标所指定的商品或服务范围对他人在后商标申请的阻挡范围。尽管我国商标法对防御商标未作出明确的规定，但多数企业特别是大型企业都会在原有商标核定的范围外申请防御商标，通过事前预防的方式避免他人申请注册，以降低商标被仿冒的风险。然而，在商标侵权纠纷案件中，防御商标的事后救济作用较小，很难像正常使用的注册商标一样获得相应的保护。特别是依据“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”之规定，权利人以防御商标作为权利基础时，很大可能因侵权人抗辩三年未使用而丧失被保护的基础。所以，权利人以驰名商标为权利基础提起的诉讼中，防御商标的存在往往与“按需认定”原则的适用存在一定的冲突。 笔者认为，对驰名商标“按需认定”原则的理解与把握应当从驰名商标保护立法本意与当事人民事权利处分两个角度进行综合分析。在符合一定条件的情况下，应当赋予商标权利人以选择的权利。首先，驰名事实的认定，在驰名商标保护实践中具有广泛的意义和价值。严格保护驰名商标，既要体现在商标侵权判定上，更要通过侵权责任承担来彰显。作为一项法律要件，驰名事实不仅对商标侵权行为的构成，而且对损害赔偿责任的判定具有重要意义。加大对驰名商标的侵权损害赔偿力度，让驰名商标获得的法律救济与其商标知名程度和受损程度相适应，这样才能有效激励权利人，形成对商标侵权的有效震慑，营造良性健康的市场竞争环境。否则，无异于为侵权人的侵权行为提供反向激励。如果认定驰名商标与否将对侵权责任承担产生重大影响，从制止侵权行为以及赔偿损失等方面考量，应属个案中驰名商标认定符合“按需认定”与否的考虑因素。商标的保护强度与其知名度成正比，特别是达到驰名程度的商标，可获得的保护，较之普通商标，在禁用效力可及的范围、损害赔偿金额大小等方面存在明显差异。按照商标法的相关规定，没有实际使用的商标或者知名度较低的商标，即使获得保护，也可能无法获得赔偿或者较低的赔偿。如果依据权利人相同或类似商品、服务上的商标不足以有效打击侵权行为，通过请求将权利人他类商品或服务上的商标认定为驰名商标，以更加全面地保护驰名商标和有效地打击侵权，这恰恰就是驰名商标保护制度的立法初衷。其次，从尊重当事人在民事诉讼中的处分原则的角度出发，应当赋予权利人在法律规定的范围内处分自己的民事权利，包括选择有利于自己的权利基础进行主张。从目前的司法主流观点来看，一般认可赋予权利人以选择权。 仍以前述索菲亚家居股份有限公司诉吕某等侵害商标权及不正当竞争纠纷案件为例。一审法院认为不应予以跨类保护，二审法院则认为，商标禁用权的范围具有不确定性，企业为了有效维护自身商誉，往往通过注册系列商标的方式明晰、巩固其权利范围。一旦发生侵权纠纷，商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。本案中，根据索菲亚公司在二审庭审中的陈述，该公司并不生产、销售集成吊顶，故第4287169号“索菲亞”商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。因此，法院认为，索菲亚公司以第1761206号“索菲亞”商标主张权利系对其商标权的正当行使，因该商标的核定使用商品类别为第20类“餐具柜；非金属门装置；家具；家具门；家具用非金属附件；镜子；衣帽架（家具）”，与被诉侵权产品集成吊顶（包括扣板与电器模块）在功能、用途、生产部门、销售渠道方面均存在差异，不属于相同或类似商品，故在权利人请求驰名商标保护的情况下，法院有必要根据《驰名商标司法解释》第二条第一款之规定，对涉案商标是否驰名作出认定。 在华为公司诉贾某等侵害商标权案件中，二审法院认为，本案上诉人华为公司尽管在第19类建材上注册了含有“HUAWEI”等标识的多个商标，但这些商标均是防御商标，华为公司从未在建材领域中使用过上述商标，如果通过防御商标进行维权，难以得到保护或保护力度不大。因此，华为公司认定驰名商标的请求不属于《驰名商标司法解释》第二条规定“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据”的情形。华为公司注册的防御商标不应成为是否认定驰名商标的障碍，不影响驰名商标的认定。驰名商标的认定原则旨在个案中给予与权利商标知名度匹配的充分保护，侵权行为民事责任承担的适当性应是认定驰名商标的考量因素。驰名商标较之普通商标而言，积淀了更多的劳动付出，具有更强的识别性，凝结了更高的商誉，故法律给予驰名商标更严格的保护。基于此，我国商标法及相应规章规定驰名商标的认定应遵循个案认定、被动保护的原则。然而，该原则旨在防止批量生成的驰名商标泛滥化，而非一味地限制甚至避免对驰名商标的认定，导致真正具有很高知名度的商标无法在个案中得到充分的保护，这是对驰名商标认定原则的错误理解。如果认定驰名商标与否将对侵权责任的承担产生重大影响，其应在个案中对商标是否驰名予以认定，以保证权利人得到与商标知名度匹配的充分救济。本案权利人华为公司经过多年持续宣传，涉案权利商标具有较高知名度，在本案商标侵权纠纷发生后，其更希望得到的是与其商标商誉相匹配的保护，而不是仅仅得到商标权保护。在权利人已选择以认定驰名商标为权利基础进行诉讼并说明理由的情况下，其诉求应被予以充分考虑，人民法院不应为避免认定驰名商标而回避相应的审理。本案中，华为公司即使通过防御商标认定了被上诉人的侵权行为，但是由于防御商标未在市场上流通，知名度较小，华为公司在该案中的合法权益将很难保障，因此，华为公司请求对涉案权利商标予以驰名认定的主张成立。 需要注意，赋予权利人以选择权并非允许其任意为之。按需认定应以商标权人能否实现有效救济为判断标准。如果原告在与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，且已实质性使用该商标，原则上不允许其主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标；如果原告与被诉侵权商品相同或类似类别上拥有注册商标，但未使用或未实质上使用该注册商标，原则上允许其主张在非类似商品类别上的商标构成驰名商标。 另外，应当允许权利人在同案中，可以以主商标及防御商标作为权利基础，同时主张普通商标侵权及驰名商标的跨类保护。在原告小米公司诉被告某饮品公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院认为，小米公司主张的多个权利基础所保护的是不同法益。本案中，小米公司指控的被告的侵权行为虽然是同一行为，但小米公司所主张的权利基础各自独立、应当分别予以保护。若小米公司的侵权指控全部成立，则意味着被告的行为致使小米公司多项法益同时受到损害，各侵权行为的认定之间互不重叠或冲突；若小米公司的侵权指控部分不能成立，仍然需要对其他侵权指控是否成立进行审查，则须进行驰名商标认定。 具体到本案，虽然原告海霸王公司拥有与被诉侵权商品相同类别上的注册商标，但该类别并非原告的主营业务，对应的注册商标亦不具有知名度。原告为了实现充分的救济，全面保护其合法权益。选择注册在其他类别上的注册商标作为权利基础，要求认定驰名商标并进行跨类保护符合驰名商标“按需认定”的规定精神。 注释 [1] 《关于商标权人在与被诉侵权商品相同或类似类别商品上拥有注册商标，能否主张其在非类似商品类别上的商标构成驰名商标的认定》，钱文光等，载《中华商标》2022年第8期。 [2] 参见上海知产法院民事判决。 [3] 参见浙江高院民事判决。 [4] 《已注册驰名商标“按需认定”原则再审视》，刘润涛，载《中华商标》2023年第2期。 [5] 《驰名商标的“按需认定”及跨类保护研究-以“钉钉驰名商标侵权纠纷案”切入》，徐俊，载《法律适用》2024年第12期。 [6] 参见陕西高院民事判决。 [7] 《关于商标权人在与被诉侵权商品相同或类似类别商品上拥有注册商标，能否主张其在非类似商品类别上的商标构成驰名商标的认定》，钱文光等，载《中华商标》2022年第8期。 [8] 参见重庆高院民事判决。

编者按： 知识产权是康桥的核心业务领域之一，康桥在知识产权领域深耕多年，所办理的国内外知识产权业务涵盖了专利、商标、著作权、商业秘密、反不正当竞争、计算机软件保护等专业知识产权业务。本案是驰名商标跨类保护的典型案例，克服了“弱关联”类别的认定困境，通过司法裁判与证据规则的双重创新，为驰名商标保护提供了理论深度兼具实践价值的典型案例，对优化营商环境、规范市场竞争具有深远意义。 北京市高级人民法院近日对国家知识产权局商标无效复审上诉案作出判决，终审认定第07类第4788563号引证商标在“装载机、挖掘机”等商品上为相关公众所熟知，已达到驰名程度，对恶意摹仿驰名商标的诉争商标予以宣告无效。本案由康桥知识产权团队自商标无效宣告申请阶段、一审及二审阶段全程代理。该判决不仅是对驰名商标保护制度的落实，更是加强了对恶意攀附驰名商标行为的有力打击！ 基本案情 在行政非诉阶段，由申请人广西柳工针对被申请人尚博（山东）润滑油有限公司申请注册的第45114101号“LIUGONG柳工”诉争商标提起无效宣告申请，请求适用(简称商标法)第十三条第三款规定之情形将诉争商标予以无效宣告。 国家知识产权局最终作出裁定（以下简称“被诉裁定”）认定：诉争商标的注册未构成(简称商标法)第十三条第三款规定之情形，故裁定诉争商标予以维持。 申请人广西柳工不服被诉裁定，作为原告向北京知识产权法院提起一审诉讼，请求一审法院判决撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。 北京知识产权法院一审判决认定：一、撤销被诉裁定；二、判令国家知识产权局重新作出决定。首先，根据柳工公司提交的广告宣传、媒体报道、所获荣誉、历年经济指标、销售地域情况等证据可以证明引证商标在诉争商标申请日之前，在“装载机;挖掘机”商品上为相关公众所熟知，已达到驰名程度。其次，诉争商标由“LIUGONG柳工”构成，引证商标由“LG LIUGONG柳工及图”构成，在文字构成、呼叫等方面近似，容易使得相关公众识别为系列商标或关联商标，诉争商标已构成对引证商标的复制、摹仿。最后，诉争商标核定使用的“汽车燃料化学添加剂;刹车液”等商品虽与引证商标赖以驰名的“装载机;挖掘机”商品不属同一类似群组，但与引证商标据以知名的“装载机;挖掘机”商品在销售渠道、销售对象等方面存在某种关联性，且尚博公司营业范围与柳工公司主营业务重叠较高，属同行业竞争者，诉争商标使用在其核定的“汽车燃料化学添加剂;刹车液”等商品上会减弱引证商标的显著性或者不正当地利用引证商标的市场声誉，致使柳工公司对已经驰名的引证商标享有的利益可能受到损害。因此，诉争商标在核定使用商品上的注册已构成规定之情形，应予无效宣告。被诉裁定对此认定有误，予以纠正。 国家知识产权局不服一审判决，向北京市高级人民法院提起二审上诉。 北京市高级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。 裁判要点 本案二审的争议焦点是：诉争商标的注册是否违反的规定。 规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”规定：“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：(一)相关公众对该商标的知晓程度；(二)该商标使用的持续时间；(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；(四)该商标作为驰名商标受保护的记录；(五)该商标驰名的其他因素。” 规定：“当事人依据主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：(一)引证商标的显著性和知名程度；(二)商标标志是否足够近似；(三)指定使用的商品情况；(四)相关公众的重合程度及注意程度；(五)与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。”  该案关键的法律问题 1、如何理解司法实践中驰名商标认定实行“按需认定”原则 根据中国，驰名商标的认定应遵循“个案认定、被动保护、按需认定”原则。具体表现为：①被动认定：仅在当事人提出请求且确有必要时，法院才启动认定程序。②个案效力：认定结果仅对当前案件有效，不具普适性。③必要性审查：若普通商标保护足以解决问题，则无需认定驰名商标。 本案中系由广西柳工公司主动提出依据驰名商标认定条款将诉争商标予以无效宣告，所谓的“需”即如不能适用保护引证商标，则在本案中穷尽其他途径均无法给予引证商标有效保护，且如无法给予引证商标有效保护，会致使引证商标权利人及相应产品多年来的经营、推广后所蕴含的经济利益遭受严重侵害，此时本案便符合了认定的基本“必要性”。 2、在司法实践中，驰名商标认定“跨类”保护的范围边界 依据对已注册的驰名商标，可禁止他人在“不相同或不相类似商品”上使用，前提是该使用可能误导公众，并可能损害驰名商标注册人的利益。具体细化为、进一步明确，跨类保护需满足“混淆可能性”或“淡化（弱化/丑化）”两种情形之一。 本案中，诉争商标注册的类别为01类“汽车燃料化学添加剂;刹车液;淬火油等”，引证商标注册类别为07类“挖掘机；装载机等”，由此可见，诉争商标核定使用的商品系使用在机械车辆上的维护维修用化学制剂，与工程机械车辆在消费群体及销售渠道等方面存在高度关联性。由于广西柳工公司在生产销售工程机械车辆的同时亦提供车辆维护及保修等服务，消费者在购买售价较高的工程机械车辆后，通常会优先选择同品牌的维护产品对车辆进行维护保养，以保证车辆性能完好。引证商标作为广西柳工公司核心品牌，通过十七年的使用及宣传推广，具有较高知名度，已与广西柳工公司形成唯一对应性，故尚博公司注册使用诉争商标的行为极易使消费者误认为其所售的化学制剂产品系广西柳工公司销售的机械车辆官方授权或指定的配套维护产品，使公众对商品的来源产生混淆，淡化引证商标与广西柳工公司的来源对应性，从而严重损害申请人及消费者的利益。 3、驰名商标认定案件中的证据把握 根据及，驰名商标认定需提交以下证据（分类说明）：①商标使用时间与范围；②宣传强度与公众知晓度；③市场地位与商业价值；④公众认知与反淡化证据；⑤其他辅助证据。 为切实履行举证责任并提升司法审查效率，我所代理律师在一审举证期限内实施了系统的证据优化方案：首先，将原始证据材料按照“权利基础类”（商标注册证、续展证明）、“市场使用类”（销售合同、广告投放协议）、“行业评价类”（获奖证书、第三方评测报告）、“反淡化证据类”（消费者调查问卷、侵权商品对比分析）进行法理分类，同时结合实务审查需要增设“时间序列索引”和“地域分布索引”双重检索维度。最终形成的《证据体系说明及对应索引目录》，该目录通过与在案证据精准对接，确保合议庭成员可通过任一审查要点快速定位至具体证据内容，有效提升庭审质证效率。 4、诉争商标的“恶意”在驰名商标认定案件中的考量 “恶意”认定的核心考量要素主要包括：（一）主观认知状态的证明：诉争商标申请人与驰名商标权利人存在地域重叠（如同一省份经营）、行业关联（如上下游产业链）、合作历史（曾为经销商/代理商）；（二）客观行为表现的审查：商标标识的复制模仿程度、注册行为是否具有正当性；（三）辅助判断因素：驰名商标的知名度强度、司法保护记录等。 第三人公司系一家与原告营业范围相关联的企业，第三人除了注册与引证商标高度近似的诉争商标外，还同时注册有北汽福田汽车有限公司的“福田”商标、山东临工工程机械有限公司的“临工、SDLG”商标、德国大众汽车集团的“TATRA”商标以及中国重型汽车集团有限公司的“黄河重卡”等多个机械车辆行业内知名企业的核心商标。故第三人主观恶意明显，是明知引证商标及原告企业的知名度较高，恶意攀附原告及引证商标知名度，从而对引证商标进行复制、摹仿。 其次，在2021年结案的两起涉及引证商标的商标侵权及不正当竞争诉讼中，最终山东省青岛市中级人民法院及山东省高级人民法院均给予引证商标较强的保护力度，证明我国在司法实践中认可应当对已经达到驰名程度的企业及商标给予最有力的司法保护。 综上，本案发生的根本原因在于引证商标已达到驰名程度，第三人才会采取不正当手段在不类似的商品上进行恶意的复制、摹仿，故其行为使得相关公众产生误认，导致引证商标经过原告多年经营、推广后所蕴含的经济利益遭受严重侵害。 典型意义 驰名商标保护制度最初的设立目的在于防止消费者的误认误购，兼顾驰名商标权利人的权益和消费者利益。当驰名商标的保护扩大到非类似的商品或服务上，其保护的重点已转移至驰名商标所承载的商誉和所起到的表彰功能。 目前司法审判中对于驰名商标认定“标准”的要求日益严苛，本案作为由北京市高级人民法院终审的驰名商标司法保护案例，具有多重典型意义。其一，明确“按需认定”原则的适用边界，法院严格遵循“个案认定、必要性审查”标准，仅在普通商标保护无法覆盖侵权风险时启动驰名认定程序，既避免制度滥用，又精准回应企业核心诉求，为同类案件提供司法裁量范本。其二，在国家知识产权局认定商标类别弱关联的情况下，法院突破驰名商标跨类保护的传统限制，通过分析商品功能关联性（机械车辆与车辆配套化学制剂）、消费群体重合度及品牌延伸可能性，认定跨类使用会引发公众混淆及淡化驰名商标显著性，为“跨类保护”的司法认定提供了创新性的逻辑框架。其三，对恶意注册行为加以严惩，法院结合第三人批量抢注同业知名商标的客观事实，认定其主观恶意明显，强化了司法对“搭便车”行为的打击力度，彰显对诚信经营与市场秩序的维护导向。其四，本案启示企业需构建“商标监测+证据留存+司法联动”的立体保护机制，尤其在跨行业竞争中，应前瞻性布局驰名商标认定所需的核心证据链，以应对潜在的商标抢注与商誉侵害风险。总体而言，该案通过司法裁判与证据规则的双重创新，为驰名商标保护提供了理论深度兼具实践价值的典型案例，对优化营商环境、规范市场竞争具有深远意义。

借势营销引发驰名商标之争 上海高院：要给予商标与其知名度相匹配的保护力度 驰名商标是为相关公众广为知晓的商标，它不仅可以起到商标的识别作用制止混淆，还能发挥表彰功能制止一定程度的联想，从而具备巨大的商业价值。驰名商标的形成需要较长的培育过程，在此期间，为防止被抢注等风险，部分商标权利人通常还会申请注册防御商标，试图从源头上阻止不法行为。然而，商标侵权行为无孔不入，一旦发生纠纷，防御商标救济作用有限。这种情况下，企业能否主张认定主商标为驰名商标，获得更强的跨类保护？近日，上海市高级人民法院审结一起侵害商标权纠纷案，认定原告拥有防御商标并不影响其主张认定主商标为驰名商标，并根据在案证据，判决被告实施的非原样使用其注册商标行为构成侵权。该案判决有利于贯彻落实“权利保护”原则，给予商标与其知名度相匹配的保护力度，对推动商标品牌建设、促进经济高质量发展具有积极意义。 图为庭审现场 案例纵览 钉钉商标被“搭便车” 2015年，某高新科技集团推出一款企业级智能移动办公平台——钉钉。某科技公司（以下简称科技公司）和某信息公司（以下简称信息公司）是研发并提供钉钉产品和服务的主体。 其间，该高新科技集团分别申请注册了第42类软件运营服务等类别“钉钉”商标（以下简称第42类“钉钉”文字商标）、第42类软件运营服务等类别翅膀图形商标（以下简称第42类翅膀图形商标），注册公告日期分别为2015年8月14日、2017年12月21日。科技公司和信息公司经授权，享有前述两类注册商标的使用权。 经过长期使用和推广，第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标逐渐在国内享有较高知名度。 2016年9月12日，该高新科技集团又申请注册了第43类餐厅等类别翅膀图形商标（以下简称第43类翅膀图形商标），注册公告日期为2018年5月7日。科技公司和信息公司经授权，享有该商标使用权，并与从事相关餐饮服务的企业合作，为他们提供钉钉软件等产品或服务。 原告注册的第42类翅膀图形商标 2016年12月28日，某餐饮集团创始人、某品牌公司董事长贺某从案外人处受让了第43类餐饮服务等类别、第29类食品产品等类别“钉钉冒菜”文字商标，两商标的申请注册日为2015年11月19日。 2017年3月，该餐饮集团孵化的首家项目子公司——某餐饮公司（以下简称餐饮公司）成立，在招商手册中载明“钉钉冒菜”图文组合标识为其经营的一家品牌公司的标识，并印有该品牌公司字样。2020年9月，钉某某冒菜店成立，经营者为贺某，亦在店铺招牌、宣传展板、点餐牌、室外立式海报以及某外卖平台线上店铺等上使用了“钉钉冒菜”图文组合标识。 被告图标 而在使用“钉钉冒菜”注册商标过程中，餐饮公司、钉某某冒菜店实施了大量非原样使用行为。比如，使用了相关“钉钉”文字和翅膀图形的组合标识，或单独使用翅膀图形标识；改变“钉钉冒菜”的字体并对其进行拆分，横向突出放大“钉钉”二字，并缩小“冒菜”二字竖向排列在“钉钉”的右侧；在线上店铺的菜单中也大量使用“钉钉﹢食品名称”的文字组合，如“钉钉—午餐肉”等。 科技公司和信息公司发现后认为，第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标，经过长期的使用和推广，在国内已为相关公众广泛知晓并具有较高的知名度和影响力，属于驰名商标。某品牌公司、餐饮公司、钉某某冒菜店、贺某、外卖平台运营商的行为破坏了前述商标与软件运营服务之间的直接密切联系，减弱前述商标的显著性，构成商标侵权。故起诉到上海知识产权法院，请求判决五被告停止侵权、公开消除影响、赔偿损失300万元。 两原告还提交了营业执照、商标文件、推广报道等证据。证据显示网名为“热血小曾”的用户曾在钉某某冒菜店线上店铺发布评价称，“钉钉不止可以办公还可以吃冒菜，这边新开了一家钉钉冒菜店”。被告贺某曾与设计公司签订设计方案，也载明要“借势营销”“利用品牌名所具备的市场背书，迅速打造知名度”等。 鉴于该案涉及驰名商标的认定、案情较为复杂、对于同类案件具有普遍法律适用的指导意义，2021年12月，上海高院作出民事裁定书，对案件予以提级管辖。 “认驰必要性”引争议 “权利人已注册防御商标，本案缺乏认定驰名商标的必要性。”庭审中，原、被告围绕“认驰必要性”等问题展开了激烈交锋。 原来，我国法律法规针对已注册的驰名商标，给予跨类保护，即可以禁止他人在不相同或者不相类似的商品及服务上注册使用。然而，本案中，原告已经享有第43类翅膀图形商标，即防御商标，可将其作为权利基础进行商标维权。在这种情况下，是否还有必要认定驰名商标、寻求跨类保护？ 五被告认为，没有必要认定第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标为驰名商标。即使认定驰名商标，也应以被告“钉钉冒菜”商标申请注册日，即2015年11月19日作为时间节点。原告目前的证据不足以证明第42类“钉钉”文字及翅膀图形商标在2015年11月19日之前已经构成驰名商标。 同时，五被告还提出，被告贺某享有“钉钉冒菜”的商标权，核准使用服务项目包括餐饮。因此，他们在餐馆、餐厅服务及宣传餐馆服务上使用“钉钉冒菜”标识属于合法使用。被控侵权翅膀图形标识是其独立创作而来，与原告权利商标不相同也不近似，被告的行为不构成侵权。 “虽然原告享有防御商标，但在同时拥有多类别注册商标的情况下，有权根据诉讼策略、侵权情况，选择主张某一商标作为权利基础。”两原告则坚持要求认定第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标为驰名商标。 两原告表示，在商标侵权纠纷案件中，防御商标的事后救济作用较小，很难像正常使用的注册商标一样获得相应的保护。原告所享有的防御商标不是个案认定驰名商标与否的考量因素。 上海高院审理后认为，原告提交了大量证据，足以证明第42类“钉钉”文字商标和翅膀图形商标在被告使用之时已经驰名。被告在第35类商业经营服务、第43类餐饮服务和第29类食品产品上非原样注册商标使用行为，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱了涉案驰名商标的显著性，不正当利用了该驰名商标的市场声誉，致使原告利益受损，侵犯了原告驰名商标的商标权利。 但是，没有证据表明，在被告“钉钉冒菜”商标申请注册之时，即2015年11月19日，原告第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标构成驰名商标。因此，被告可在其注册商标专用权范围内继续合法使用被诉“钉钉冒菜”商标，不构成对原告涉案商标的侵犯。当然，在原告涉案商标业已驰名的情况下，被告应当依法严格规范使用其“钉钉冒菜”注册商标，对其注册商标的使用负有更高注意义务，不得进行所谓“借势营销”，不得突出或者单独使用“钉钉”，更不得对其“钉钉冒菜”注册商标进行变造拆分使用。 被告外卖平台运营商收到诉状后及时履行了“通知删除”义务，已尽平台注意义务，无需承担责任。 综上，上海高院一审判决被告某品牌公司、餐饮公司、钉某某冒菜店、贺某停止侵害并公开消除影响，餐饮公司、贺某连带赔偿50万元，某品牌公司、钉某某冒菜店对其中部分承担连带赔偿责任。 本案一审判决后，各方当事人均未提起上诉，一审判决已发生法律效力。 裁判解析 给予商标与知名度相匹配的保护 原告在第43类注册的防御商标是否会影响对第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标驰名的认定？上海高院审理后认为，应结合以下四方面予以综合考虑。 一是关于驰名商标保护的立法初衷。驰名商标制度的立法目的是给予商标与其知名度相匹配的保护力度。由于驰名商标凝结了更高的商誉，具有更强的识别性，承载了权利人为维护品牌价值而付出的更多劳动，故基于驰名商标可获得的保护，较之普通商标或企业名称权益而言，在禁用效力可及的范围、损害赔偿金额大小等方面存在明显差异。倘若仅仅因为商标权人出于防御目的在其他类别上注册商标，而禁止其选择以持续使用的、高知名度的主商标提起诉讼，这既不符合法律逻辑，也与法律保护驰名商标的初衷背道而驰。 二是关于民事权利处分的商业实践。根据民事诉讼法的处分原则，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利。所以，发生商标侵权纠纷时，可以允许商标权人选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。 三是关于原告受损法益的承载对象。本案中，由于原告的主营业务集中于第42类软件运营服务，对第42类文字及翅膀图形注册商标投入的宣传、经营成本也最高，在侵权行为发生时，受损失的法益都集中于持续使用、高知名度的第42类注册商标，而非较少使用、低知名度的第43类翅膀图形商标。从损害填补的角度来看，也有必要对第42类文字和翅膀图形商标是否驰名进行审查。 四是关于被告侵权行为的样态表现。本案中，尽管原告在第43类已注册有翅膀图形商标，但被诉侵权行为不止发生于第43类餐饮服务，还发生于第35类商业运营服务以及第29类食品产品上。即便原告基于第43类注册商标进行维权，其效果也不能及于其他类别，仍然需要通过认定驰名商标寻求跨类保护。 结合这些因素，上海高院认为，原告享有第43类翅膀图形注册商标并不影响其主张认定第42类“钉钉”文字及翅膀图形注册商标为驰名商标，本案仍有必要对是否构成驰名商标进行审查。 需要注意的是，商标被认定驰名后可以获得跨类保护，但跨类保护并不等于全类保护。本案中，钉钉办公软件在其线上平台开设订餐入口，各类餐饮APP借此上线了海量餐厅，可见办公软件的使用者天然就是餐饮服务的接受者。被告在设计方案中载明要“借势营销”等，也从侧面说明了其作为餐饮服务从业者对办公软件使用者进行餐饮服务消费的关注和洞察。而“钉钉”为多家知名餐饮类企业客户提供钉钉软件等产品或服务，使得钉钉办公软件的使用者与提供餐饮服务的经营者存在较多直接重合。一系列证据都证明，涉案驰名商标与被诉商标的商品或服务之间具有较强的关联程度，可以获得第35类商业经营服务、第43类餐饮服务和第29类食品产品上的跨类保护。 另外，本案被诉侵权行为既包括被告对“钉钉冒菜”文字商标的原样使用行为，也包括被告将“钉钉”搭配翅膀图形等非原样使用行为。虽然被告的非原样使用行为致使原告利益受损，侵犯了原告驰名商标的商标权利，但根据驰名商标司法解释的规定，被告提出注册申请时，若原告的商标并不驰名，被告可继续使用该商标。本案中，被诉商标申请注册于2015年11月19日，当时第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标尚未达到驰名程度，故被告可在其注册商标专用权范围内继续合法使用被诉“钉钉冒菜”商标，不构成对原告驰名商标的侵犯。 专家点评 构建合法有效的驰名商标保护体系 华东政法大学教授、博士生导师 王迁 驰名商标是市场经济的重要产物，可以带来巨大的经济价值，成为生产者、经营者持续培育和经营的目标。所以如何对驰名商标进行保护，也成为了各国商标保护体系中需要关心的问题。 目前，我国针对已注册的驰名商标建立了跨类保护制度。但由于法律救济的事后性，许多驰名商标权利人通过在其无意立即使用商标的商品或服务上注册商标（即所谓防御商标），希望在源头上阻止他人抢注商标、攀附信誉。 然而，我国商标法并没有关于防御商标的明确规定，任何注册商标连续三年无正当理由不使用的，他人都可以申请撤销。此外，即使防御商标的注册人以他人未经许可在相同商品上使用相同的防御商标为由提起侵权诉讼，在他人提出三年不使用不赔偿抗辩的情况下，由于注册人往往无法举证证明此前三年其曾经使用过注册商标，也不能证明因他人对防御商标的侵权行为造成了其他损失，至多也只能获得对方停止侵权的判决结果，无法获得赔偿。 在这样的背景下，上海高院通过司法裁判表明，权利人享有防御商标并不影响其主张认定主商标为驰名商标，具有重要的理论和实践意义。 一是明确了驰名商标司法保护的价值导向。驰名商标的认定，不应以在涉案商品或服务上是否存在同一权利人注册的防御商标为决定因素，而应坚持“权利保护”原则，给予商标与其知名度相匹配的保护力度。本案中，在原告注册有防御商标的情况下，上海高院支持了其认定驰名商标、寻求跨类保护的诉请，有利于实现对商标的有效保护和全面保护，激励企业加大驰名商标培育力度。 二是为企业开展驰名商标维权创新了路径。驰名商标凝聚了更高的商誉，需要经过长期的积累。在此过程中，如何既能减少商标被抢注、商誉被攀附的风险，又能在受到侵害时获得更强的保护？本案判决支持了企业在注册防御商标后，通过认定主商标驰名进行维权的做法，对企业开展维权并获得充分救济，提供了有力保障。 三是明确了驰名商标适当保护的界限。驰名商标可以获得跨类保护，但跨类保护并非全类保护。本案判决不仅明确了驰名商标跨类保护的范围，而且在分析被告行为时没有“全盘否定”，而是对其原样使用被诉侵权商标、非原样使用被诉侵权商标分类施策，兼顾了打击商标“搭便车”行为与促进商标的合法使用，有助于营造诚实信用的商标注册和使用环境。 了解更多：商标被“搭便车”，如何认定“驰名”？ ▴ 点击图片查看详情 ▴ 来源丨人民法院报 高院供稿部门：知识产权审判庭 声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

驰名商标是知识产权领域的重要概念，对驰名商标提供相对于普通商标而言更有力的法律保护是商标法的重要内容。随着实务发展，驰名商标按需认定逐渐成为争议焦点之一。本文将分析驰名商标按需认定原则的产生、内涵与适用情形，探讨哪些情形属于确有必要对商标是否驰名作出认定的情形。 一、驰名商标按需认定原则的产生 在我国，按需认定原则的提出直接是针对驰名商标认定的异化现象[1]，强调驰名商标的认定必须为审理案件所必需，旨在防止当事人单纯地获取驰名商标的认定，不正当地追求法律保护以外的其他意义。 2003年，国家工商行政管理总局颁布[2]，同时废止《驰名商标认定和保护暂行规定》（1998年修订），将驰名商标的主动认定、批量认定修改为被动认定、个案认定。 在民事案件中，驰名商标按需认定首见于2009年4月23日最高人民法院发布的（法释〔2009〕3号）。 第二条规定：在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：（一）以违反的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；（三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。 第三条规定：在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查：（一）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的；（二）被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，足以造成相关公众误认为由，提起的侵权诉讼，按照前款第（一）项的规定处理。 2013年第三次修订，相当程度上以法律的形式阐述了“按需认定”原则[3]，即第十四条规定“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”。 2014年7月3日，列明驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则，但在第三条中继续采用“根据当事人请求和审查、处理案件的需要……认定和保护驰名商标”的表述。 2017年1月，国家知识产权局在（2017年修订）下编第十章“驰名商标的审查审理”章节中将“按需认定”原则列为驰名商标认定的基本原则，与个案认定原则、被动保护原则并列。 基于上述立法和司法的发展，“按需认定”原则已成为驰名商标认定的基本原则。 二、按需认定原则的含义 随着驰名商标认定与保护实践的不断深入与规范化，对驰名商标按需认定原则先后出现了不同角度的解读。有学者将之总结为“是否认定驰名商标应取决于当事人的需要”、“只有为处理案件所需之目的才得认定驰名商标”、“是否认定驰名商标应考虑不同的请求权基础”三种理解[4]。 2021年11月，国家知识产权局发布《商标审查审理指南》，其中明确“按需认定”，是指“如果根据在案证据能够适用其他条款对当事人商标予以保护的，或系争商标的注册使用不会导致混淆或者误导公众，致使当事人利益可能受到损害的，商标注册部门无需对当事人商标是否驰名进行认定”。 商标局对此进一步解读为，在驰名商标认定上，不仅应当坚持“因处理案件之必要”、“符合法定要件”，还应当遵循“用尽其它方式无法救济”等前提[5]。 我们理解，有关部门按照被动保护原则，只有在当事人提出请求的情况下才能讨论是否有必要审理商标是否驰名，但并不必然审理。只有本案被诉行为的成立需以驰名商标认定为构成要件时，有关部门才审理商标是否驰名。若被诉行为因不具备法律规定的其他要件而不成立时，则对所涉商标是否驰名不予审查。而且，若以其他方式能够保护当事人的权利，则不再启动驰名商标的认定。 三、按需认定的适用情形 根据法律规定，按需认定的适用情形主要如下。 1.对已注册驰名商标的跨类保护 法律依据：（2019年修正）第十三条第3款 就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。 典型案例： 银联公司驰名商标保护案[6] 在该案中，原告主张第36类第8071055号“闪付”商标、第18248132号“云闪付”商标属于驰名商标。被告开发、推出并运营名为“闪收”、“云闪收”的计算机软件和手机应用，使用侵权标识，并对上述软件进行宣传和推广。上海知识产权法院一审、上海市高级人民法院二审均认定涉案两项商标在第36类金融服务等服务类别上构成驰名商标，能够获得跨类保护。被诉行为侵犯了银联公司驰名商标享有的合法权益。 案例评述：此为较为典型的情形。相对于普通商标的专用权范围是注册的商品/服务类别，驰名商标能够获得跨类保护。原告主张其在第36类金融服务等服务类别上的商标属于驰名商标，被告在不相同、不类似的计算机软件和手机应用服务上使用相似标识。本案涉及对原告已注册商标进行跨类保护，需对是否构成驰名进行认定。 2.对未注册驰名商标的非跨类保护 法律依据：（2019年修正）第十三条第2款 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。 典型案例：“拉菲”未注册驰名商标认定案[7] 在该案中，被诉行为发生的时间早于原告取得“拉菲”商标专用权的时间，法院认为对于被诉行为是否成立的相关判断须以“拉菲”在被诉行为发生时是否属于未注册驰名商标作为事实依据，本案有必要认定“拉菲”是否属于未注册驰名商标。 案例评述：我国采取商标注册制，如未申请注册，则不能通过商标专用权制度禁止他人使用相同或近似商标，但未注册的驰名商标为例外。当然，未注册驰名商标的保护范围限于相同或类似商品或服务，无法获得跨类保护。 3.对抗其他注册商标 法律依据：被告使用的注册商标违反的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过规定的请求宣告无效期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。 典型案例：“小米”驰名商标案[8] 在该案中，原告小米科技公司于2010年4月21日申请注册“小米”商标，于2011年4月28日核准注册，核定使用商品为第9类，包括便携计算机、可视电话、手提电话、手提无线电话、计算机游戏软件等。江苏省高级人民法院二审认为涉案“小米”商标在2011年11月23日“小米生活”商标申请注册时已为相关公众所熟知，认定“小米”商标构成驰名商标。被告在不同类别商品上申请注册的“小米生活”商标系摹仿小米科技公司已经注册的涉案“小米”驰名商标。 案例评述：根据（2020修正）第一条第2款之规定，注册商标之间的争议应先由行政机关解决。但是，如果该注册商标是涉嫌侵犯他人在先的已注册驰名商标，即驰名商标与注册商标之间出现权利冲突，只要未超过商标法所规定的宣告无效期限以及在该商标申请注册时在先要求保护的商标已经驰名，则法院有管辖权，无需行政程序优先。 4.突破无效宣告5年时间限制 法律依据：（2019修正）第四十五条第一款 已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。 典型案例：“奥普aopu”商标无效宣告案[9] 本案中，争议商标由某公司于2001年3月27日提出注册申请，2002年3月28日获准注册，核定使用商品为第6类金属建筑材料。杭州奥普公司于2009年11月6日对争议商标提出无效宣告请求，已超出五年法律时效。因此，杭州奥普公司是否可以请求宣告诉争商标无效，需要首先认定杭州奥普公司主张的引证商标是否构成驰名商标以及诉争商标的注册是否具有恶意。一二审法院均认定在引证商标在诉争商标申请注册日之前为第11类“热气沐浴装置、浴用加热器”商品上的驰名商标，查明认定争议商标的注册行为具有恶意，两商标共存已误导公众、损害驰名商标注册人利益，最终认定诉争商标的注册违反2001年的的规定。 案例评述：注册商标权无效宣告制度是指就已经注册的商标而言，由于该商标在申请注册时便存在不予注册的绝对理由或相对理由，经国家知识产权局宣告该注册商标无效，从而消灭商标权。其中，如为不予注册的绝对理由，可由商标局主动发起或由其他主体提出请求而启动，且无时效限制。如为不予注册的相对理由，则由在先权利人或利害关系人提出请求，且有五年的时效限制；但针对恶意注册的情形，驰名商标所有人不受五年的时间限制。 四、按需认定适用的新发展 如上所述，按需认定原则的内涵之一是“用尽其它方式无法救济”，如能通过其他方式获得保护，则不再认定驰名商标。 例如，在福耀玻璃工业集团股份有限公司与十堰飞友电气股份有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷案中[10]，武汉市中级人民法院认为，驰名商标保护制度并非旨在授予荣誉称号。原告自认在被告服务范围的“配电柜、工程电器、家用电器”以及“电子商务”相关联的类别及商品或服务上均有注册商标，但本案却不主张，仅试图通过涉案第504675号注册商标认定驰名商标进行跨类别保护，有违该制度之初衷。 但近年来，在法律法规明确规定的上述适用情形之外，司法实务出现了新的适用情形。如权利人已经在同一种或类似商品上注册取得了防御商标，但依据该项注册商标无法获得与驰名商标同等水平的保护的情况下，部分法院仍对商标是否驰名进行认定。 典型案例为索菲亚家居股份有限公司与吕小林、尹丰荣等侵害商标权纠纷[11]。索菲亚公司对第6类商品上的第4287169号“索非亞”商标享有权利，第6类商品与被诉侵权产品不存在跨类保护，但索菲亚公司是第20类商品上的第1761206号“索非亞”商标作为权利基础提起诉讼。浙江省高级人民法院二审认为，第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标。此类商标未长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，即便商标侵权行为成立，权利人难以获得较高的赔偿数额以弥补损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰，进而认定本案有必要对涉案商标是否驰名作出认定。 上述适用情形支持商标权人选择诉讼策略通过认驰获得更有力更充分的保护，能否获得同等程度的损失赔偿成为了按需认定的考量因素之一。驰名商标的按需认定原则为商标保护提供了一个平衡框架，既能维护驰名商标的合法权益，又避免了对其他市场参与者的过度限制。在未来的立法和司法实践中，如何进一步明确驰名商标的保护边界，以及如何在个案中具体适用按需认定原则，将是知识产权法持续讨论的课题。 [1]杜颖：《理性对待驰名商标按需认定原则》，https://www.chinacourt.org/article/detail/2022/11/id/7021355.shtml [2]已被（2014年7月3日发布；2014年8月3日实施）废止 [3]详见《<商标审查审理指南>重点问题一问一答——驰名商标的审查审理》 [4]杜颖、何吉：《驰名商标“按需认定”原则辨析》，载《电子知识产权》2020年第8期，第20页 [5]同脚注3 [6]案号为 [7]案号为 [8]案号为 [9]案号为 [10]案号为（2017）鄂01民初101号 [11]案号为。该案入选2017年中国法院50件典型知识产权案例、2017年浙江法院知识产权司法保护十大经典案例

【基本案情】 甲药业公司生产的“复方金银花颗粒”案涉药品外包装，于2016年9月12日，首次在吉林省药品监督管理局进行药品包装备案，而后投入使用，销售范围遍布全国各个省市区。自销售之日起，甲药业公司为宣传 “复方金银花颗粒”投入了大量的广告宣传费用，先后与多家卫视、多家媒体签订合同投放其广告，同时，也投放在高铁、动车组上。甲牌“复方金银花颗粒”在2017年至2021年分别位列中国非处方药产品综合统计排名（中成药）清热解毒类榜单第三名、第三名、第四名、第四名、第五名。 乙药业公司系医药生产、销售企业。其生产的被诉侵权药品乙牌“复方金银花颗粒”，该药品外包装于2021年10月20日首次在黑龙江省药品监督管理局进行药品包装备案，而后投入使用。 【裁判结果】 一审法院判决乙药业公司立即停止对甲药业公司的不正当竞争行为，赔偿甲药业公司经济损失及维权合理开支合计12万元。 乙药业公司不服，向通化市中级人民法院提起上诉。二审期间，甲药业公司提交2023年9月7日乙药业公司在多家网站、多家购物app上销售该产品，直到开庭之日案涉侵权产品仍在继续销售的截图，对此乙药业公司不予否认。二审法院认为，甲药业公司提起本案诉讼系认为乙药业公司生产、销售的“复方金银花颗粒”与甲药业公司生产、销售的“复方金银花颗粒”外包装、装潢近似，足以使消费者对商品的来源造成混淆或认为二者存在某种联系，让消费者产生误解，损害其合法权益，构成不正当竞争行为。一审法院依据在案证据，确认甲牌“复方金银花颗粒”销售范围广、宣传力度大、设计独特、色彩鲜明，已经形成具有一定影响的包装、装潢。乙药业公司生产的“复方金银花颗粒”药品包装、装潢与甲药业公司生产的“复方金银花颗粒”包装、装潢近似，已构成不正当竞争，并无不当。一审法院在确定赔偿损失数额时系综合考虑案涉企业名称知名度、侵权行为性质、过错程度、甲药业公司为制止侵权所支出的合理费用等因素而酌定，符合之规定。故一审法院判决乙药业公司立即停止生产、销售与甲药业公司“复方金银花颗粒”药品包装、装潢近似的药品，并赔偿甲药业公司经济损失及维权合理开支12万元并无不当。 二审法院判决驳回上诉，维持原判。 【典型意义】 法治是最好的营商环境，在法治环境下，才会有公平的竞争。本案中，甲药业公司为宣传“复方金银花颗粒”投入了大量的成本，销售范围广、宣传力度大、设计独特、色彩鲜明，已经形成具有一定影响的包装、装潢，甲牌“复方金银花颗粒”在2017年至2021年分别位列中国非处方药产品综合统计排名（中成药）清热解毒类榜单前列。乙药业公司采取仿冒搭车、混淆视觉的方式进行不正当竞争，破坏公平竞争、扰乱市场秩序。人民法院依法裁判，打击恶意侵权行为，净化市场，保护知名药企的驰名商标，保障和促进了民营企业的品牌利益与市场形象。

驰名商标如今作为一种家喻户晓的商标形式，保护最早源于《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）第6条之二，明确规定了对驰名商标的特殊保护原则，主要体现在对容易导致混淆的申请注册商标，注册国有权拒绝并禁止使用。（简称《TRIPS协定》）继承了上述内容并作出进一步延伸，第16条第2款和第3款明确规定应当适用于服务，在确定商标是否驰名时，应考虑相关部门公众对该商标的了解程度，此外，该规定也应适用于与已注册商标的货物或服务不相类似的货物或服务，只要该商标在使用方面可表明该货物或服务与该注册商标所有权人之间存在联系，且此类使用有可能损害注册商标所有权人的利益[1]。 作为《巴黎公约》和《TRIPS协定》的缔约国，我国在加入时参照上述协议内容进行了修订，主要体现在第13条第2款和第3款，区分为驰名商标已在中国注册和未在中国注册两种情形，进一步加强了对驰名商标的立法保护。但是，由于国内在驰名商标使用过程中发生了异化，部分政府和企业将其作为一项“政绩工程”和“荣誉称号”，甚至早期要求下达每年驰名商标认定的指标数量等，严重脱离了驰名商标的设置初衷。通过近些年立法的调整及行政的整改，包括不得将驰名商标作为广告宣传等，驰名商标正重新回归到其应有之义的正轨上。 1、驰名商标的认定方式 在加入《巴黎公约》之前，我国主要采用“行政批复”的方式对驰名商标进行个案认定，但是由于缺乏对驰名商标的正确认知，驰名商标的认定呈现利益驱动、数量井喷的异化模式，为了规范对驰名商标的认定规则，1996年，国家工商行政管理总局颁布实施了，进一步明确通过行政程序认定驰名商标的原则，同时规定了驰名商标认定的标准和程序。2003年，国家工商行政管理总局颁发，此后于2014年进行了修订，使得行政认定方式更加趋向于规范。 随着我国加入WTO，驰名商标的认定也逐渐与国际规则接轨，于2001年进行了第二次修改，正式将驰名商标认定保护制度写入法律，《商标法（2001修正）》第13条进行了明确规定。此后，我国法院开始在商标纠纷案件认定驰名商标的探索，标志着驰名商标的司法认定方式正式拉开帷幕。现行有效的《商标法（2019修正）》第13条规定，为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护，在发生纠纷案件时商标权利人也可以在司法案件中请求驰名商标认定。其中，司法认定又可分为行政诉讼中的司法认定和民事诉讼中的司法认定，前者包括商标异议程序和无效程序等，后者主要体现在民事侵权诉讼中。 因此，我国目前在驰名商标领域是行政认定和司法认定双轨道并存的认定方式，前者通过国家商标局、商评委在商标注册审查、商标争议处理和工商行政管理部门查处商标违法案件过程中认定和保护驰名商标；后者通过法院在法律纠纷案件中认定驰名商标。 （图片来源：知产前沿公众号，作者孙庆华[2]） 2、驰名商标认定原则 经历了前期摸索阶段后，现在无论是行政认定方式还是司法认定方式，我国明确了对驰名商标进行“个案认定、被动保护、按需认定”的保护原则，主要体现在《商标法（2019修正）》第14条、及《商标审查审理指南2021》第10章第3条等，下面对其进行具体阐述。 1.个案认定原则。按照文义解释，请求驰名商标保护的申请人只有在具体的案件中，认为系争商标受到损害时才可以提起驰名商标认定，同时，本次案件中驰名商标认定的结果只对本案有效，原则上不能直接应用于其他案件中，但是可以作为其他案件的参考。 2.被动保护原则。我国最早的驰名商标认定遵循主动认定原则，即无须当事人当事人的申请，商标局等可以主动进行认定，但是这也直接导致了驰名商标的泛滥与异化，因此，后续相关立法明确申请人未申请驰名商标保护的，商标主管部门及法院不予主动认定。 3.按需认定原则。此处需要明确的是，是按照驰名商标审理审查部门的需要而非当事人的需要进行驰名商标的认定，即如果无须通过驰名商标的认定即可解决纠纷或争议，如在行政认定程序中系争商标的注册使用不会导致混淆致使权利人利益受损，或者在司法认定程序中，构成与注册商标的相同或近似直接可以判定侵权，则相关部门无须对商标是否驰名进行认定。 3、驰名商标在民事侵权程序的认定路径 在民事侵权诉讼程序中，如认为市场中存在摹仿、复制权利人注册商标的情形，构成商标侵权的，当事人可以在提起商标侵权诉讼中请求进行驰名商标认定。依据《商标法（2019修正）》第14条的规定，认定驰名商标需要考虑的因素保护：（1）相关公众对该商标的知晓程度；（2）该商标使用的持续时间；（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）该商标驰名的其他因素。另外，（以下简称《驰名商标司法解释》）第5条也作了规定，其内容与大致相同，现对上述因素在认定程序中具体含义及对应的证据等内容进行逐一解释。 1.相关公众对该商标的知晓程度 该条被列在所有要素之首足以见得该条的重要性，从相关法理角度也可以推导出，只有案涉商标在相关公众中广为知晓，即商标有一定的知名度，才存在进行驰名认定的基础，一般来说商标的知名度越高，其被在市场中被复制、摹仿的概率越大，进行驰名保护的必要性也就越强。《驰名商标司法解释》进一步细分在市场份额、销售区域、利税等要素上，在司法案例中，法院往往会考虑案涉商标主要商品的产销量、销售收入、市场占有率、净利润、缴税数额、销售区域等有关材料。 在广州知识产权法院审理的原告佛山某洁具股份有限公司、原告广东某控股股份有限公司与被告中山市某电器有限公司等商标侵权及不正当竞争纠纷案中[3]，原告在商标侵权诉讼中提出驰名商标认定，并且在商标知名度和影响力方面提交了案涉商标多次被评为广东省著名商标、获得的多项权威品牌认定以及建筑装饰协会、陶瓷工艺协会、广东省制造业协会等授予的奖项或者品牌榜单等诸多证据，法院认定案涉商标具有极高美誉度，为相关公众所熟知。 2.该商标使用的持续时间 在行政认定方式上，规定了对商标时间的要求，即未注册商标需要提交证据证明持续使用时间不少于5年，已注册商标注册时间不少于3年或者持续使用时间不少于5年，因此在驰名商标行政认定上需要满足上述要求。在司法认定方式上，虽然相关法律、司法解释并未强制要求商标注册或使用时间，但是商标使用时间长短无疑就对商标驰名认定成功与否带来较大影响。一般情况下，商标注册及使用的时间越长，其积累的商业价值也就越大，被复制、摹仿时受到的损害也将越大。 在山东省高级人民法院审理的华润知识产权管理有限公司与山东华都置业有限公司侵害商标权纠纷上诉案中，二审法院认为案涉商标自2002年就被广泛使用，华润集团及其下属公司对上述商标及万象城项目进行了广泛且持续的宣传，投入了大量的资金，因此，最终撤销一审判决，认定华润知识产权管理有限公司“万象城”相关商标在被告“祥隆万象城”商标注册前已经驰名。 3.该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围 《驰名商标司法解释》将该部分进一步明确为宣传或促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围等，因此，商标、品牌在全国或者世界范围内的辐射程度、宣传时间等将成为驰名商标认定的重要参考。如果某个商标的知晓范围相对局限于某个较小地理范围，甚至销售只集中在某一个省份内，则其驰名认定的难度将显著增加。 在江苏省高级人民法院审理的中山奔腾电器有限公司等与小米科技有限责任公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷上诉案中[4]，小米科技公司提交了自2011年小米手机发布以来，人民日报、中国证券报、第一财经日报、经济日报、南方日报、互联网周刊、IT时代周刊、中关村、中国企业家、中国经济周刊等报纸期刊均曾对小米科技公司、小米通讯公司及“小米"商标进行宣传报道等，此外还有2013年以来小米在春晚、央视、《新闻联播》等持续宣传的报道，因此，一审法院认定小米商标构成驰名商标。 4.该商标作为驰名商标受保护的记录 根据个案认定原则，虽然在一个案件中的驰名商标认定不能直接用于另外的案件，但是依据和《驰名商标司法解释》的相关规定，如果之前已经存在驰名认定的事实，则可以作为本次案件中的认定参考因素，该点在司法实践中也被广泛应用。 在上海知识产权法院审理的宝马股份有限公司与上海创佳服饰有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中[5]，原告提交了“BMW”“宝马”等注册商标等分别被湖南省高级人民法院、国家商标局、国家商评委认定为驰名商标的证据，最终上海知产法院认定，在案证据互相印证，足以证明原告的商标在2007年就已为中国境内相关公众广为知晓，属于驰名商标，之后知名程度随着持续使用而不断增加，持续属于驰名商标。 5.该商标驰名的其他因素 该条为兜底条款，在《驰名商标司法解释》中除了上述内容外，还增加了商标享有的市场声誉等，因此，除了上述4项内容，其他有助于增加案涉商标知名度、影响力等有利证据均可以提交，法院在审理时将结合全部证据综合进行认定。在此，笔者建议涉及驰名商标司法认定时，申请人不应当局限于上述法律列举的具体内容，只要能够体现注册商标所承载的品牌价值的因素均应当考虑在内。 4、驰名商标在民事侵权司法认定障碍 依据的规定，对于未在中国注册的驰名商标，就相同或者类似商品存在复制、摹仿等情形容易导致混淆的，不予注册并禁止使用；对于在中国注册的驰名商标，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿等情形，误导公众致使权利人利益受损的，不予注册并禁止使用。在按照上述认定路径进行驰名商标司法认定过程中，除申请人提交的证据不足以证明商标达到驰名程度，即不满足本文第三部分罗列要素之外，主要存在以下三种情形的认定障碍，现具体叙述如下。 1.商标差异过小，商标近似判定足可以制止侵权 与在商标行政审查程序中认定商品或者服务近似与否，主要依据《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》不同，在商标民事侵权诉讼领域，依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第12条规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。因此，如果法院认为两者属于相同或者类似的商品或者服务，完全可以依据认定构成侵权，无须进行驰名商标的认定才能判定，此时在没有进行驰名商标认定必要的情况下，法院可能不支持进行驰名商标认定的请求。 在北京知识产权法院审理的乔治·阿玛尼有限公司（米兰）瑞士门德里西奥分公司等与北京芙蓉坊服装服饰有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷中[6]，法院认为根据驰名商标按需认定的原则，在判断认定驰名商标必要性时，应首先考虑涉案权利商标核定使用的“服装”等商品与被诉侵权行为所涉的“服装定制”服务是否构成类似。对于商品与服务类似的问题，应考虑二者之间联系的密切程度。本案中，根据在案证据结合日常生活经验可知，服装系服装定制服务的目的和成果，二者存在紧密的关联，且其消费群体、销售渠道存在一定的重合，故二者构成类似的商品/服务。据此，本案不存在对涉案权利商标是否属于驰名商标进行认定的必要性，故本院对原告要求认定驰名商标的相应主张不予支持。最终法院认定被告标识与原告商标高度近似，容易使相关公众对其提供的服务来源造成混淆，已构成侵犯原告注册商标专用权的行为。 在北京知识产权法院审理的中国建筑股份有限公司诉中建环球投资控股有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中[7]，法院经审理认为，之所以仅限于不相同或不相类似商品，在于相同或类似商品上可通过其他条款予以救济，而不必诉诸于驰名商标的认定，从而防止驰名商标之认定被滥用。 因此，通过上述案件可以看出，如果在相同或类似商品/服务上使用相同或近似的商标，则完全可以依据中近似侵权认定实现原告的权利救济，而如果在既不相同也不近似的商品/服务上，则有必要对商标是否属于驰名商标及其形成作出认定，此时在认定驰名商标的基础上可以对不相同或者近似的商标是否构成侵权作出全面判断。 2.商标差异较大，不构成复制、摹仿或翻译 相较于普通商标只能在已注册的单一类别上进行保护，驰名商标的特殊之处在于可以跨类保护，即对商品的保护范围扩大至不同类别商品上，但是需要注意的是跨类保护并非全类保护，对驰名商标跨类保护的范围与驰名商标的知名度和显著性密切相关，驰名商标的知名度越高、显著性越强，对驰名商标跨类保护的范围也越广[8]。因此，如果在商标侵权民事诉讼中，被告的标识与原告的商标既不相同也不近似，或者应用的商品或服务差异过大，不构成对注册商标的复制、摹仿或者翻译，此时，无须进行商标驰名认定即可作出不构成商标侵权的判定，在该种情况下法院一般将不会对商标是否驰名进行认定。 在北京知识产权法院审理的华润（集团）有限公司与烟台市福山区华润宾馆有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案中[9]，原告华润集团提交证据证明案涉商标具有较高知名度，曾经被认定为驰名商标，主张本案确有必要通过认定涉案商标为驰名商标，以此来保护华润集团的合法权益，北京知识产权法院经审理认为，本案中，华润宾馆原名称为“烟台市福山区华润宾馆有限公司”，与涉案商标“”在文字构成、书写方式上存在较大区别，而且“烟台市福山区华润宾馆有限公司”名称注册使用于1998年，涉案酒店的经营范围为住宿，涉案商标于1994年12月7日获准注册，核定使用在第36类资本投资、不动产管理等服务上，二者未构成类似服务，最终驳回了原告华润集团的诉讼请求，也并未进行驰名商标认定。 3.不构成商标法意义上的使用，没有认定必要性 商标的使用在法律上分为商标性使用、指示性使用和描述性使用，所谓商标性使用是指作为商标进行使用，以区分商品或者服务的来源，是我国主要规制的商标使用类型；而指示性使用和描述性使用，在我国目前的立法上，并未进行明确定义和阐释，部分学者认为，商标指示性使用是借助他人商标标明商标或服务的真实来源[10]，商标描述性使用是描述特定产品或服务的质量、特征、用途或成分等[11]。 在原告北京公明财富传承管理咨询有限公司、北京阳光老年健康基金会与被告河北盈华律师事务所、王亚琼侵害商标权纠纷一案中[12]，北京知识产权法院经审理认为，虽然二原告认为其所主张的第12321935 号和第12321937 号“幸福留言”商标已构成驰名商标，但鉴于驰名商标的认定应遵循按需认定原则，在本案已认定二被告的涉案侵权行为本质上不属于商标法意义上的使用行为的情况下，已没有必要再就第12321935 号和第12321937 号“幸福留言”商标是否构成驰名商标作出认定。 在蒙娜丽莎集团股份有限公司诉北流天承商贸有限责任公司侵害商标权纠纷一案中[13]，南宁市中级人民法院经审理认为，商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同的商品上使用近似的商标，或者判断在类似的商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。构成侵犯注册商标专用权的基本行为是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为，也就是说被诉侵权标识的使用必须是商标意义上的使用。本案中，需判断的被诉侵权标识为“”图案、产品标签使用的“蒙娜丽莎”字样以及产品宣传册使用的“蒙娜丽莎”字样，上述被诉侵权标识的使用不构成商标性使用，最终驳回了原告蒙娜丽莎集团股份有限公司的诉讼请求。 5、结语 经过多年在商标驰名认定领域的探索，我国目前已经形成了行政认定和司法认定两条驰名商标认定路径，在司法认定的民事侵权程序中，法院将参照驰名商标的认定因素进行考量，同时，驰名商标在民事侵权司法认定中也存在部分认定障碍，主要包括提交的证据不足以证明商标达到驰名程度、商标差异过小无须驰名商标认定即可作出侵权判定、商标差异过大无须驰名商标认定即可作出不侵权判断等情况，上述情形法院审理时将遵守“按需认定”的原则，很可能不再对是否驰名进行认定，即构成商标民事侵权诉讼中驰名商标的认定障碍，因此，如需启动在民事侵权司法程序中的驰名商标认定，应当结合法律规定提前进行预判，在被诉标识构成商标性使用，排除认定障碍且符合法定要素的前提下，才应适用该路径对驰名商标进行民事诉讼程序的司法认定保护。 【注释】 1. 张伟君. 论我国驰名商标保护规则的完善 [J]. 知识产权, 2023, (09):3-24. 2. 孙庆华，《影响驰名商标保护的因素》，载于“知产前沿”公众号，网址https://mp.weixin.qq.com/s/HNISfOxGXjdlBqPshU_scQ。 3. 参见（2022）粤73民初371号民事判决书。 4. 参见(2019)苏民终1316号民事判决书。 5. 参见(2015)沪知民初第58号民事判决书。 6. 参见(2017)京73民初440号民事判决书。 7. 参见(2016)京73民初429号民事判决书。 8. 参见王建宏,庞学硕. 驰名商标的司法认定与司法保护 [J]. 中华商标, 2023, (03): 38-42. 9. 参见民事判决书。 10. 参见尹渤亚 ，《浅议商标指示性使用的定义及构成要件》，载于《知识产权家》，网址https://mp.weixin.qq.com/s/L1migOvvHA7o_1t8xGmFvA。 11. 参见曾旭 秦天宁，《商标“描述性使用”的判断和认定》，载于上海知产法院公众号。 12. 参见（2017）京 73民初 1252 号民事判决书。 13. 参见民事判决书。

关于驰名商标的保护在商标维权案件中多有涉及，但是获得跨类保护的数量却廖廖无几。造成这种现象的主要原因在于驰名商标的跨类保护在具体案件中对于所跨越的两个类别的关联度达到何种程度才能跨类保护总是一个复杂的问题，在司法实践中是一个大难题，本文主要从民事商标维权、行政确权的角度来分析驰名商标跨类保护的标准和相关问题。 一、什么是驰名商标？ 规定，驰名商标是为相关公众所熟知的商标，其中相关公众指与商标所标识的产品或服务有关的中国境内的消费者和经营者。认定驰名商标有两个要素。第一个要素是被相关公众所熟知。相关公众，不是全国人民，具体到某一领域的人即可，例如，用于疾病治疗的药物的商标，只需被用该药物进行治疗的医护、药剂、病患人员以及经营销售该药品的相关经营人员熟知即可，不必“尽人皆知”。另一个要素是必须对中国境内的消费者和经营者所熟知。例如，某外国商标在其本国广为人知，但在我国相关公众群体却鲜少有人知晓，则不满足我国驰名商标的认定条件。 二、驰名商标认定 驰名商标既可以是注册商标，也可以是未注册商标。 驰名商标的认定遵循个案认定、被动保护、按需认定的原则。简单说，就是在具体案件中，有商标被侵害了，有必要认定驰名商标时有关法院或行政主体才会启动认定工作。 我国实行国家知识产权局与人民法院均可认定驰名商标的双轨制，在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中、在商标行政确权争议处理过程中，当事人也可主张驰名商标的认定。 法院或行政主体认定驰名商标应当考虑相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围、该商标作为驰名商标受保护的记录、该商标驰名的其他因素。 三、司法裁判中驰名商标的跨类保护 所谓跨类保护，就是指按照中国《类似商品和服务区分表》中规定划分的类别来判断，要求保护的商标所核定使用的商品/服务所在类别与涉嫌侵权的商品/服务所在类别是不同的。并不是所有驰名商标都可以跨类保护的，跨类保护需要遵循一定的原则和标准。这也是本文讨论的重点。 1.以《类似商品和服务区分表》中有关类别的规定来判断商品/服务类别 关于商标所核定的商品/服务的类别，或者涉案侵权产品/服务所属的类别，通常会参考《类似商品和服务区分表》（“以下简称《区分表》”）来进行判断。《区分表》是中国商标局在WIPO的《商标注册用商品和服务国际分类表》的基础上，结合我国实际情况调整后形成。《区分表》共有45个大的类别，其中由大到小至少划分有类别（“大类”）、类似群（“子类”）、类似群中的某一部分、项目四个层级。一般情况下，同一类似群内的商品和服务为类似商品和服务，若类似群中还划分有部分，则各部分之间原则上不类似，但同一部分内的项目类似。由于每个大类都包含多个类似群，所以在驰名商标的跨类保护中的“类”，应该至少要具体到某两个大类，比如第1类与第9类，或同类的两个类似群，不一定仅是在大类别之间跨类。 例如，在案中，涉案请求驰名商标保护的商标权核定使用的商品为第11类1101、1104、1105、1106等类似群，主要包括照明设备、烹调及加热设备、制冷及冷藏设备、干燥、通风及空调设备以及消毒及净化设备等，被诉侵权的坐便器虽也属于第11类中的卫生设备，但属于1109类似群，因两者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面不相同也不类似。在该案件中，法院给予了跨类保护。 由于《区分表》是各国根据社会分工、产品用途、材质等方面的归纳总结，其不可能穷尽所有项目，且市场交易状况、商品种类在不断发生变化，故《区分表》在很多情况下作参考用，并非作为唯一分类标准。 2.驰名商标保护的本质是避免商品/服务来源上的混淆，但保护不应超过必要限度 驰名商标的保护，本质是对其商标权高知名度所积累的良好商誉在其所核定使用的类别上外溢出来的积极效应进行额外的保护，以避免相关公众对他人在其他类别上使用与驰名商标相同或类似的商品/服务标识，导致对这些在其他类别上的商品/服务的来源与驰名商标的权利人产生混淆，损害驰名商标权利人的合法权益。 商标是一种有限资源，所有人类遗留下来的文化、知识、语言，在不妨害他人的前提下，都可被公众自由使用并注册为商标权。所以，驰名商标权利人的权益，与其他公众使用相同或类似商品/服务标识在非驰名商标核定类别上的使用权益，存在着一定的矛盾，需要在个案中进行有效的平衡，既要保护商标权的私有权，也要保护公众自由合法的使用社会资源的权利。因此，对驰名商标的保护，不会是漫无天际的保护，而是有限度的在必要的范围内进行跨类保护，根本的目的就是不同的商品/服务来源不产生混淆。 综上，所有的商标权保护，包括驰名商标的保护，都是以避免不同的商品/服务来源不产生混淆为目的的。因此，在具体案件中讨论什么情况下，相关公众可能会对商品/服务的来源产生混淆，就是最基本的出发点和终点。继而，个案中对于要求跨的两个类别的商品/服务的关联性，即相关公众会产生混淆的可能性要具体考量和分析判断。比如，工业领域里面用的商品，与人类食用商品，不太可能产生关联。因为商品的用途差异巨大，相关消费者是不会产生混淆的。 3.从几个司法判决中归纳跨类保护中混淆判断标准 我们看到在司法实践中，对于跨类的商标权保护，如果是商品类别间比较，则侧重从功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面考虑两个类别产生商品来源混淆的可能性；如果是对两服务类别的类似判定，则会侧重从目的、内容、方式、对象等方面考虑；如果是对某一商品和服务之间的类似判定，则会侧重从商品和服务之间存在特定联系方面考虑。 （1）商标权核定使用商品类别与被控侵权商品间的密切联系程度，法院会侧重从功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面考虑两个类别产生商品来源混淆的可能性。 在案判决中，法院认为：埃索技术公司和埃索汽车美容公司被诉侵权行为包括在车用产品、汽车美容护理产品、汽车保养维护专用设备以及在从事的车辆维修、保养、加油以及车辆清洗和抛光服务等汽车用品与维护服务的经营活动和广告宣传中使用被诉商标“埃索”及或“ASOO”。以上商品或服务虽然与美孚公司涉案第205787号“埃索”、第177016号“Esso及图”核定使用的商品（第4类的工业用油脂、石油、石油产品）类别不同，但同样通常在汽车用品及养护经营活动中使用，与美孚公司涉案注册商标所使用的场所以及面向的消费群体基本相同，将导致相关公众误以为标识有被诉商标的商品来源于美孚公司，或者误以为埃索技术公司和埃索汽车美容公司使用驰名商标得到了美孚公司的许可，或者误以为埃索技术公司和埃索汽车美容公司与美孚公司之间存在参股控股、关联企业等特定联系。概而言之，被诉行为足以使相关公众误以为其与美孚公司具有相当程度的联系，从而不正当地利用了美孚公司驰名商标的市场声誉，损害了美孚公司的利益。 在案中，被异议商标指定使用在“婴儿全套衣、帽子（头戴）、袜、手套（服装）、领带、腰带、游泳衣、长筒袜、袜裤”等商品上，引证商标核定使用在“中药、西药、中药制剂、西药制剂”等商品上，上述商品属于不相同和不相类似的商品。由于药品的特殊属性，相关公众对在药品上注册使用的商标通常给予较高的注意力，医药企业在生产经营方面通常亦较少涉及医药以外的其他商品，因此，即使被异议商标标志与引证商标标志较为近似，相关公众亦不会对相关商标产生误认，故法院未给予跨类保护。 （2） 对两服务类别的类似判定，法院则会侧重从目的、内容、方式、对象等方面考虑 在案判决中，法院认为：被上诉人第8071055号“闪付 ”商标、第18248132号“云闪付”商标在第36类金融服务等服务类别上构成驰名商标。上诉人在涉案软件收款方式页面中设置了不同金融服务商的服务接口，并自称“云闪收是一款轻量级专业化收银软件和大数据服务平台”。故其作为与金融服务行业有关的计算机软件的开发和运营者，将与原告相同或近似的商标使用在在第9类计算机程序（可下载软件）商品上、第42类计算机软件更新服务上以及第38类提供数据库接入服务、信息传送等服务上，足以使相关公众认为被诉侵权标识与被上诉人的驰名商标具有相当程度的联系。笔者对该案中法院对于36类上金融服务与第42类软件更新服务、第9类计算机程序给予跨类保护，持不同意见。第42类软件更新服务、第9类计算机程序，实际上都面对公司的特定对象的“定制服务”，而不是普通消费者。这些定制服务的接受者都对接收的服务有着较高的注意力，不太容易产生混淆。基于云服务而想到与原告相类似的商标名称（云闪收），也是有可能的，显然不一定有攀附的故意。对于产品或服务的功能和目的也差别巨大，造成混淆的可能性也很低。 在（2021）京73行初10055号案判决中，法院认为：“快手”品牌构成使用在“节目制作、娱乐、娱乐信息”等服务（41类）上的驰名商标，诉争商标核定使用的第35类“会计”服务，考虑到引证商标核定的“节目制作、娱乐、娱乐信息”等服务均为快手平台提供的面向普通消费者的服务。其中“节目制作”主要面向平台内视频制作者，“娱乐、娱乐信息”服务主要面向全体快手普通观众。鉴于“快手”注册用户高达7亿，几乎为全民参与的短视频平台，故其服务的对象必然包含“会计”服务的对象，上述服务的对象具有重合性。此外，基于“快手”平台的巨大流量，从事“会计”服务的主体亦有可能通过快手平台进行宣传，故“会计”服务依托“节目制作、娱乐、娱乐信息”等服务进行宣传，在服务内容上亦可能存在联系。对于本案，笔者认为这个跨类保护也是有些失衡的。会计服务针对的一般都是对公司服务，不是普通消费者，而且会计服务的内容与节目制作、娱乐、娱乐信息”等服务差距明显，实际上是超出了必要的保护限度。 （3） 某一商品和服务之间的类似判定，则会侧重从商品和服务之间存在特定联系方面考虑 在（2023）豫1403知民初476号案判决中，法院认为：被告所使用的“浴霸集成吊顶”与原告虽分属不同领域，但二者在商品/服务性质、服务对象上略有差异之外更存在多方重合，相关公众容易误认为标有“欧派”的商品来源于原告或者原告的授权公司，不当利用了原告驰名商标的声誉，损害了原告的利益。本案中，法院认定权利商标分别在11类家电照明和20类居家产品上驰名，被告从事的室内装饰服务应归属于42类。因为，装修服务的场景一定会用到家电、照明、家具等产品，被告服务内容与原告的产品具有紧密的联系，因此给予跨类保护。 结合以上案件可以看到，法院判决中并没有具体分析给予跨类保护的逻辑，而是简单一两句话概括而过，这是比较遗憾的，没有办法给予我们更多的参考。因为驰名商标的不同驰名程度，尤其是在普通消费领域驰名，比如“快手”案，法院实际上给予了有些商标“超级驰名商标”的地位，在具体个案中给予关联不太紧密的类别间的跨类保护。但是，是否跨类保护的基础判断，还是以具体案中两个类别间涉及的商标/服务内容与目的，接受服务或购买商品的对象等的关联程度来进行分析判断。 四、结语 驰名商标的跨类保护综上分析，在司法实践中有一定的判断逻辑可寻，具有一定的借鉴意义，但是并不能对所有个案都能照搬来用。只有在个案中灵活参考已经做出判决的思路，具体问题具体分析，才有可能在保护商标权权利人的利益和公共利益间取得较好的平衡。

- 01 -韬安荐案语 《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》提出：“推进商标品牌建设，加强驰名商标保护，发展传承好传统品牌和老字号，大力培育具有国际影响力的知名商标品牌。”品牌是当前市场竞争的重要抓手，而商标是品牌的关键核心。加强对驰名商标的保护，打击市场上各种侵害驰名商标商誉的行为，是支持推动品牌经济健康发展的重要保障。（下称）第十四条规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。但对于这项“按需认定”原则的内涵和具体理解，向来都存在不同的认识。本期韬安荐案从新氧公司诉新隆酒店侵害商标权及不正当竞争纠纷案（下称“本案”）入手，对我国驰名商标“按需认定”原则的内涵进行探究。 - 02 -核心要旨 驰名商标认定应坚持被动保护（依当事人申请保护）、个案认定、按需认定、事实认定原则。其中“按需认定”原则反映了认定驰名商标必要性的问题，是指在案件审理过程中，根据当事人的诉讼主张，在其他法律途径无法得到救济，需要运用驰名商标扩大保护的情况下，才对涉案商标是否构成驰名进行认定。一般会理解为：如权利人存在同类商品上的注册商标，或构成类似商品无需跨类即可对注册商标进行保护，也即，认定驰名商标并不是解决该案纠纷的必要手段时，则不予认定驰名商标。 但是，现实中往往存在着权利人注册在相同或者类似商品上的商标仅是防御性的注册，并未大量使用的情形。若以该防御性商标作为请求权基础，权利人难以得到充分救济。对于此类情形，部分法院在适用“按需认定”原则时存在突破上述一般理解的情况。除跨类保护的必要性问题之外，如果个案中认定驰名商标与否将对侵权责任的承担产生重大影响，则权利人制止侵权行为、赔偿损失等的诉求，也成为了判断是否符合“按需认定”原则的重要考量因素。 本案即为基于权利人获得充分赔偿之需而认定驰名商标的情形。 原告 ：北京新氧科技有限公司（以下简称“新氧公司”） 被告：长寿区新隆酒店（原名长寿区新氧酒店，以下简称“新隆酒店”） 案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷① ① 一审法院：重庆市第一中级人民法院，（2022）渝01民初3615号民事判决书。 裁判结果 一审判决： 1.  新隆酒店于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿新氧公司经济损失含合理开支共计20万元； 2.  驳回新氧公司的其他诉讼请求。 本案一审判决已经生效。 - 03 -司法判决 基本案情： 新氧公司成立于2013年11月8日，主要产品和服务为通过“新氧”APP及医疗美容网站等工具向消费者提供查询、挑选和预约医美服务，是一家“电商+新媒体+大数据”的新型互联网公司，并于2019年5月2日在美国纳斯达克股市上市。新氧公司系下述商标的注册专用权人：第9类第27339202号“”商标、第9类第46755047号“”"商标、第35类第20159097号“”商标、第35类第28736943号“”商标、第35类第46727707号“”商标（以下简称5枚涉案商标）。此外，新氧公司也持有第43类（餐饮住宿）第36191795号“”等若干商标。 2013年8月，“新氧”网正式上线，同年10月“新氧”APP在Apple Store、360手机助手、腾讯开放平台应用宝、阿里应用分发开放平台等各大手机应用商店上架。截止2023年初，新氧医美APP在华为应用市场累计下载量2亿次、OPPO应用市场累计下载量1.31亿次、VIVO应用市场累计下载量8842.48万次、小米应用市场累计下载量8033.44万次等。 2014年至2021年期间，新氧公司、新氧平台（包括网站及APP）等获得诸多荣誉，主要包括医美业领域最佳2020应用、影响力医美平台、年度应用风云榜、中国十大信任力医美互联网等。2015年至2021年间，新氧公司多次举办新氧医美盛典等宣传活动，并持续发布医美行业白皮书，多家媒体宣传报道，成为医美行业最受关注的活动之一。 新氧公司认为，经过其对“新氧”商标持续性的使用和广泛宣传行为，已经使得“新氧”商标在第35类“为商品和服务的买卖双方提供在线市场”服务及第9类“可下载的手机应用软件：可下载的计算机应用软件”商品上具有较高知名度，且被相关公众所熟知，应当认定为驰名商标。 新隆酒店成立于2021年12月29日，主营业务为住宿服务，在其经营场所、网络宣传中突出使用与新氧公司主张的涉案注册商标完全相同的“新氧”标识。新氧公司认为：新隆酒店在住宿服务上使用被诉“新氧”商标及商号，与新氧公司所主张的涉案第9类、第35类“新氧”注册商标不属于相同或者类似商品；新隆酒店在不相同、不类似的服务上使用与新氧公司已经在中国注册的“新氧”驰名商标近似的商标，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱“新氧”驰名商标的显著性、贬损“新氧”驰名商标的市场声誉，不正当利用了“新氧”驰名商标的市场声誉，损害了新氧公司作为“新氧”驰名商标注册人的利益。遂提起诉讼。 争议焦点： 重庆市第一中级人民法院认为，本案争议焦点为：一、新氧公司主张权利的涉案商标是否有被认定为驰名商标的必要；二、如有必要，新氧公司的上述商标在被诉侵权行为发生时能否认定为驰名商标；三、新氧酒店是否侵害了新氧公司享有的上述商标专用权及构成不正当竞争……。 裁判梳理： 针对上述争议焦点，法院认为： 一、新氧公司主张权利的涉案商标是否有被认定为驰名商标的必要 本案中，新氧公司系以核定注册于第9类、第35类的5枚涉案商标作为请求权基础提起诉讼，被诉侵权行为系在酒店服务中使用了“新氧”标识，新氧公司请求保护商标的范围与被控侵权范围不构成类似商品与服务，故本案的侵权行为认定应以涉案权利商标在被诉行为发生时是否驰名为前提。尽管新氧公司在第43类酒店服务上持有含“新氧”标识的相关商标，新隆酒店提供的主要服务为住宿服务，与新氧公司注册在第43类的商标属于同类服务，似乎并不存在跨类保护的需要。但新氧公司明确主张以第9类与第35类的5枚商标作为其权利基础，在权利人已选择认定驰名商标为权利基础进行诉讼并说明理由的情况下，属权利人享有多个商标保护请求权而对其不同请求权进行处分的行为。 权利人可通过其他途径取得救济的情况下无认定驰名商标的必要，但这种救济应当是充分有效的。新氧公司主张其第43类相关商标并未进行使用，考虑到该注册商标或因未充分使用知名度不高而无法获得足够程度的救济，据此，不能仅以此认为本案不符合驰名商标“按需认定”的原则。 驰名商标较之普通商标而言，积淀了更多的劳动付出，具有更强的识别性，凝结了更高的商誉，司法认定驰名商标的本意即在于给予已经达到驰名状态的商标相应程度的充分保护，制止对驰名商标的复制、摹仿和攀附行为。权利人希望获得的是与其商标商誉相匹配的保护，产生足以制止侵权行为的法律效果并保障权利人利益恢复到受损害之前的状态。如果认定驰名商标与否将对侵权责任承担产生重大影响，从制止侵权行为以及赔偿损失等方面考量，应属个案中驰名商标认定符合“按需认定”与否的考虑因素。本案中，应对权利人主张权利的5枚涉案商标是否驰名予以认定，以保证权利人得到与商标知名度匹配的充分救济。 二、涉案权利商标在被控侵权行为发生时能否被认定为驰名商标 本案中，新氧公司系以5枚涉案商标主张权利，该5枚商标从结构形态上来看，除第27339202号商标属文字附加背景图外，其他4枚商标均属文字商标，且各商标均以“新氧”文字为主体，在字体上稍有差异而已。从新氧公司举示的其自2013年以来在新氧网站、新氧APP以及各类宣传推广等商业活动中实际使用相关新氧标识的情况，主要仍是集中在“”“”等标识或与之近似标识的使用。新氧公司提交的证据可以证明其注册于第9类“计算机程序(可下载软件)”以及第35类“提供商业和商务联系信息、为商品和服务的双方提供在线市场服务”等服务上的第27339202号“”商标及第28736943号“”商标在相应商品服务上已享有较高知名度与市场影响力，在本案被诉侵权行为发生时在中国境内已为相关公众广为知晓，构成驰名商标。 三、关于被诉侵权行为是否构成商标侵权及不正当竞争 本案中，“新氧”二字属于臆造词汇，本身就具有较强的显著性，新隆酒店在其经营场所及酒店预订网站上均使用“新氧”标识，对比新隆酒店使用的被诉侵权标识与新氧公司第27339202号“”商标及第28736943号“”商标，“新氧”文字、读音完全相同。考虑到新氧公司上述注册商标的显著性和知名度，结合新隆酒店经营者曾作为医疗美容行业从业者的相关经历等，应认定被诉侵权标识摹仿了上述注册商标。作为主要聚焦医美领域并拥有全国各地众多医美机构入驻、大量用户订阅或下载使用的医美平台，从服务对象和运营方式看，覆盖人群及地域范围均较广。而酒店服务作为普遍的大众性消费服务，既同样可以通过电商等互联网平台进行展示交易，也是大量预约挑选医美服务相关群体的潜在或必然服务需求，其相关公众与第9类及第35类商品服务的相关公众存在交叉重叠，因此可以推定被诉商品服务的相关公众对新氧公司上述驰名商标具有一定程度的知悉。新隆酒店系不正当的利用了新氧公司驰名商标的市场商誉，容易使得相关公众认为标注有被诉侵权标识的服务与新氧公司之间存在特定联系，减弱新氧公司驰名商标的显著性，新氧公司的利益可能受到损害。被诉侵权行为构成侵犯新氧公司第27339202号“”商标及第28736943号“”商标的注册商标专用权且构成不正当竞争。 - 04 -理论荟萃 一、驰名商标保护制度的发展 1982年，经第五届全国人大常委会通过，但其中没有对驰名商标保护作出任何规定，仅在商标管理和司法实践中探索驰名商标的认定和保护。1993年，第一次修订后的仍未明确驰名商标保护制度。1996年，原国家工商行政管理总局②颁布，规定国家工商行政管理总局商标局是唯一有权认定驰名商标的行政机关，确立“主动认定为主，被动保护为辅”的基本原则，我国进入批量认定驰名商标阶段。2001年第二次修订后的从专门法层面明确了驰名商标保护制度，包括未注册驰名商标在相同或类似商品上的“同类保护”，和已注册驰名商标在非类似商品上的“跨类保护”。2002年10月12日，最高人民法院公布，对于通过司法途径认定驰名商标进行了明确规定。至此，相应国家行政机关和法院在审查案件过程中均可以对驰名商标进行认定，我国驰名商标认定开启行政认定和司法认定双轨制阶段。 在此种背景下，行政机关主动认定模式及长期实行的计划经济体制，导致我国的消费者对于政府推介的产品天然存在热衷和推崇，内心会认为获得驰名商标认定的产品其质量是由国家背书或者国家认可的，加之部分地区对于“驰名商标”认定企业进行奖励等政策的加持，大批企业开始争先恐后地加入到驰名商标认定的大军中；更有甚者，有的企业为了达到认驰的目的，制造虚假案件进行诉讼，使得我国驰名商标的认定脱离了驰名商标认定制度设立的初衷，出现“驰名商标认定异化”的现象。③ ② 2018年3月，不再保留国家工商行政管理总局，组建国家市场监督管理总局。 ③ 杜颖，何吉：《驰名商标“按需认定”原则辨析》，载《电子知识产权》2020年第8期。 为了让驰名商标认定制度回归正轨，原国家工商行政管理总局颁布，明确主管机关在商标审查、商标争议和商标行政执法中可以根据当事人的请求认定驰名商标，改变之前主动、批量认定的做法；最高人民法院陆续采取驰名商标认定备案、集中案件管辖等措施，并于2009年发布，明确商标民事纠纷审理中驰名认定的“确有必要”要求。2013年的修订以法律的形式阐述了“按需认定”原则，即“驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。”从文义解释看,无论是通过司法程序认定驰名商标，还是通过行政程序认定驰名商标，都需要受到“按需认定”原则的约束。 二、认定驰名商标是否应考虑不同的请求权基础 商标注册和保护是需要区分商品类别的，由此带来商标抢注事件的频频发生，居心叵测之人将一些知名品牌的商标在其他不同类别上注册，希望籍此提升自身知名度，“傍名牌”“搭便车”；更有甚者以牟利为目的抢注、囤积商标。很多知名品牌只能选择在非主营业务上注册“防御性商标”以保护自己的商标。但防御性商标获准注册后，往往难以大量使用。 如果他人在相同或相似的商品或服务类别上使用“防御性商标”，此时权利人如同本案的新氧公司一样将面临选择：是依据其在不同类别上大量使用并足以构成驰名商标的注册商标请求给予驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的司法救济，④还是只能以其并未充分使用的防御性商标作为寻求司法救济的权利依据。 ④ 何琼：《拥有多个商标的权利人有权选择跨类保护的权利基础——索菲亚家居股份有限公司诉吕小林、尹丰荣、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司侵害商标权及不正当竞争上诉纠纷案评析》，载《中华商标》2018年第11期。 两种选择各有利弊：其一，依据主张在相同或者类似商品上使用相同或者近似商标的保护，即新氧公司可以以注册在第43类的新氧商标作为权利基础，这种选择直接、无需提交大量证据，但是因为防御性商标并未大量使用，将面临的不利后果，即不能得到充分的损害赔偿救济。其二，依据请求认定驰名商标，主张驰名商标的跨类保护，以获得足够程度的救济，但该种选择可能面临因被认为违反“按需认定”原则，而不被法院支持的风险，并且对于是否构成驰名商标需要提交大量证据。 就相同类似商品上有注册商标，是否还可以要求以非相同类似商品上驰名的注册商标作为权利要求依据的问题，孔祥俊教授进一步作了阐释，即问题的关键在于是否有必要性。倘若有必要性，可以认定；倘若驰名商标的认定无助于所涉案件的定性或者定量，以相同类似商品上的商标为权利依据足以保护其权利，就可以不加以认定。⑤ ⑤ 孔祥俊：《驰名商标司法保护的回顾与展望》，载《人民司法》2013年第1期。 本案的审理法院对第二种选择予以支持。即驰名商标较之普通商标而言，积淀了更多的劳动付出，具有更强的识别性，凝结了更高的商誉，司法认定驰名商标的本意即在于给予已经达到驰名状态的商标相应程度的充分保护，制止对驰名商标的复制、摹仿和攀附行为。权利人希望获得的是与其商标商誉相匹配的保护，产生足以制止侵权行为的法律效果并保障权利人利益恢复到受损害之前的状态。如果认定驰名商标与否将对侵权责任承担产生重大影响，从制止侵权行为以及赔偿损失等方面考量，应属个案中驰名商标认定符合“按需认定”与否的考虑因素。 - 05 -案件拓展速览 案例1：埃克森美孚公司与张丹丹、张智敏等侵害商标权纠纷案⑥ 一审法院认为：因对驰名商标实施按需保护的原则，故通常情况下，如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标足以使得其获得与驰名商标同等水平的保护，则无需再对商标权人提供驰名商标的保护。对于何为同等水平的保护，至少需要从停止侵权及赔偿损失两方面进行考量。本案中，法院虽已认定被控侵权行为构成对埃克森美孚公司在第1类及第5类商品上注册的三个注册商标专用权的侵犯，但因埃克森美孚公司并无证据证明上述商标已投入实际使用，因此，埃克森美孚公司依据上述商标仅可以获得停止侵权的法律救济，但无法获得经济赔偿。但如果第174431号“MOBIL”商标、第174458号“美孚”商标构成驰名商标，且被控侵权行为确实损害上述驰名商标的权益，则埃克森美孚公司不仅可以据此禁止各被告实施被控侵权行为，亦可以获得经济赔偿。由此可见，本案中，埃克森美孚公司依据驰名商标所获得的保护与依据同一种或类似商品上所注册的商标所获得的保护并不相同。鉴于此，本案中有必要对上述商标是否构成驰名商标进行认定。 二审法院认为：埃克森美孚公司对其在不同商品类别上注册的“Mobil”及“美孚”商标享有各自独立的商标专用权和禁用权。因此，即使已经认定被控侵权行为损害了埃克森美孚在第1类和第5类商品上的商标权，根据当事人的主张，仍需要对被控侵权行为是否损害该公司在第4类商品上商标权进行评价。对埃克森美孚公司在润滑油商品上的“美孚”和“Mobil”商标是否构成驰名商标的认定并非基于驰名商标保护按需认定的原则，而是基于不同请求权基础进行的逐项认定。 ⑥ 一审法院：北京知识产权法院，民事判决书；二审法院：北京市高级人民法院，民事判决书。 案例2：索菲亚家居股份有限公司与嘉兴市司米集成吊顶有限公司、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司侵害商标权纠纷案⑦ 二审法院认为：商标禁用权的范围具有不确定性，企业为了有效维护自身商誉，往往通过注册系列商标的方式明晰、巩固其权利范围。一旦发生侵权纠纷，商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。本案中，根据索菲亚公司在二审庭审中的陈述，该公司并不生产、销售集成吊顶，故第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标。此类商标因未经长时间实际使用，往往显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱，即便商标侵权行为成立，权利人也难以获得较高的赔偿数额以弥补其损失。司法认定驰名商标的本意在于更好地保护驰名商标，在权利人享有多个商标权的情况下，如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则商标权人的合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。因此，二审法院认为，索菲亚公司以第1761206号商标主张权利系对其商标权的正当行使，因该商标的核定使用商品类别为第20类，与被诉侵权产品集成吊顶（包括扣板与电器模块）在功能、用途、生产部门、销售渠道方面均存在差异，不属于相同或类似商品，故在权利人请求驰名商标保护的情况下，法院有必要对涉案商标是否驰名作出认定。 ⑦ 一审法院：浙江省杭州市中级人民法院，（2015）浙杭知初字第750号民事判决书；二审法院：浙江省高级人民法院，民事判决书。 案例3：南社布兰兹有限公司与淮安市华夏庄园酿酒有限公司、杭州正声贸易有限公司侵害商标权纠纷案⑧ 法院认为：原告的“奔富”商标有必要且能够被认定为未注册驰名商标。 首先，商标是识别商品或者服务来源的标志，其价值建立在以使用为基础的商业信誉之上。同注册商标一样，未注册商标因长期使用行为也能够积累商业信誉，具备显著性和知名度，相关公众可以凭借未注册商标将特定商品与其他商品进行区分。因此，未注册商标达到一定知名度时，客观上能够产生市场价值和商业利益，未注册驰名商标的合法权益应当受到法律保护。 其次，南社布兰兹公司在其商品包装、经销合同、广告宣传中大量地使用“奔富（Penfolds）”“奔富/Penfolds”“Penfolds（奔富）”等标识，相关媒体、经销商、活动举办方等也在报道或商事活动中将“奔富”与“Penfolds”组合使用，英文“Penfolds”商标与中文“奔富”商标已形成对应关系，在国内葡萄酒消费群体中，“奔富”已经具有了区别商品来源的作用。 再次，因案外人的抢注行为，导致南社布兰兹公司使用的“奔富”商标长期未能核准注册。而对于被诉侵权行为是否成立的判断，需要以“奔富”是否属于未注册驰名商标作为事实依据。因此，根据当事人的请求和本案的具体情况，有必要认定“奔富”是否属于未注册驰名商标。 ⑧ 一审法院：南京市中级人民法院，民事判决书。

商标是企业一项重要的无形资产，而驰名商标更是商标中的“王者”，在越来越强调知识产权保护和品牌影响力的情况下，认定驰名商标成为众多经营者想要达成的目标，那么驰名商标究竟是什么，怎样才能成功认定驰名商标呢？本文将以“蓝月亮”系列商标为例解构驰名商标相关知识。 一、驰名商标含义 “驰名商标”一词之表述源于《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》），我国在1985年加入《巴黎公约》后移植了驰名商标保护制度。根据的规定，驰名商标是在中国为公众所熟知的商标。定义中包含三个关键要素，一是指明为公众所熟知的地域范围是中国，在国外享有知名度但在国内暂未取得知名度的不予认可；二是相关公众包括，与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等，在此需要特别说明，我国认定驰名商标一般认定为1—3个特定产品或服务上的驰名商标，并不是认定为某个类别上的驰名商标；三是驰名商标并未规定必须是注册商标，也可以是未注册商标。 本文主要论述以注册商标为前提的驰名商标相关事项。 二、驰名商标认定原则 驰名商标认定遵循“按需认定、个案认定、被动认定”原则。 2021年发布的《商标审查审理指南》明确“按需认定”是指，“如果根据在案证据能够适用其他条款对当事人商标予以保护的，或系争商标的注册使用不会导致混淆或者误导公众，致使当事人利益可能受到损害的，商标注册部门无需对当事人商标是否驰名进行认定”。主要体现在两个方面，一是是否认定驰名商标应取决于当事人的需要，即需要当事人主动提出认定；二是只有为处理案件所需之目的才可认定驰名商标，如案件可通过其他权利不必通过认定驰名商标也可处理的，则不进行驰名商标认定。[1] 个案认定原则包含两层含义，其一，每次对驰名商标的认定都是单独的事件，驰名商标的认定结果仅对本案有效。其二，请求驰名商标保护的当事人不能单独申请对驰名商标进行认定，而必须依托具体的商标案件。只要争议纠纷告一段落，驰名商标认定的价值也在此终结。因此，“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。” 被动认定原则是指，只有在当事人以商标驰名作为事实依据的时候，人民法院才对所涉商标是否驰名作出认定，即依据当事人的申请进行驰名商标的认定。若当事人未主动主张寻求商标驰名认定以扩大保护范围，不应当进行主动认定。 举例说明，在第35040706号“蓝月亮”商标无效宣告案件中，申请人举证早在2014年商标局就在商标管理程序中认定申请人的“蓝月亮”商标在第3类“洗涤剂、抑菌洗手液、厕所清洁剂”商品上为相关公众所熟知，但在该案中已经适用了（简称）第三十一条已对申请人在先商标权利进行保护，故不再适用和的规定进行审理。由此可以发现，首先该案优先使用第三十一规定，不再适用第十三条驰名商标相关规定，体现了按需认定原则；其次，裁定书中提及虽然2014年已认定“蓝月亮”在洗涤剂等产品上为驰名商标，但该驰名商标并不能当然应用于该次无效宣告案件，请求跨类保护体现了个案认定原则；最后，该案中申请人未提出申请认定驰名商标，故商标评审委员会并未对引证商标是否构成驰名商标进行认定。 三、驰名商标认定方式 我国驰名商标实行行政认可与司法认可双轨制。[2]行政认定是指商标局、商标评审委员会根据商标注册人请求和审查、处理案件的需要，可在查处商标违法案件、商标异议、商标不予注册复审、注册商标无效宣告等4类案件中提出申请认定和保护驰名商标。对于在查处商标违法案件中请求驰名商标行政认定的，当事人可向违法行为发生地的市级以上或者经批准的县负责商标执法的部门投诉，并提出驰名商标保护的书面请求以及证明其商标构成驰名商标的证据。相关材料经省、市两级逐级审查和核实后，由省（自治区、直辖市）知识产权局提交至国家知识产权局。对于在商标异议、商标不予注册复审和注册商标无效宣告案件中请求驰名商标行政认定的，当事人可向国家知识产权局提出驰名商标保护的书面请求以及证明其商标构成驰名商标的证据。 司法认定是指在商标民事纠纷案件中，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定，司法认定主要发生在侵害商标权纠纷中，认定主体为人民法院。两种认定方式各有优缺点，企业可根据自身商标情况进行选择。 四、驰名商标认定所需证据材料 根据的规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。 规定，以下材料可以作为证明符合规定的证据材料： （一）证明相关公众对该商标知晓程度的材料。 （二）证明该商标使用持续时间的材料，如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的，应当提供证明其使用持续时间不少于5年的材料。该商标为注册商标的，应当提供证明其注册时间不少于3年或者持续使用时间不少于5年的材料。 （三）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料，如近3年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料。 （四）证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的材料。 （五）证明该商标驰名的其他证据材料，如使用该商标的主要商品在近3年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。 企业需要根据自身商标情况选择不同的认定方式，提供相应的证据材料，下面将以“蓝月亮”商标无效宣告案件为例来了解商标争议案件中申请认定驰名商标需提供哪些材料： 在上文“蓝月亮”无效宣告案件中，广州蓝月亮实业有限公司（简称“蓝月亮公司”）根据证据材料要求，提供了证明其商标知名度持续时间，宣传范围，影响程度的证据。蓝月亮公司提供了行业证明、市场占有率证明及证据15-17，证明引证商标在专业领域内已经取得一定成就并获得了行业认可；证据2-4、8-15、18、19证明引证商标已经使用了多年，销售范围遍布全国各地，加之蓝月亮公司持续的宣传经营，可以证明引证商标在核定产品上已达到为公众所熟知的程度；证据22、23、25是引证商标曾作为驰名商标被保护的记录，驰名商标认定遵循个案认定原则。尽管驰名商标的认定结果不具有连续性，但在此后的驰名商标认定过程中，历次驰名商标的认定结果可以作为考量依据。 蓝月亮公司提供的证据材料形成了一个完整的证据链，体现了申请人商标所标示的商品在中国大陆地区使用、销售、市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况，足以证明申请人商标已在中国经过长期、广泛宣传使用，为中国消费者所熟知，具有广泛的影响力和知名度。 五、驰名商标证据收集建议 《商标审查审理指南》中驰名商标认定部分更新了部分证据的提交范围，对非传统经营方式、非传统媒体形成的使用证据予以认可，并根据实际情况增加了部分证据提交的形式。例如：增加了网络电商销售记录等相关材料作为商标使用证据；在审查销售区域范围、销售网点分布及销售渠道、方式的相关证据时，明确包括传统经营方式和非传统经营方式；在审查媒体广告、评论、报道、排名及其他宣传活动材料时，明确包括传统媒体和非传统媒体等；在审查纳税额相关证据时，除了税务机关出具的纳税证明原件、经公证的纳税证明复印件外，增加了经公证的电子版纳税证明打印件等。 除了以上新形式的证据形式，在驰名商标证据搜集方面，有如下三点建议： 1.寻求高层认可，自上而下跨部门推动证据搜集工作有序展开； 商标知名度证据往往分散在业务、市场、财务、品牌、法务等多个部门，且驰名商标举证证据所涉时间周期长达3—5年。为了充分保障证据搜集效果，企业商标法务部门可先行围绕证据搜集方向和清单进行内部摸排，初步了解证据在公司内部大致的分布情况和所涉部门信息，再以项目汇报等形式，寻求所涉部门负责人的支持，有可能的话寻求地方政府、市场监管部门或全国性行业协会的支持，此类官方机构出具的行业证明文件、市场占有率等相关文件均是证明商标驰名程度的重要考量，从而自上而下推动证据搜集工作跨部门展开。 2.充分借助外部渠道和第三方工具，为证据搜集提供有力辅助； 对于网络上的宣传使用证据，可借助专门定位于互联网关键词信息搜索整合的第三方工具，按照特定时间周期、特定关键字等个性化设置进行证据搜集和整理；对杂志、期刊类宣传报道证据，则可以向国家图书馆科技查询中心提出申请，出具专门的检索报告。 3.做好证据固定，便利证据质证，为案件全流程做好准备； 某些网络上的证据，如宣传报道或第三方机构出具的相关报告、排名等，可能存在灭失（如网页无法打开）的情况；在公司内部，因为人员更迭等问题，也可能导致部分证据灭失。在这种情况下，企业所提供的证据如果在质证环节无法核查其真实性，则有可能导致证据的证明效力大打折扣甚至不被采信。针对前述情况，企业商标管理人员可自行或借助第三方工具，对网络上以及公司内部涉及自身商标知名度的证据进行定期搜集整理，并利用时间戳、公证等形式做好证据固定，以解决证据质证环节的证据真实性、合法性问题。在公司内部涉及商标知名度的合同、发票、公司财务审计报告、奖牌等材料，为避免反复调用原件导致的遗失风险，企业商标管理人员也可以有针对性地就同一类型的证据进行公证，并以公证书复印件的形式提交证据，在质证环节再提供公证书原件，以解决证据质证环节的便利性问题，为案件全流程做好准备。 六、驰名商标认定意义 1.强化商标保护力度，减轻企业商标保护压力 认定驰名商标后，商标注册人不仅在该商标注册范围内保护商标专用权，还会禁止他人在其他有一定关联性的领域擅自使用该商标。这样就能有效防止他人“搭便车”，防止他人将企业的商标淡化，同时为企业在时机成熟时采取多元化发展、在多个生产和服务领域广泛使用核心品牌打下坚实的基础。且在认定驰名商标后，商标注册人在同类商标争议案件中也可使用认定案例，请求商标局进行跨类保护。 在第18631375号“蓝月亮”商标不予注册复审案件中，蓝月亮公司对深圳市蓝月亮纸业有限公司在第16类上申请的第18631375号“蓝月亮”商标提出异议，并异议成功。深圳市蓝月亮纸业有限公司不服，提出不予注册复审，蓝月亮公司在复审答辩中提供了第3类第7613055号“蓝月亮”商标于2011—2015年期间作为驰名商标受保护的记录及其他证据材料；商标评审委员会认为蓝月亮公司提供的证据可以证明在被异议商标申请注册前，引证商标经广泛宣传已为相关公众所熟知，认定被异议商标构成对“蓝月亮”商标的复制、摹仿，被异议商标不予注册。 2.提升企业品牌知名度，降低侵权恶意举证难度 驰名商标是对其所标示的商品或服务的稳定质量、优良服务，以及所凝聚的良好商誉的一种权威性肯定和确认，企业商标一旦被认定为驰名商标，必然可以提升该品牌的知名度和企业的市场占有率，进而带来更大的经济效益，其拥有者在市场竞争中也将处于更加优势的地位。对于相关公众所熟知的商标，经营者应当负有高度的避让义务，如果侵权人明知他人驰名商标的存在，不但不予以避让，反而大量持续使用与他人驰名商标相近似的标识，则应加大惩处力度，认定侵权人具有侵权恶意，适用惩罚性赔偿。 七、结语 因引入驰名商标制度初期，驰名商标认定规则存在不足，公众产生一种将驰名商标视为荣誉称号的错误认识，导致驰名商标的权利滥用现象泛滥，公众将驰名商标认定的效力扩大及于案件审理之外。本质上来说，驰名商标是一种商标救济手段，与普通商标相比，驰名商标对于显著性和知名度的要求都要更高。[3] 虽然现行商标法制度下驰名商标禁止用作宣传，但认定驰名商标对于企业的发展仍具有重要的意义。需要强调的是，驰名商标是商标的一种事实状态而非荣誉，若要认定和保持驰名商标的效力，企业必须不断提高商品或服务的质量，不断开拓市场，重视企业品牌形象，通过法律手段维护商标权益。 注释 [1] 杜颖、何吉：驰名商标“按需认定”原则辨析，第21-23页。 [2] 姚相丞：浅谈驰名商标保护中的商标权滥用和法律规制，第100-101页。 [3] 卢结华：驰名商标的概念解构及其合理认定，第21-23页。

驰名商标，是经过长期商业使用或大量商业推广与宣传，在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。虽然现行商标法下“驰名商标”禁止用作宣传，但认定驰名商标对于企业的发展仍具有重要的意义。 一、禁止将“驰名商标”字样用作宣传 我国规定：生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中；第五十三条规定：违反本法第十四条第五款规定的，由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。该禁止性条款是2013年修订时增加的内容，2019年修改时，又将罚款数额提升了一倍至十万元。我国的相应规定意在明确驰名商标认定的法律意义并不是赋予一种荣誉称号，而是有关部门根据实际需要对商标知名度作出的一种事实认定，是为了让涉案商标的良好商誉能够依据驰名商标制度得到有效保护。 图1:“雨虹防水”用驰名商标作广告宣传 图2:“古南丰”在公交车侧面将“中国驰名商标”字样用作广告宣传（图源：商标局）[ 章冬冬,程海明.黄山市市场监督管理局查处将“驰名商标”字样用于广告宣传案[J].中华商标,2022,(08):23。] 然而在实践中，从该修订实施之前乃至现在，许多企业在并不存在相关的商标侵权纠纷的情况下，通过各种方式人为制造案件，强行满足驰名商标的认定要求，实现驰名商标的认定，并在此后的生产经营活动中将“驰名商标”作为广告宣传手段，这不仅背离了驰名商标制度提供事后个案救济的设立初衷，使驰名商标制度异化，也使消费者被误导，正常的市场秩序受到影响。 二、现行下认定驰名商标对于企业的意义 虽然现行法禁止将“驰名商标”字样用作宣传，但认定驰名商标对企业发展仍具有重要且积极的作用，主要包括以下几个方面。 （一）强化商标保护 商标被认定为驰名后，能够享有相较于普通商标更为全面的保护，法律对驰名商标提供了特殊保护，包括：对未在中国注册的驰名商标实行“同类保护”、对已在中国注册的驰名商标实行“跨类保护”、反淡化保护以及对恶意注册的驰名商标请求宣告无效不受五年争议期间限制。另外，商标权的保护范围与商标的知名度和美誉度均有正相关关系，商标被认定为驰名后，在其他商标侵权案件中，被控侵权标识则更易于被认定为与涉案的曾被认定为驰名的商标标识近似，商品的类似关系也更容易被认定，这样驰名商标事实上获得了更宽的保护范围，更有利于企业的品牌保护。同时，虽然驰名商标认定乃个案认定，效力仅局限于个案，但如果企业的某个商标曾被认定为“驰名”，那么该认定记录在之后的认定中可以作为重要的考量因素，再次认定则更加容易，进而更易实现跨类保护。 （二）提升品牌知名度 商标驰名必然依靠长期的使用和大量的商业推广与宣传，驰名商标必然在市场上享有较高的知名度和美誉度。虽然现行商标法禁止直接将“驰名商标”字样用于宣传，但相较于普通商标，被认定为驰名的商标在相关公众中必然具有更高的影响力，也必然更能吸引相关公众的注意力，商标被认定为驰名商标，本身就是对其所标示的商品的稳定质量、优良服务，以及所凝聚的良好商誉的一种权威的肯定和确认。一旦被认定为驰名商标，必然可以提升该品牌的知名度和企业的市场占有率，进而带来更大的经济效益，其拥有者在市场竞争中也将处于更加优势的地位。需要说明的是，我国商标法仅禁止将“驰名商标”字样用于宣传，但并不禁止对获得驰名商标认定这一事实进行阐述、说明和报道，获得认定后，权利人完全可以将相应事实广而告之。 （三）获得行政奖励补贴 大部分地区政府会对新认定为驰名商标的民营企业给予奖励补贴。例如，2023年河北省市场监管局出台的措施，对新认定为驰名商标的民营企业，一次性给予50万元奖励，以此实施知识产权强企行动，促进民营经济健康发展。 陕西省及地方政府也有相应的规定：2013年中规定，对获得中国驰名商标的省内企业，对商标所有人给予100万元奖励；2013年中规定，对市服务业企业获得“中国驰名商标”给予30万元奖励；2017年安康市人民政府办公室关于印发《安康市科技型企业创新能力提升三年行动计划（2017-2020年）》的通知中规定，对新获得“中国驰名商标”的商标所有人一次性奖励10万元；2018年安康市人民政府办公室关于印发的通知中规定，对于新获得中国驰名商标、地理标志产品、省名牌产品的医药企业，分别给予5-10万元奖补；2018年陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发《西咸新区文化创意产业发展奖补政策》的通知中规定，对首次获得“中国质量奖”、“中国驰名商标”并在上一年度向西咸新区税务部门缴纳增值税和企业所得税在500万元（含500万元）以上的文创企业，一次性奖励企业50万元；铜川市人民政府关于印发的通知中规定，该市医药健康类企业获得中国驰名商标的一次性奖励200万元。 三、驰名商标的认定 按照我国商标法及相关司法解释和部门规章的规定，驰名商标的认定有着法定的路径、严格的认定标准，拟寻求认定的企业应知晓认定途径和认定标准，并扎实准备相应材料。 （一）认定途径 我国对于驰名商标的认定采取“双轨制”，存在行政和司法两种认定途径。 1.行政认定 根据的规定，行政认定途径包括： 第一，在商标注册审查、工商行政管理部门查处侵犯注册商标专用权案件过程中，企业可以主张驰名商标保护，由商标局根据审查、处理案件的需要，对商标驰名情况作出认定。 第二，在商标争议处理过程中，企业可以主张驰名商标保护，由商标评审委员会根据处理案件的需要，对商标驰名情况作出认定。 陕西“西凤”酒便是通过行政认定的方式，经过原国家工商行政管理总局商标评审委员会的审查，认定陕西省西凤酒厂在第33类酒等商品上注册号为284524、284525、543030号的“西凤牌”商标为中国驰名商标。 上图为西凤酒以及“西凤”商标 2.司法认定 人民法院具有驰名商标的司法认定权，司法认定驰名商标符合国际公约精神，也是各国司法实践的通行做法。驰名商标司法认定途径是在商标民事、行政案件审理过程中，企业主张驰名商标保护时，人民法院根据处理案件的需要，对商标驰名情况作出认定。目前只有省会所在地、自治区首府所在地、直辖市的特定中级以上人民法院有认定的权利。陕西省太白酒业有限责任公司的“太白”，在2006年10月时即被西安市中级人民法院认定为“驰名商标”。 （二）认定标准 根据我国的规定，驰名商标认定应当考虑下列因素： 第一，相关公众对该商标的知晓程度。驰名商标必须是在中国为相关公众所熟知的商标，仅在外国驰名但在中国尚不驰名的商标无法受到我国对驰名商标的特别保护。这里的“相关公众”包括：与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者、生产前述商品或者提供服务的其他经营者以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。 第二，该商标使用的持续时间。在商标实践中，具有长期使用历史的商标，更易于认定为驰名商标。 第三，该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围。 第四，该商标作为驰名商标受保护的记录。虽然驰名商标认定采取个案认定原则，但如果某一商标存在被认定为“驰名”的历史记录，在之后的认定中可以作为考量因素。 第五，该商标驰名的其他因素。包括产品的质量、销售量和地区等。 这里需要注意的是，驰名商标的认定会综合考虑上述各种因素，但不要求商标必须满足上述规定的全部要素。 （三）需要准备的材料 根据、以及《商标审查审理指南》的相关要求，认定驰名商标需要准备以下证据材料： (1）该商标所使用的商品或者服务的合同、发票、提货单、银行进账单、进出口凭据、网络电商销售记录等相关材料； (2）该商标所使用的商品或者服务的销售区域范围、销售网点分布及销售渠道、方式的相关材料（包括传统经营方式和非传统经营方式）； (3）涉及该商标的媒体广告、评论、报道、排名及其他宣传活动材料（包括传统媒体和非传统媒体）； (4）该商标所使用的商品或者服务参加展览会、博览会的相关材料； (5）该商标的最早使用时间和持续使用情况的相关材料； (6）该商标在中国及其他国家、地区的注册证明； (7）该商标被认定为驰名商标并给予保护的相关法律文件，以及该商标被侵权或者假冒的情况； (8）具有资质的会计师事务所出具的使用该商标的商品或者服务的销售额、利润、纳税等经营情况的财务审计报告以及广告投放情况的广告审计报告； (9）具有公信力的权威机构公布的使用该商标的商品或者服务的销售额、利税额、产值的统计及市场占有率、广告额统计等，例如统计部门出具的统计证明、税务部门出具的纳税证明等； (10）使用该商标的商品或者服务在全国同行业中的排名或市场占有率。国家行业主管部门的证明、国家行业主管部门官方公开数据、在民政部登记的全国性行业协会公开或半公开的数据及出具的证明、权威评价机构的评价等能够证明行业排名或市场占有率的材料均可以作为证据； (11）使用该商标的商品或者服务获得国家发明专利的情况以及当事人自主创新的其他情况； (12）使用该商标的商品或者服务的技术作为国家标准、行业标准的情况； (13）该商标获奖情况； (14）其他可以证明该商标知名度的材料。 小 结 认定驰名商标是企业扩大商标影响力的重要途径之一，驰名商标认定需要的证据材料种类繁多，企业需要在日常的商标使用和维护中做好存档工作，建立完善的商标档案，分类收集以上证据并及时备份，做好商标驰名的证据的保存工作。与此同时，企业要想谋求长远的发展，更要关注商品以及服务的品质提升上，投入更多的精力在其自身商品的研发上，通过优质的商品和服务赢得消费者和市场的青睐。 参考文献： [1] 章冬冬,程海明.黄山市市场监督管理局查处将“驰名商标”字样用于广告宣传案[J].中华商标,2022,(08):23。 [2]  中华人民共和国中央人民政府：《省市场监管局充分发挥职能作用十六条措施促进民营经济健康发展》，http://www.gov.cn/xinwen/2023-03/21/content_5747637.htm，访问日期：2023-4-8。 [3] 陕政办发〔2013〕59号。 [4] 咸政发〔2013〕21号。 [5] 安康市人民政府办公室发(2017)106号。 [6] 安政办发〔2018〕74号。 [7] 陕西咸办发〔2018〕48号。 [8] 铜政发〔2018〕20号。

01、韬安荐案语 伴随市场经济发展，商标侵权行为屡见不鲜。、、、对侵犯注册商标专用权的一般情形进行了规定，但不同类别商品上使用相同或近似标识的情形无法跨类保护，驰名商标制度起到了一定的救济作用。纵观我国驰名商标认定制度的历史沿革，其经历了从“主动认定”到“被动保护”、从“批量认定”到“个案认定”的变迁，通过加强对驰名商标认定工作的管理，规制驰名商标认定异化的现象，回归驰名商标保护制度的初衷。驰名商标认定的“四项原则”也在此进程中逐渐形成并完善。 本期韬安荐案选择的“奥特曼”驰名商标侵权案，只是众多驰名商标认定及保护案件之一，之所以选取该案进行推荐，一是因为该案涉及动漫名称及形象的保护，对影视行业如何保护作品名称、角色形象等具有借鉴意义，二是因为法院在该案中就驰名商标的认定作出了较为详细和充分的说理，具有参考意义。认定驰名商标有哪些前置要件？驰名商标认定标准如何？如何证明商标的知名度？请看本期荐案。 02、核心要旨 驰名商标的认定应当符合个案认定、被动认定（依申请）、按需认定、事实认定四大原则。当商标专用权人合法权益遭受损害，却无法适用商标侵权的一般判断规则时，请求认定驰名商标，寻求跨类保护，具备重大意义。 03、案件梳理 原告（被上诉人）：上海新创华文化发展有限公司（下称“新创华公司”） 被告（上诉人）：深圳宏韵科技有限公司（下称“宏韵公司”）① 裁判结果 一审： 1.宏韵公司立即停止在其京东商城官方网站上使用新创华公司第14183617号、第21074260号“奥特曼”商标的行为，立即停止在京东商城及其产品外包装袋上使用奥特曼卡通形象的行为； 2.宏韵公司向新创华公司赔偿经济损失60万元和合理支出20万元，合计80万元。 二审： 驳回上诉，维持原判。 ① 一审：北京知识产权法院(2021)京73民初437号民事判决书。二审：北京市高级人民法院(2022)京民终538号民事判决书。 案件事实： 圆谷公司分别于2014年3月17日、2016年8月23日申请注册“奥特曼”商标，核定使用商品包含第28类“玩具”、第9类“动画片”等。2020年6月1日，圆谷公司授权新创华公司独占使用“奥特曼”商标。 宏韵公司在京东商城线上销售“奥特曼”儿童电动牙刷，在京东商城“COMBO官方旗舰店”内，宣传介绍为“奥特曼联名款”，宣传页面多处出现奥特曼的漫画形象，并在产品宣传过程中使用奥特曼蓝、白、黄等字样，并且产品牙刷的刷头套盒呈现立体感的奥特曼形象。另，新创华公司通过既往裁判文书、公证书、媒体报道、销售排名等证据，证明“奥特曼”已具有较高市场知名度。 据此，新创华公司以侵害商标权及反不正当竞争为由，提起诉讼，并请求认定“奥特曼”商标为驰名商标。 （奥特曼形象 图源：网络） （涉案商标 图源：国家商标局） （被控侵权产品  图源：网络） 法院观点 （一）一审判决： 一审法院认为，案涉“奥特曼”商标经新创华公司在中国大陆长期、持续使用，在动漫、玩具等领域具有较高的知名度。从新创华公司提交的证据可以反映出，涉案商标所指向的商品在市场上具有广泛的影响力，且持续时间较长，社会公众对涉案商标的知晓程度较高。因此，一审法院认为涉案“奥特曼”商标构成驰名商标，宏韵公司未经许可不得擅自使用涉案商标。 新创华公司在其京东商城官方店铺中多处使用“奥特曼”字样用于商品宣传，具有突出使用的情形，构成商标性使用。儿童电动牙刷与玩具、动漫等商品在商品生产、流通、消费人群上存在较大的相同消费群体，容易造成消费者混淆误认，故构成商标侵权。从商品评论区留言亦可看出，部分儿童产生购买意图与奥特曼形象宣传存在一定关联，将产品与奥特曼形象产生某种联系，进而导致儿童对该牙刷产品的喜爱。 本案中涉案产品系儿童电动牙刷类电器，与案涉“奥特曼”商标核定使用的商品存在一定差异，但该产品面向的使用对象为未成年人，考虑到动漫影片或者玩具类商品受众多为儿童，二者在产品受众群体上存在较大的重合，在销售对象、销售渠道等方面具有较高的重合度。且案涉“奥特曼”商标在已经被认定为驰名商标的情况下，应当认定宏韵公司销售的电动牙刷产品侵害了新创华公司的商标权。宏韵公司应当立即停止侵权行为，停止使用涉案商标用于商品宣传，并赔偿相应的经济损失及维权合理支出。 （二）二审判决： 涉案“奥特曼”商标分别核定使用在第28类玩具、第9类动画片等商品上，被诉侵权标识系使用在儿童电动牙刷商品上，在《类似商品和服务区分表》中属第21类商品。因此涉案商标所核定使用的商品与被诉侵权标识使用的商品不属于同一种或者类似商品。此为新创华公司主张涉案商标为驰名商标且应依法给予特别保护的前提。 新创华公司提供的诸多证据可以证明，经圆谷公司、新创华公司在中国大陆长期、持续使用，包含奥特曼影视剧及涉案商标在内的“奥特曼”整体品牌在我国早已建立起较高的市场知名度。宏韵公司虽然主张奥特曼系列影视作品因存在敏感问题从而对青少年造成负面影响，但其并未提供充分证据证明所谓敏感问题对相关公众造成了何种负面影响及程度。因此，一审法院认定涉案“奥特曼”商标构成驰名商标并无不当。 04、韬安解析 本案中，新创华公司以在第28类玩具、第9类动画片商品上核准注册的“奥特曼”商标为权利基础，与涉案侵权商品“牙刷”在商品类别上既不相同也不类似，不属于及其实施条例以及司法解释关于商标侵权的一般规定，只能寻求认定驰名商标进行跨类保护。 规定，“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。”依据该条第二款、第三款，对于驰名商标的保护，既包括“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的”情形，也包括“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”情形。这意味着，对于已注册的驰名商标，可以对其进行跨类保护。此时，能否认定“奥特曼”为驰名商标，成为本案新创华公司能否受到商标法保护的关键。 规定了驰名商标的认定途径，包括：（1）商标注册审查、管理商标工作的部门查处商标违法案件过程中，商标局进行认定；（2）商标争议处理过程中，商标评审委员会进行认定；（3）商标民事、行政案件审理过程中，最高人民法院指定的人民法院进行认定。 在司法实践中，符合②规定情形的，人民法院可以对所涉商标是否驰名作出认定。具体而言，可以概括为“四项原则”： ②  第二条在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定： （一）以违反的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼； （二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼； （三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。 1.个案认定原则 个案认定原则包含两层含义，其一，每次对驰名商标的认定都是单独的事件，驰名商标的认定结果仅对本案有效。其二，请求驰名商标保护的当事人不能单独申请对驰名商标进行认定，而必须依托具体的商标案件。只要争议纠纷告一段落，驰名商标认定的价值也在此终结。因此，“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”之所以作此规定，既是出于市场因素——品牌的知名度随着时间波动具有动态性，亦出于保护相对人合法权益的需要，避免因在先法律文书的一锤定音而丧失抗辩的资格。 需要注意的是，依据，“该商标作为驰名商标受保护的记录”是认定驰名商标的考虑因素之一。尽管驰名商标的认定结果不具有连续性，但在此后的驰名商标认定过程中，历次驰名商标的认定结果可以作为考量依据。 2.被动保护原则（依申请原则） 被动保护原则是指，只有在当事人以商标驰名作为事实依据的时候，人民法院才对所涉商标是否驰名作出认定，即依据当事人的申请进行驰名商标的认定。若当事人未主动主张寻求商标驰名认定以扩大保护范围，不应当进行主动认定。 这既是出于对法院中立裁判职权的尊重，亦符合“不告不理”，尊重当事人在私法上意思自治的原则。若放任法院主动认定驰名商标，“一是可能致使商标法确定的驰名商标基本保护界限被硬性无理地逾越，二是可能导致公权机关不适宜的介入到市场竞争领域，超过市场成为评判人。”③ ③  祝建军：《驰名商标认定与保护的规制》，北京法律出版社2011年版，第53页。 3.按需认定原则 按需认定是指，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，才对所涉商标是否驰名作出认定。法院在受理相关案件后，在当事人申请对涉案商标是否构成驰名商标进行认定时，首先应当依据案件情况判断是否具有认定驰名商标的必要性。若“被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据”，可以依据及相关司法解释关于商标侵权的一般规则进行权利主张或抗辩，则审查涉案商标是否属于驰名商标不具备必要性。 如本案中，宏韵公司生产销售的被控侵权产品为“儿童电动牙刷”，而新创华公司主张权利的涉案商标核定使用的商品为“动画片”“玩具”，从类别上讲，二者的产品类别既不相同，也不类似。但由于涉案商标涉及了“奥特曼”的特殊性，二者销售对象、受众（使用者）和销售渠道都高度重合，在无法依据及相关司法解释关于商标侵权一般规则予以规制的情况下，若不适用驰名商标的保护规则，无法评价新创华公司遭受的损害，其合法权益将无法得到有利的保护。此时，认定驰名商标、进行跨类保护，便有了必要性。 4.事实认定原则 事实认定是指，法院在裁判过程中，依据当事人所提供的证据，立足于案件事实，确定涉案商标是否在中国为相关公众广为知晓且享有较高声誉，是否构成驰名商标的事实。这意味着是否构成驰名商标不会出现在裁判文书的最终判项中，而只是一种事实认定。 对驰名商标的认定标准进行了概括性规定，包括应当考虑相关公众知晓程度、使用持续时间、所作宣传和作为驰名商标的受保护记录等因素。在此基础上，对司法裁判中的具体适用进行了进一步阐释，规定了何种证据可以用以证明“其商标已属驰名”，包括商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据。而针对跨类保护，该司法解释第十条亦作出规定，要求法院在实际审判时，应当根据案件具体情况，综合考虑该驰名商标的显著程度、该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度、使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度等进行裁判。 本案中，新创华公司提供决定书、民事判决书、百度百科部分检索页面、检索报告、公证书、发行许可证、公映许可证、进口音像制品批准单、著作权合同登记批复、舞台剧合作合同、发票及大麦网售票信息、发票、海报、主流媒体报道、著作权登记证书、图书出版信息、广告代言合同、发票、销售排名情况、官方宣传视频、吉尼斯世界纪录等大量证据用以证明“奥特曼”商标在中国大陆经过长期、持续、大量的使用，在动漫、玩具等领域已经具备较高的知名度及影响力。最终法院依据新创华公司提交的上述证据，认定“涉案商标所指向的商品在市场上具有广泛的影响力，且持续时间较长，社会公众对涉案商标的知晓程度较高”，从而认定了涉案商标构成驰名商标的事实。 那么，在需要认定驰名商标的场合，何种证据可以被视为有效证据？上文提及，总体规定了认定驰名商标的考量因素。对证据实质内容进行了类型规定。依据该规定，在司法实践中，“商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等”都是判断商标驰名与否的重要依据。 结合本案，“奥特曼”之所以能够顺利认驰，离不开充分证据对于“知名度”的有利支撑。在类案中，本案的举证情况亦可做为参考。 首先，需要证明对于诉争商标具有可主张的权利，即是商标权人或者商标的被许可使用人。依据，“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。”因此，需要提供的权属证据包括但不限于商标注册证、商标许可合同、授权书等。 其次，法律、司法解释并未限制个案中只能认定一个商标为驰名商标，权利人可以根据案件需要，在个案中申请认定1个或者1个以上的商标构成驰名商标。但是，对于申请认驰的商标，均需要提供证据予以证明，若为注册在不同商品类别上的多件商标，则需要对每个类别中的使用及知名度情况进行分别举证。本案中，新创华公司就是对“奥特曼”商标在第9类和第28类的使用情况分别进行举证证明。 再次，在证据的具体组织上，可以根据及司法解释的规定，从作为驰名商标受到保护的记录、宣传情况、市场占有率情况、获奖情况、销售记录等各方面，尽可能全面地提供证据。如法院、国家知识产权局就涉案商标做出的判决书、裁决书等，可以佐证该商标曾作为驰名商标受到保护的情况；媒体对涉案商标所进行的报道、相关广告宣传的合同及其所对应的广告，包括但不限于媒体广告、实体广告、网络宣传等以及所获各种奖项等，可证明其所享有的市场声誉；涉案商品的实际使用情况、销售状况、纳税情况，可用于证明其市场份额、销售区域、利税等是否达到了驰名商标的认定程度。对于影视行业主体而言，如主张以某影片名称或者形象注册的商标具有知名度，可以提交该影片拍摄成本、主要演员知名度、该影片票房情况、同期票房占比、票房排名、影院排片、网络平台或电台电视台播放、点击观看数据情况、相关衍生产品（如图书、联名产品等）生产及销售情况、活动巡演情况及受众规模等证据予以证明。 尽管驰名商标制度一定程度上对商标保护提供了更有力的救济手段，但目前司法机关对于驰名商标的认定持较为谨慎的态度，认定难度较大。尤其是对于影视行业而言，在各地法院对作品名称、角色形象的使用能否构成商标性使用未能形成一致认识的情况下，相关企业更应该也可以做的仍然是提前对项目做好商标布局和规划，建立完备的商标防御系统，以更有效、直接地对自身企业品牌及商誉进行保护。

引言 商标法所保护的注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，或者在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，该等情形都是被商标法所禁止的。但同时也可以看出，这种保护是有范围和限制的。 但对于驰名商标的保护，会在一定程度上突破上述保护范围和限制，即跨类保护。本文为大家简单介绍驰名商标的保护问题。 一、驰名商标的认定 认定驰名商标应当考虑下列因素： 1.相关公众对该商标的知晓程度； 2.该商标使用的持续时间； 3.该商标的宣传工作的持续时间、程度和地理范围； 4.该商标作为驰名商标受保护的记录； 5.该商标驰名的其他因素。 二、对于驰名商标的保护和禁用权（跨类保护）限制 1.对驰名商标的保护 根据的相关规定，持有人认为其持有的为相关公众所熟知的商标的权利受到侵害时，可以请求驰名商标保护。 2.对驰名商标跨类保护的限制 第一，什么是“跨类保护” 所谓跨类保护，根据法律规定可以理解为驰名商标一方可以请求禁止其他方在不相类似商品上使用与其驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称。 在实践中，当商标持有人对于使用在不相同也不相类似商品上的商标主张权利保护时，应首先对侵权行为发生时该商标是否已属于驰名商标进行认定，然后才可以对被诉侵权行为是否构成商标侵权作出判断。 以案释法：北京市高级人民法院 再审法院认为：诉争商标与引证商标二者在文字构成、含义、呼叫等方面高度近似，已构成对引证商标的复制、摹仿。同时，引证商标已被认定为驰名商标，且诉争商标核定使用的第28类的“儿童游戏用踏板车（玩具）”等商品与引证商标核定使用的第12类“自行车及其另件”商品虽在《类似商标和服务区分表》中分属不同的类似群组，但二者在销售渠道、消费群体等方面趋于接近，相关公众具有相当的一致性与重合，诉争商标的注册易使相关公众误认为使用诉争商标的商品提供者与使用引证商标的商品提供者之间存在特定联系，从而可能损害引证商标所有人的利益。故，诉争商标的注册构成（就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。）规定之情形。 第二，对跨类保护的限制 根据规定：“被告使用的注册商标违反的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标的，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：……（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。” 可见，驰名商标跨类保护不适用于在他人已合法在先注册了商标的情况。因此，只要该在先注册商标取得权利的基础正当且合法存续，该领域属于该注册商标专用权的范围，法律为注册商标权利人预留了应有的市场空间，一般应作为在后驰名商标扩张禁用权范围或主张跨类保护的准入障碍。 对驰名商标的跨类保护并非跨越所有商品类别的“全类保护”，而是与其驰名程度和显著性相适应的跨类保护，其行使仍应受到约束，不能绝对排他地禁止他人的正当、合理使用，亦不应跨入他人注册商标业已依法存续的领域。

引言 商标法所保护的注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，或者在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，该等情形都是被商标法所禁止的。但同时也可以看出，这种保护是有范围和限制的。 但对于驰名商标的保护，会在一定程度上突破上述保护范围和限制，即跨类保护。本文为大家简单介绍驰名商标的保护问题。 一、驰名商标的认定 认定驰名商标应当考虑下列因素： 1.相关公众对该商标的知晓程度； 2.该商标使用的持续时间； 3.该商标的宣传工作的持续时间、程度和地理范围； 4.该商标作为驰名商标受保护的记录； 5.该商标驰名的其他因素。 二、对于驰名商标的保护和禁用权（跨类保护）限制 1.对驰名商标的保护 根据的相关规定，持有人认为其持有的为相关公众所熟知的商标的权利受到侵害时，可以请求驰名商标保护。 2.对驰名商标跨类保护的限制 第一，什么是“跨类保护” 所谓跨类保护，根据法律规定可以理解为驰名商标一方可以请求禁止其他方在不相类似商品上使用与其驰名的注册商标相同或者近似的商标或者企业名称。 在实践中，当商标持有人对于使用在不相同也不相类似商品上的商标主张权利保护时，应首先对侵权行为发生时该商标是否已属于驰名商标进行认定，然后才可以对被诉侵权行为是否构成商标侵权作出判断。 以案释法：北京市高级人民法院 再审法院认为：诉争商标与引证商标二者在文字构成、含义、呼叫等方面高度近似，已构成对引证商标的复制、摹仿。同时，引证商标已被认定为驰名商标，且诉争商标核定使用的第28类的“儿童游戏用踏板车（玩具）”等商品与引证商标核定使用的第12类“自行车及其另件”商品虽在《类似商标和服务区分表》中分属不同的类似群组，但二者在销售渠道、消费群体等方面趋于接近，相关公众具有相当的一致性与重合，诉争商标的注册易使相关公众误认为使用诉争商标的商品提供者与使用引证商标的商品提供者之间存在特定联系，从而可能损害引证商标所有人的利益。故，诉争商标的注册构成（就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。）规定之情形。 第二，对跨类保护的限制 根据规定：“被告使用的注册商标违反的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标的，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：……（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。” 可见，驰名商标跨类保护不适用于在他人已合法在先注册了商标的情况。因此，只要该在先注册商标取得权利的基础正当且合法存续，该领域属于该注册商标专用权的范围，法律为注册商标权利人预留了应有的市场空间，一般应作为在后驰名商标扩张禁用权范围或主张跨类保护的准入障碍。 对驰名商标的跨类保护并非跨越所有商品类别的“全类保护”，而是与其驰名程度和显著性相适应的跨类保护，其行使仍应受到约束，不能绝对排他地禁止他人的正当、合理使用，亦不应跨入他人注册商标业已依法存续的领域。